CE-11001-03-24-000-2003-00323-01-2010

DEMANDA - Individualización de los actos administrativos acusados / ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS - Deben demandarse todos los actos de la vía gubernativa / ACTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION - También debe ser objeto de demanda / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE - Lo es incluso el que resuelve recurso de reposición Los actos administrativos demandados, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon infundada la oposición presentada por la Sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y dispusieron el registro de la marca LA MUÑECA (mixta) a favor de la Sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES, para amparar productos comprendidos en la clase 29 de Clasificación Internacional de Niza. (…) No obstante lo anterior, la Sala advierte que además de los actos administrativos acusados, en la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio se profirió la Resolución 6175 del 28 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 24458 de 30 de julio de 2002, en el sentido de mantener la decisión en esta ultima contenida y conceder el recurso de apelación, la cual no fue demandada. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Cuando se demanda la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretenda declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa,

también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la ultima decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.” La Sala había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, que por no ser el recurso de reposición obligatorio, cuando éste es confirmatorio del acto principal, no es obligatorio demandarlo, sin embargo, en el pronunciamiento de 10 de diciembre de 2008, se rectificó esta tesis jurisprudencial y se sostuvo: “(…) Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996 (Exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001 (Actora: Servientrega Ltda.., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp. 6929, Actora: Shulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar. Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138 del C.C.A no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa, y en

consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos acusados.”

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO

138

NOTA DE RELATORIA: Sobre el deber de demandar todos los actos de la vía gubernativa, Consejo de Estado, Sección primera, sentencia de 10 de diciembre

de 2008, Rad. 2006-117, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. INEPTITUD DE LA DEMANDA - Por no demandarse todos los actos de la vía gubernativa / SENTENCIA INHIBITORIA - Procedencia por ineptitud de la demanda Por lo anterior, la Sala considera que la sociedad actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido aquél que resolvió el recurso de reposición. Como quiera que el actor dejó de demandar en este caso la precitada resolución, la Sala deberá abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo, profiriendo en consecuencia un fallo inhibitorio, pues no tendría ningún sentido anular las Resoluciones números 24458 de 30 de julio de 2002 y 8357 de 28 de marzo de 2003, dejando incólume la Resolución numero 6175 de 28 de febrero de 2003, mediante la cual decidió el recurso de reposición.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-0323-01

Actor: SOCIEDAD HARINERA DEL VALLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. interpuso la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca LA MUÑECA (mixta), a favor de la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.

GRACETALES, para amparar productos comprendidos en la Clase 29ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones.

Primero: Que se declare la nulidad de la Resolución número 24458 de 30 de julio de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y se concedió el registro de la marca LA MUÑECA (mixta). A favor de la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES, para amparar productos comprendidos en la Clase 29ª de la Clasificación

Internacional de Niza.

Segundo: Que se declare la nulidad de la Resolución número 8357 de 28 de marzo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la Resolución

impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

Tercero: Que como consecuencia de la anterior declaración y a manera de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca LA MUÑECA (mixta), a nombre de la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES, para amparar productos comprendidos en la Clase 29ª de la Clasificación Internacional de

Niza.

Cuarto: Que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.

Quinto: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. Que el 12 de septiembre de 2001 la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA MUÑECA (mixta) para distinguir productos de la Clase

29.

2. Que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 513 de 27 de febrero de 2002, al que presentó oposición la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. sobre la base de sus marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA registradas para distinguir productos de la Clase 30.

3. Por Resolución No. 24458 de 30 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró

infundada la oposición presentada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro de la marca LA MUÑECA (mixta). Contra esta Resolución, HARINERA DEL VALLE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución No. 08357 de 28 de marzo de 2003 confirmó la Resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de la violación, la sociedad actora afirma lo siguiente:

1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “Debido a la evidente similitud entre el elemento figurativo de la marca solicitada para registro (…), y el elemento figurativo de la (sic) marcas previamente registras (…) podemos concluir que la marca mixta LA MUÑECA (que incluye la FIGURA DE UNA MUÑECA), no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 29 (…).”.

2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a que “La coexistencia comentada por el Superintendente (…) se ha presentado únicamente, respecto de las marcas en su forma NOMINATIVA, pero el derecho sobre el registro de la marca LA MUÑECA, acompañado de la FIGURA DE UNA MUÑECA, pertenece única y exclusivamente a la

sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” y en consecuencia, el registro como marca del signo solicitado causa confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos.

3. Con la inclusión de la figura de una muñeca en la marca impugnada, “(…) Se está imitando la marca previamente registrada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. por cuanto la misma es recordada por el público consumidor como LA MUÑECA ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE

UNA MUÑECA”.

4. La marca LA MUÑECA de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., es una marca notoria a nivel nacional dentro del sector de productos alimenticios. Por lo mismo, “la presencia en el mercado de otra marca denominada LA MUÑECA, (…) acompañada de la FIGURA DE UNA MUÑECA, necesariamente genera riesgo de asociación con las prestaciones y con los productos ofrecidos en el mercado por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…).” Además de ello, el registro concedido genera una dilución de la fuerza distintiva de la marca opositora, generando confusión en los consumidores.

5. Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica.

6. La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A., no es titular de ningún derecho anterior sobre el signo gráfico que representa UNA MUÑECA, y por ello, la concesión del registro demandado, constituye una clara violación de los derechos marcarios de la sociedad HARINERA DEL

VALLE S.A.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, dio contestación a la demanda reconociendo como ciertos los hechos en ella mencionados, pero defendiendo la

legalidad de sus decisiones. III.- INTERVENCION DE TERCERO INTERESADO La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A., contestó la demanda invocando su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso. En dicho escrito se aduce que los actos demandados se ajustan por completo a la normatividad vigente, destacando que la Superintendencia, luego de dar estricta aplicación a las reglas y principios de cotejo marcario, llegó a la conclusión de que las similitudes existentes entre los signos enfrentados, no generan ningún riesgo de confusión o asociación en el mercado, ante lo cual resulta viable el registro de la marca solicitada, imponiéndose la denegación de las pretensiones de la demanda. De todos los productos pertenecientes a la Clase 30, la firma opositora solamente utiliza su marca para identificar “pastas”. En razón de lo anterior, la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., ha promovido varios procesos de cancelación por el no uso de las marcas PASTAS LA MUÑECA (mixta) y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA SUPREMA (mixta) de conformidad con la norma comunitaria. Además de lo anterior, el tercero interesado manifiesta por conducto de su apoderado que no existe ningún riesgo de confusión o asociación entre el signo opositor y el signo solicitado, pues éste último es utilizado para identificar productos de la Clase 29 y más concretamente grasas y aceites comestibles, por lo cual bien pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Por último, considera que no existe ninguna similitud desde el punto de vista

visual entre los signos enfrentados y señala que el actor tiene la carga de probar la notoriedad de sus marcas. IV.- PRUEBAS Con la demanda y su contestación y en el curso del período probatorio, se allegaron al proceso todos los documentos relativos al trámite de registro de la marca solicitada y los concernientes a las marcas opositoras, así como las pruebas relativas a la existencia y representación legal de las sociedades enfrentadas en este proceso. Adicionalmente, se recibió el testimonio del doctor ALIRIO AYALA BARBOSA (obrante a folios 259 a 265 del expediente), quien dijo ser abogado vinculado laboralmente desde hace aproximadamente 20 años a la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A., de propiedad de los dueños de la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A.. En tal virtud, manifestó conocer los productos identificados con las marcas LA MUÑECA (nominativa) y LA MUÑECA (mixta), utilizadas de manera ininterrumpida por la sociedad que ostenta la calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, la primera desde hace más de 30 años y la segunda desde el año 2003. Añadió que los productos que con ellas se distinguen, son comercializados en los Departamentos de Cesar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, y en las ciudades de Buenaventura y Florencia, en donde el aceite LA MUÑECA es líder en ventas. Con respecto a las etiquetas empleadas en la identificación de tales productos, afirmó que las mismas han venido siendo utilizadas desde hace 20 años aproximadamente. Aseguró igualmente que a raíz

de la demanda incoada por la Sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., pudo conocer no sólo de la existencia de dicha sociedad sino de su producto “Pastas La Muñeca”. Además de lo expuesto, el deponente aportó varias etiquetas que corresponden al producto “Manteca La Muñeca Producto GRACETALES”. Tras disponerse el traslado de las pruebas documentales aportadas en la diligencia de testimonio por el señor AYALA BARBOSA, el apoderado de la sociedad actora solicitó desecharlas como material probatorio, ya que según el dicho del propio testigo, no son usadas desde hace más de 5 años. Al mismo tiempo, calificó de sospechoso su testimonio, en razón de los nexos de subordinación y dependencia laboral que tiene el testigo con la sociedad tercera interesada. El Tribunal Administrativo del Valle, por su parte, en cumplimiento de la comisión conferida por el Despacho, practicó el interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad demandante, quien afirmó no conocer ningún producto identificado con la marca LA MUÑECA elaborado por la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A. Añadió igualmente en su declaración que las marcas LA MUÑECA (nominativa) y LA MUÑECA (mixta) de las cuales es titular la sociedad demandante, es utilizada para identificar pastas, pero que se tiene proyectada su utilización en productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, aunque al momento de rendir su declaración no se contaba con los registros respectivos. Reconoció también que los canales utilizados para la distribución de pastas son los mismos que se emplean para la

comercialización de aceites y que en ambos casos se utilizan los mismos medios de publicidad. Aceptó que tanto las pastas como los aceites pertenecen al género “alimentos” y que en la preparación de aquellas se utilizan aceites vegetales. A su dicho agregó no haber recibido ningún reclamo por el uso de la marca LA MUÑECA y admitió que por tratarse de productos alimenticios, es probable que en su comercialización a través de supermercados, tiendas y grandes superficies, se utilicen las mimas góndolas, lo cual depende de cada establecimiento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero interesado presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. Además de ello, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio puso de presente que la sociedad actora “(…) no demandó como unidad jurídica completa todos los actos administrativos que (sic) a través de los cuales se concedió el registro de la marca “LA MUÑECA” (mixta) clase 29 a favor de la Sociedad Grasas y Aceites Vegetales S.A., pues al demandar únicamente la nulidad de las Resoluciones números 24458 de 30 de julio de 2002 y 8357 de 28 de marzo de 2003, quedaría vigente el acto administrativo contenido en la Resolución número 6175 de 28 de febrero de 2003, “por el cual se resuelve un recurso de reposición”, mediante el cual se confirmó lo dispuesto en la resolución

inicial, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. Sobre el punto trae a colación los apartes de la Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 12 de diciembre de 1988 dentro del proceso S-047, Consejero Ponente Jorge Penen D., en donde se señala que “En efecto, “individualizar el acto con toda presicion” como dice el articulo exige la inclusión de todos los actos producidos en la vía gubernativa, aunque sean confirmatorios del primero, por que en estos son tan importantes como el acto principal.” El apoderado de la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES, a su turno, en un extenso escrito obrante a folios 321 a 348 del expediente, acudió en defensa del acto demandado, argumentando que en el presente caso no existe ninguna identidad entre los productos identificados con las marcas enfrentadas; que no se presenta ningún riesgo de conexión competitiva; que los registros marcarios de que es titular son anteriores al registro de la marca mixta alrededor de la cual gira esta controversia; que la fuente primaria de las grasas y aceites es distinto del de las pastas; que las marcas no son confundibles desde el punto de vista gráfico; que las marcas han coexistido de manera pacífica en el mercado; que no se presentan riesgos de confusión o asociación; que las marcas en conflicto pertenecen a clases distintas de la Clasificación Internacional de Niza; y que no se incurrió en la violación de ninguna de las disposiciones citadas en la demandada. El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.

VI.-LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 126-IP-2008 de fecha 13 de marzo de 2009, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca LA MUÑECA (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez Consultante deberá

analizar si la marca LA MUÑECA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente las existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en que medida la marca LA MUÑECA (mixta) es similar a las marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los

productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesado por la calidad de los productos o servicios que el ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

VII.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Los actos administrativos demandados, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon infundada la oposición presentada por la Sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y dispusieron el registro de la marca LA MUÑECA (mixta) a favor de la Sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.

GRACETALES, para amparar productos comprendidos en la clase 29 de Clasificación Internacional de Niza. Por todo lo anterior, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que el actor mencionó como violadas, cuyo texto, así como el de las normas que fueron revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia, son del siguiente tenor: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que

se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…) “. No obstante lo anterior, la Sala advierte que además de los actos administrativos acusados, en la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio se profirió la Resolución 6175 del 28 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 24458 de 30 de julio de 2002, en el sentido de mantener la decisión en esta ultima contenida y conceder el recurso de apelación, la cual no fue demandada. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Cuando se demanda la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretenda declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y

separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la ultima decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) La Sala había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, que por no ser el recurso de reposición obligatorio, cuando éste es confirmatorio del acto principal, no es obligatorio demandarlo, sin embargo, en el pronunciamiento de 10 de diciembre de 20081, se rectificó esta tesis jurisprudencial y se sostuvo: “(…) Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos 1 Expediente: 2006-117. Actora: Laboratorios Bussie S.A. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996 (Exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001 (Actora: Servientrega Ltda.., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp. 6929, Actora: Shulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en

accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar. Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138 del C.C.A no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos