CE-11001-03-24-000-2003-00382-01-2014

REGISTRO MARCARIO – Imposibilidad cuando ya se ha registrado otra marca idéntica La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo distintivo, cuyo registro se solicita, es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. RIESGO DE CONFUSION – Concepto / RIESGO DE ASOCIACION – Concepto El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. REGISTO MARCARIO – Tratándose de signos idénticos no es necesario hacer análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas desde los

puntos de vista ortográfico y fonético En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia una vez observadas en el expediente las marcas mixtas confrontadas, se advierte que el elemento predominante es el denominativo (esto es, la expresión TAPA ROJA), por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. Esta constatación releva cualquier análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas, desde los puntos de vista de su similitud ortográfica y fonética, como quiera que se trata de signos idénticos, TAPA ROJA vs. TAPA ROJA. SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO – Improcedencia de suspensión del trámite de registro del signo TAPA ROJA por falta decisión del trámite de cancelación de la marca TAPA ROJA / REGISTRO MARCARIO – La suspensión del trámite no es una figura prevista ante la existencia de otra actuación que pueda afectar la registrabilidad / IUS PROHIBENDI – Imposibilidad de limitación La normatividad comunitaria no establece de manera clara la figura de la suspensión del trámite administrativo, pues se debe procurar porque los actos de registro marcario regulen las situaciones que pueden presentarse en el devenir comercial de la marca, es decir, que posibiliten su uso exclusivo al titular y que le otorgue potestad de impedir que terceros usurpen su derecho haciendo efectivo, esto es, el ius prohibendi. El derecho exclusivo se adquiere con el registro, y éste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto administrativo que se presume válido mientras no sea declarado nulo, pues el acto tendrá fuerza normativa

(ejecutividad) y ello impone su cumplimiento, por parte de la autoridad que lo profiere y también por parte de sus destinatarios y entraña el deber de cumplirlo y hacerlo cumplir a quien corresponde. De ahí que surja de manera obligatoria la legitimación de todas aquellas actividades que conduzcan a hacer cumplir el acto administrativo vigente. Por ello considera la Sala que nadie puede desconocer el derecho exclusivo del titular marcario o dejarlo en suspenso mientras se resuelve un procedimiento como el de cancelación, pues si bien es cierto puede ocurrir que prospere dicha solicitud, también lo es que la marca puede quedar a salvo en caso de que se pruebe su uso comercial efectivo.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 96 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 168 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00382-01

Actor: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA, contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la No. 17139 del 28 de septiembre de 1998, la No. 13551 del 30 de junio de 2000 y la No. 10110 del 24 de abril de 2003 a través de las cuales se negó el registro como marca del signo TAPA ROJA (mixta) para amparar productos de la Clase 33 Internacional. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17139 del 28 de septiembre de 1998, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC dentro del expediente administrativo No. 98-10199, mediante la cual se negó el registro

de la marca TAPA ROJA (mixta) en la clase 33 internacional. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13551 del 30 de junio de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC dentro del expediente administrativo No. 98-10199, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17139 del 28 de septiembre de 1998, se concedió el recurso de apelación y ordenó enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.1.3. Que se declare la nulidad de Resolución No. 10110 del 24 de abril de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 98-10199, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17139 del 28 de septiembre de 1998. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó 2.1.4. Que se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, registrar la marca TAPA ROJA (mixta) clase 33 Internacional a nombre de la sociedad FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA. 2.1.5. Que subsidiariamente se resuelva la solicitud de registro de la marca TAPA ROJA a nombre de la parte actora después de decidir de manera definitiva, en vía gubernativa, la acción de cancelación contra el registro de la marca TAPA ROJA a

favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO. 2.1.6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.1.7. Que se condene en costas a la SIC. 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. Que desde 1960 el Departamento del Tolima y/o la Fábrica de Licores del Tolima, en ejercicio del monopolio rentístico de licores, comercializó aguardiente distinguido con el signo distintivo TAPA ROJA, hasta poco después de que el señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO obtuvo su registro. 2.2.2. Que el Departamento del Tolima y/o la Fábrica de Licores del Tolima presentó solicitud de cancelación del registro de la marca TAPA ROJA por falta de uso comercialmente efectivo y paralelamente solicitó el registro de la marca TAPA ROJA. 2.2.3. Que la SIC admitió y dio trámite a la solicitud de cancelación y en primera instancia resolvió cancelarla y contra esa decisión el señor CASTRO RESTREPO interpuso los recursos de la vía gubernativa, que a la fecha de presentación de esta demanda no habían sido resueltos. 2.2.4. Que la División de Signos de la SIC al estudiar la solicitud negó el registro solicitado por la sociedad demandante mediante Resolución No. 17139 del 28 de septiembre de 1998. 2.2.5. Contra la anterior Resolución la sociedad Fábrica de Licores del Tolima interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue

resuelto confirmando la Resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación, a través de Resolución No. 13551 del 30 de junio de 2000. 2.2.6. Que el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial confirmó igualmente la resolución impugnada, por medio de Resolución No. 10110 del 24 de abril de 2003. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estiman el demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 92, 93 y 113 de la Decisión 344 y los artículos 134, 135, 136, 150, 165 y 172 de la Decisión 486. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmaron: 2.3.1. Que el 21 de febrero de 2002 la sociedad demandante solicitó a la SIC la cancelación por no uso de la marca TAPA ROJA. 2.3.2. Que la SIC resolvió cancelar por no uso el registro de la marca TAPA ROJA clase 33 concedida a favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de la vía gubernativa y al momento en que se interpuso la presente demanda no había sido resuelta dicha situación. 2.3.3. Que no obstante y pese a que con posterioridad a esa fecha la sociedad Fábrica de Licores del Tolima solicitó el registro del signo TAPA ROJA (mixto) en la clase 33, la demandada adoptó la decisión de no concederla, habida cuenta de la existencia del registro del señor CASTRO RESTREPO, sin percatarse que ya se había emitido un acto administrativo en el sentido de cancelar por no uso ese

registro y que no se encontraba en firme al no haberse decidido los recursos de apelación y reposición interpuestos por el afectado. 2.3.4. Que la autoridad administrativa debió suspender el trámite del registro solicitado por la sociedad demandante hasta tanto se decidiera si la cancelación por no uso del registro marcario concedido a favor del señor CASTRO RESTREPO quedaba en firme, ello por cuanto el signo solicitado, TAPA ROJA (mixto) poseía todos los elementos de registrabilidad necesarios para que mediante acto administrativo la SIC otorgara su registro. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1 La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a sus pretensiones aduciendo lo siguiente: Que los recursos de reposición y apelación interpuestos por el señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO en contra del acto contenido en la Resolución No. 16387 del 18 de junio de 2003 que resolvió cancelar por no uso el registro de la marca TAPA ROJA clase 33, fueron decididos mediante Resoluciones Nos. 263226 del 15 de septiembre de 2003 y 31617 del 14 de noviembre del mismo año, respectivamente, en el sentido de confirmar la primera de las decisiones citadas. Que como consecuencia de la expedición de los anteriores actos, la sociedad demandante solicitó el registro del signo TAPA ROJA (nominativa) clase 33, la cual fue concedida mediante Resolución No. 3063 del 13 de febrero de 2006, encontrándose en trámite un recurso de reposición interpuesto contra la misma. Que mediante Resolución No. 3062 del 13 de febrero de 2006 concedió el registro

de la marca TAPA ROJA ICE (mixta), clase 33 y por medio de Resolución No. 3061 de la misma fecha se registró a favor de la Fábrica de Licores del Tolima la marca TAPA ROJA ESPECIAL (mixta) en la clase 33. 3.2. Tercero Interesado: CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO Intervino a través de apoderado y manifestó lo siguiente: Que para el momento de la expedición de la resolución que negó el registro de la marca TAPA ROJA, solicitada por la Fábrica de Licores del Tolima, el acto administrativo que le concedió la marca TAPA ROJA a su favor, no se encontraba suspendido, no habían desaparecido sus fundamentos de derecho y no estaba sometido a condición resolutoria ni había perdido su vigencia. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda y el tercero con interés en el proceso que intervino en éste presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.  El Ministerio Público alegó de conclusión y manifestó lo siguiente: Que tal y como lo señaló la parte demandante la SIC adoptó la decisión de negar el registro de existencia del registro de la marca TAPA ROJA cuyo titular era el señor CASTRO RESTREPO, no obstante, en forma paralela la misma entidad tramitaba su cancelación, por lo que en su concepto, debió aplicarse el principio de prejudicialidad previsto en el artículo 170 del C.C.A. Que no habría razón suficiente para interrumpir la actuación administrativa por la

existencia de la acción especial de nulidad presentada por la Fábrica de Licores del Tolima contra los actos administrativos que concedieron el registro de la marca TAPA ROJA a favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO. Pero que si debió hacerlo aplicando el principio en comento ante la existencia, en forma paralela, del trámite administrativo de cancelación de la marca por no uso y cuya solicitud fue presentada el día 21 de febrero de 2002, como lo resalta la Resolución 16387 del 18 de junio de 2003, esto es, durante el trámite del recurso de apelación contra la Resolución No. 17139 del 28 de septiembre de 1998, por la cual se negó el registro del signo TAPA ROJA (mixta), máxime cuando es la misma superintendencia la que tramita los dos procedimientos administrativos. Que es una irregularidad de orden procedimental en desmedro de los principios de economía y eficacia que deben concurrir en las actuaciones administrativas y del debido proceso administrativo que afecta notablemente la legalidad de los actos demandados, a tal punto que los mismos se encuentran expedidos irregularmente, toda vez que la no adopción de la suspensión del procedimiento administrativo, por prejudicialidad administrativa, dio lugar a la expedición de unos actos administrativos cuyos fundamentos facticos desaparecieran a los pocos meses con la expedición de las resoluciones, ya referidas, que cancelaron el registro de la marca TAPA ROJA. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 115-IP-2012 de fecha 30 de noviembre de 20121, en la que se exponen las

reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. El Tribunal, con el fin de garantizar el respecto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de transito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, esta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca TAPA ROJA (mixta) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por otro lado, el 21 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486, FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó a la Superintendencia de

Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca “TAPA ROJA” por lo que la norma aplicable al procedimiento de cancelación de marca es la decisión 486.

2. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no solo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de 1 Folios 327 a 337 del expediente. representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la

Decisión 344.

3. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signo en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Bastará que exista riesgo de confusión para no proceder al registro.

4. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no y ha logrado dicha cancelación. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en ese momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este articulo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se puede ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin

embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de decepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar el registro del mismo signo o de un signo semejante antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho, aclarando lo anterior, el derecho preferente se pude ejercer en el plazo de 3 meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. El titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso del derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquel que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e

indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

5. El Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá tener la previsión de examinar si la causal alegada como motivo de irregistrabilidad es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, por ejemplo, en relación las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad o renuncia de los derecho o, por cualquier hecho similar.

6. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones como en las que no se presenten tales observaciones.

El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en relación con otras decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario. VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro, como marca, del signo TAPA ROJA (mixta) para amparar productos de la Clase 33 Internacional a la Fábrica de Licores del Tolima. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la

Comunidad Andina:

DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en

contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”

6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo distintivo, cuyo registro se solicita, es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La normativa citada, de otro lado, prevé que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 6.4.- Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos TAPA ROJA para la clase 33 se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente: “La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar

del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones: “[E]l signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de un