CE-11001-03-24-000-2003-00389-01-2013

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de la marca. Familia Marcaria Como se puede apreciar, aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca BOSSINI presenta algunas coincidencias frente a la marca BOSI, pues sus dos primeras consonantes (B-S) y sus dos primeras vocales (O-I) son idénticas a las que conforman la marca opositora. En todo caso, el signo denegado utiliza una doble S e incorpora la partícula NI, elementos éstos que no están presentes en la marca opositora. No huelga poner de relieve que las expresiones BOSSINI y BOSI no son propias del idioma castellano, por cuanto no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Constituyen por lo tanto expresiones caprichosas o de fantasía que no evocan ninguna idea particular y concreta. En tales circunstancias, ante la inexistencia de un significado específico, no resulta posible colegir que entre esos dos signos de fantasía exista una coincidencia de carácter conceptual. Al amparo de tales ideas, encuentra la Sala que la marca BOSI goza de plena notoriedad en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante. Estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la marca BOSI, de propiedad de la sociedad ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A., la protección reforzada o especial de que tratan

las normas comunitarias, independientemente de que las marcas en conflicto no sean del todo idénticas, pues las semejanzas ortográficas y fonéticas ya mencionadas son suficientes para considerar justificada la adopción de las decisiones administrativas impugnadas, con lo cual se busca evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y el aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen los productos BOSI en el mercado nacional e internacional. Por contera, no puede pasarse por alto que en las controversias en las cuales está involucrada una familia marcaria, es alta la probabilidad de que los consumidores establezcan asociaciones entre los signos que contienen el elemento dominante que les sirve de enlace, lo cual determina que a los productos o servicios se les repute un mismo origen empresarial. En tales circunstancias, estima la Sala que las marcas BOSSINI y BOSI no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que los consumidores bien pueden caer en el error de pensar que los productos BOSSINI corresponden a una de las líneas de productos cobijados por la marca notoria BOSI.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A.

NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de las Marcas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 2002-00107, MP. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., vientres (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00389-01

Actor: BURLING LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad BURLING LIMITED, en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la firma ALCANTARA ASOCIADOS S.A. y se denegó el registro de la marca BOSSINI

(mixta), solicitado por la actora para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones números 33643 de 25 de octubre de 2002 y 6033 de 28 de febrero de 2003, expedidas por la División de Signos Distintivos la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las

cuales se declaró fundada la oposición presentada por la firma ALCANTARA ASOCIADOS y se denegó el registro de la marca BOSSINI (mixta), solicitado por la actora para amparar “vestidos, calzado y sombrerería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución Nº 7879 de 27 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. A título de restablecimiento del derecho pide la actora que se ordene a la demandada conceder el registro solicitado y publicar la providencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: El 23 de noviembre de 2001 la sociedad BURLING LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto BOSSINI para amparar “Vestidos, calzado y sombrerería”, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliéndose todos los trámites legalmente establecidos. Una vez enterada de dicha solicitud, la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., se opuso al registro de dicha marca, invocando la existencia de las marcas mixtas BOSI (Clases 3, 25, 28, 42); BOSI

ORIGINALE (clase 3); BOSI BAMBINO (clase 18); BOSI JEANS WEAR (25 y 42); las marcas denominativas BOSI BOTAS Y BOLSAS SIN IMITACIÓN (clase 18) y BOSI OROLOGI (clase 14); y la enseña comercial BOSI utilizada en Colombia desde hace más de 15 años, registradas a su nombre con anterioridad, según certificaciones números certificados números 104667, 133665, 225922, 2456990, 92371700, 95016593, 94009949, 94009950, 94023602, 94023604, 94023603, 212040 y 08380. Una vez analizados los argumentos de la oposición, la Superintendencia la declaró fundada y procedió a denegar el registro solicitado. Inconforme con lo anterior, la sociedad BURLING LIMITED interpuso los recursos de reposición y apelación, que fueron decididos de manera desfavorable, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad funda su demanda en los artículos 134, 136 literales a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala como violados. Al desarrollar el concepto de su violación, el apoderado de la actora manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Aparte de ello, sostiene, que unos y otros son signos de fantasía y, por lo mismo, BOSSINI puede ser registrado como marca para distinguir productos de la Clase 25. Por otra parte, señala la actora que la decisión habría sido distinta de haberse considerado en este caso el criterio del

consumidor medio. Además de lo anterior, puso de presente que en otros asuntos similares la Superintendencia realizó un análisis distinto. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones de la demanda, pues estima que ésta carece de sustento jurídico. Los actos acusados, según alega, fueron expedidos dentro del más absoluto respeto a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de ello, los signos en conflicto son claramente confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico, ortográfico, auditivo y conceptual y sostiene que los casos aludidos por la demandante corresponden a otras actuaciones administrativas distintas que no tienen nada que ver con el asunto bajo examen. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO Al contestar la demanda, la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., reiteró los mismos argumentos que formuló al oponerse al registro de la marca BOSSINI, invocando, como ya se dijo, la existencia de las marcas mixtas BOSI (Clases 3, 25, 28, 42); BOSI ORIGINALE (clase 3); BOSI BAMBINO (clase 18); BOSI JEANS WEAR (25 y 42); las marcas denominativas BOSI BOTAS Y BOLSAS SIN IMITACIÓN (clase 18) y BOSI OROLOGI (clase 14), registradas todas ellas a su nombre. Además de ello, solicitó la protección de la enseña comercial BOSI que viene utilizando en Colombia desde hace más de 15 años. Según su criterio, la marca solicitada es claramente confundible con las marcas

opositoras desde el punto de vista fonético, gramatical e ideológico y, por lo mismo, de llegar a acogerse las pretensiones de la actora, generaría un riesgo cierto de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y, por contera, se estaría diluyendo la fuerza distintiva de la marca BOSI, que es notoriamente conocida en el mercado. Aparte de lo expuesto, hizo hincapié en que los productos de la clase 25 se encuentran relacionados con los productos de las clases 18, 3 y 28 y señaló que los signos BOSSINI y BOSI amparan los mismos productos de la clase 25, presentándose una conexión competitiva entre ellos. El apoderado de la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., indicó que esa empresa cuenta con 55 modernas tiendas en el ámbito nacional y varios puntos de venta fuera del país, ya que buena parte de sus productos está destinado a la exportación. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escrito obrante a folios 428 a 441 del expediente, la parte actora reafirmó los argumentos consignados en la demanda, recalcando que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, el signo BOSSINI no es confundible con las marcas BOSI, pues a diferencia de lo que afirma la demandada, aquél es plenamente distintivo. Para demostrarlo, realiza el cotejo de las marcas y concluye que no existen riesgos de confusión o asociación empresarial. Añade a lo anterior, que al asumir la posición del consumidor medio, la posibilidad de error es inexistente, pues los productos cobijados por la

marca BOSSINI + GRÁFICA, son diferentes y disímiles de los amparados por las marcas opositoras. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial N° 118-IP-2011 del 30 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto BOSSINI con las marcas mixtas BOSI, BOSI ORIGINALE, BOSI BAMBINO y

BOSI JEANS WEAR, y con el nombre comercial mixto BOSI JEANS WEAR, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto BOSSINI con los signos denominativos BOSI, BOSI OROLOGI y BOSI BOTAS Y BOLSAS SIN IMITACIÓN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SEXTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: o Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. o Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. o Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo

notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos y servicios de clases diferentes, es preciso que el Juez Consultante, si no sea logrado probar la notoriedad de las marcas BOSI, matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto BOSSINI fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial

BOSI JEANS WEAR era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

NOVENO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor DÉCIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. Las oficinas de registro marcario deben realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad

con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. VI-. DECISIÓN Al no advertirse ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto en las páginas precedentes, la parte demandante pretende la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A. y denegó el registro de la marca BOSSINI (mixta) presentada por la firma BURLING LIMITED, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. En caso afirmativo, deberá establecerse la procedencia de disponer el restablecimiento del derecho que se depreca en la demanda. 2.- Determinación de las marcas, nombres y enseñas comerciales en conflicto Antes de realizar el juzgamiento de los actos administrativos demandados, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones de carácter preliminar: Según se desprende de los documentos obrantes en el expediente, la sociedad

ALCANTARA ASOCIADOS S.A., es titular de varias signos conformados o distinguidos con el vocablo BOSI y que forman parte de aquello que la doctrina y la jurisprudencia denominan una “FAMILIA MARCARIA” o “FAMILIA DE MARCAS”, concepto que de conformidad con la Sentencia del 10 de junio de 2010, proferida por la Sala dentro del proceso radicado bajo el número 11001-0324-000-2004-00361-01, con ponencia del H. Consejero Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, corresponde a lo siguiente: Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. ║El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: ║ “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el

citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). ║El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.” (folios 282 y 283) [El subrayado es de la Sala] En efecto, en el asunto bajo examen aparece claramente acreditado que alrededor del signo BOSI, existe una familia de marcas que amparan distintos productos que tienen la misma procedencia empresarial, siendo de recalcar que en esos signos distintivos la expresión BOSI, no sólo representa el elemento dominante que identifica los productos de esa familia marcaria, sino que constituye el rasgo distintivo común. De acuerdo con lo expresado por el apoderado de la

firma ALCANTARA ASOCIADOS S.A., los siguientes signos forman parte de dicha familia marcaria: MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 278807, vigente hasta el 21 de noviembre de 2007

CLASIFICACIÓN: Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Vestidos, calzado y sombrerería

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 133665, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015

CLASIFICACIÓN: Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de

Navidad.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 278894, vigente hasta el 28 de enero de 2014

CLASIFICACIÓN: Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Vestidos, calzado y sombrerería

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI JEANS WEAR (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 278893, vigente hasta el 28 de enero de 2014

CLASIFICACIÓN: Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de

colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 245690, vigente hasta el 20 de septiembre de 2010

CLASIFICACIÓN: Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI ORIGINALE (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 212040, vigente hasta el 27 de agosto de 2008

CLASIFICACIÓN: Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI BAMBINO (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 270512, vigente hasta el 26 de junio de 2013

CLASIFICACIÓN: Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Vestidos, calzado y sombrerería

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI BAMBINO (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 276646, vigente hasta el 26 de junio de 2013

CLASIFICACIÓN: Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI TEEN (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 277816, vigente hasta el 17 de diciembre de 2013

CLASIFICACIÓN: Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Vestidos, calzado y sombrerería

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI (Mixta) , con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADOS: 278289, vigente hasta el 23 de diciembre de 2013

CLASIFICACIÓN: Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas,

sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI OROLOGI (nominativa) CERTIFICADOS: 225922, vigente hasta el 8 de febrero de 2010

CLASIFICACIÓN: Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 247822, vigente hasta el 5 de septiembre de 2021

CLASIFICACIÓN: Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS establecimientos de industria y comercio dedicados a la importación, exportación, distribución compra y venta y fabricación de toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños vestuario en general para los mismos elementos de indumentaria y accesorios para los mismos y demás productos de la clases 18,14,25 y 28 de la clasificación internacional

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

Además de las marcas relacionadas, el apoderado de la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., asegura que su representada es igualmente titular de las marcas “BOSI ORIGINALE”, “BOSI DESIGN”, “ADVENTURE BOSI”, “BOSI

MOMENT” y “BOSI BOTAS Y BOLSAS SIN IMITACIÓN”, cuyo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio no aparece documentado en el proceso. Además de ello, aparece igualmente demostrado en el proceso que la firma ALCANTARA ASOCIADOS S.A., es titular del siguiente nombre comercial, del cual hace un uso intensivo, tal como se infiere del acervo probatorio, en especial de los documentos que reposan en los anexos 1 y 2. NOMBRE BOSI (Mixto) COMERCIAL: CERTIFICADO: 8380, vigente desde el 24 de junio de 1994

TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A.

A pesar de lo expuesto, resulta importante considerar que la controversia planteada por la actora, tal como aparece expuesta en la demanda, se circunscribe simple y llanamente a la registrabilidad de la marca mixta “BOSSINI” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la firma BURLING LIMITED, frente al signo mixto BOSI previamente registrado en la misma clase a nombre de la firma ALCANTARA ASOCIADOS S.A. y por lo mismo, el cotejo marcario a realizar se limitará únicamente a considerar los signos mixtos en conflicto (BOSSINI y BOSI) que se mencionan a continuación:

MARCA DENEGADA

MARCA BOSSINI (MIXTA)

CONCEDIDA:

EXPEDIENTE: 2001/100889

RADICACIÓN: 23 de noviembre de 2001

CLASIFICACIÓN: Clase 25

PRODUCTOS: Vestidos, calzado y sombrerería

TITULAR: BURLING LIMITED

MARCA OPOSITORA MARCA: BOSI (Mixta), con la siguiente representación gráfica: CERTIFICADO: 278807, vigente hasta el 21 de noviembre de 2007

CLASIFICACIÓN: Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS Vestidos, calzado y sombrerería TITULAR: ALCÁNTARA ASOCIADOS S.A. 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 118-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Artículo 136.- No podrán registrarse com