CE-11001-03-24-000-2003-00402-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de confusión y asociación. Comparación ortográfica, fonética e ideológica La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que existen ciertamente algunas similitudes entre los signos confrontados, en la medida en que la expresión que conforma la marca opositora (BENZAC) se encuentra contenida en la marca cuyo registro se cuestiona (BENZACLIN). No obstante, existe en esta última un elemento que la diferencia de la primera y es la expresión LIN, la cual, a juicio de la Sala, le otorga suficiente distintividad. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, no se encuentra que exista similitud entre las marcas analizadas, si se tiene en cuenta que se trata de signos de fantasía, esto es, de expresiones que no tienen una connotación conceptual propia. Al descartar en el análisis de confundibilidad tal partícula, reduciéndose las marcas a los signos AC y CLIN, es evidente que no existe ninguna similitud desde cualquiera de los puntos de vista antes examinados, esto es, visual, fonético y conceptual, de modo tal que no existe riesgo alguno de confusión para el consumidor, como tampoco de asociación, porque el cotejo entre estas partículas no genera afectación del origen empresarial, pues, se reitera, la partícula BENZ es de uso general o común en este tipo de marcas y sobre ella no puede pretenderse apropiación alguna. En consecuencia, aunque desde el primer punto de vista examinado existen similitudes, no es claro que las mismas resulten significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, en consideración a que

tienen también rasgos que las diferencian en el aspecto visual y en particular en el fonético. Así las cosas, se concluye entonces que la marca BENZACLIN, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico comunitario, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas antes mencionadas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28986 DE 2002 (13 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 010785 DE 2003 (28 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 013326 DE 2003 (21 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00402-01

Actor: GALDERMA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como la de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad GALDERMA S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BENZACLIN (nominativa), a favor de la firma DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda, que se interpretó como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28986 de 13 de septiembre de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por las sociedades PROCAPS S.A. y GALDERMA S.A. y concedió, en consecuencia, el registro para la marca “BENZACLIN” (nominativo) para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DERMIK INTERNATIONAL

HOLDING INC.

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 010785 de 28 de abril de 2003, por

medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto, en el sentido de confirmarlo, y de otro, concedió el recurso de apelación formulado subsidiariamente.

3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 013326 de 21 de mayo de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 28986 de 13 de septiembre de 2002.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, declarar fundada la oposición formulada por la sociedad GALDERMA S.A. contra el registro de la marca BENZACLIN y, en consecuencia, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que niegue definitivamente el registro de la misma.

5. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro que haya proferido para la marca “BENZACLIN” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: La sociedad DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC solicitó el registro como

marca del signo BENZACLIN (nominativa) para distinguir los productos farmacéuticos, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 515 de 29 de abril de 2002. Contra dicha solicitud de registro se opusieron GALDERMA S.A. con fundamento en la marca registrada BENZAC (nominativa) de la misma Clase 5, y PROCAPS. S.A., con base en su marca registrada BETAZINC (denominativa), también de la mencionada clase. La oposición de GALDERMA se sustentó en que la marca solicitada es confundible con la marca BENZAC, la cual fue registrada con anterioridad por esa sociedad, quien tiene por ende un mejor derecho. Mediante la Resolución núm. 28986, de 13 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PROCAPS S.A. y GALDERMA S.A. y concedió el registro de la marca BENZACLIN solicitado por

DERMIK INTERNATIONAL HOLDING INC.

Contra la anterior decisión la sociedad GALDERMA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. A través de la Resolución núm. 010785, de 28 de abril de 2003, se resolvió el primero, en el sentido de confirmar el acto impugnado y de conceder el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, el cual fue resuelto, también confirmado la decisión recurrida, por medio de la Resolución núm. 013236 de 21 de mayo de

2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quedando en consecuencia agotada la vía gubernativa. El 27 de mayo de 2003 la sociedad DERMIK LABORATORIES INC. solicitó el cambio de nombre para la marca BENZACLIN, Clase 5ª, a la sociedad AVENTIS PHARMACEUTICALS PROVETS INC. (sic). 3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 (literales a y b) y 136 (literales a y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del Código Contencioso Administrativo. Afirmó que la marca BENZACLIN (nominativa) no cumple con el requisito indispensable de la distintividad señalado en literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo cual esta norma resulta vulnerada. Precisó que al comparar las marcas BENZACLIN y BENZAC se aprecia que son marcas prácticamente iguales, pues la solicitante transcribió una a una las letras de la marca BENZAC, agregándole simplemente las letras L I N, pero sin imprimirle ningún cambio que le otorgue distintividad. Señaló, refiriéndose al artículo 136 (literales a y f) de la Decisión 486, que GALDERMA S.A. tiene registradas las expresiones BENZAC y BENZAC KOMBI, ambas para distinguir productos de la Clase 5ª, las cuales ya tienen un

posicionamiento en el mercado y son ampliamente conocidas, y que al concederse el registro de una nueva expresión que reproduce la marca BENZAC se induciría a error al posible consumidor, llevándolo a pensar que la marca BENZACLIN es simplemente una evolución de la gama de productos BENZAC y BENZAC KOMBI, lo cual no es cierto. Destacó, luego de confrontar las marcas BENZAC y BENZACLIN, que éstas son casi idénticas tanto en su estructura como fonéticamente, por lo cual el registro de la segunda puede causar confusión entre los consumidores, más aún si se trata de marcas que distinguen el mismo tipo de productos (farmacéuticos) y que se venden en los mismos establecimientos. Estimó que la sociedad AVENTIS PHARMACEUTICALS PRODUCTS INC. se está aprovechando de su buen nombre y que al concederse el registro de la marca cuestionada se le causan perjuicios a la demandante, a quien se le desconoció su derecho prioritario sobre la expresión BENZAC. Apuntó, de otro lado, que se vulneraron los artículos 13 y 83 de la Constitución Política: el primero, por cuanto que no se tuvo en cuenta que GALDERMA S.A. es igual ante la ley que las demás sociedades y debió por ende ser protegida en su derecho prioritario sobre la expresión mencionada y, el segundo, porque al solicitarse el registro de la marca BENZACLIN y luego al concederse se desconoció el principio de la buena fe que rige las actuaciones administrativas, en tanto que, pese a conocerse la existencia del registro previo de la marca BENZAC, no se tuvo en cuenta la oposición formulada por la demandante, con el agravante

que se trata de productos farmacéuticos cuya confusión puede traer graves consecuencias para la salud de los potenciales consumidores. Indicó, finalmente, que se desconoce el artículo 3º del C.C.A., en tanto que éste señala que las autoridades “…deberán darles [a los administrados] igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ellos”, lo que guarda relación con el principio según el cual quien es primero en el tiempo es primero en el derecho, pues no es justo ni legal que pese a que la demandante obtuvo con anterioridad el registro de la marca BENZAC ahora se conceda a otra sociedad una marca prácticamente calcada, a la cual solo se le agregó la expresión LIN, que es además genérica a nivel internacional en relación con este tipo de productos para principios activos farmacéuticos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando las siguientes razones en defensa de los actos acusados: Que la regla general del cotejo conjuntual y no fraccionado de las marcas tiene como excepción las marcas que amparan productos farmacéuticos, muchas de las cuales están formadas por un prefijo o sufijo que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto, los cuales se han convertido en expresiones de uso común que, por ende, no pueden ser apropiados con carácter exclusivo por persona alguna. Que una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella y, por lo tanto, el

titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. Que al efectuar el análisis de las marcas confrontadas en la forma indicada para las marcas farmacéuticas, se observa que no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor en relación con las marcas BENZACLIN y BENZAC. Que pese a que las marcas comparten el prefijo BENZA se diferencian en la longitud de las palabras, además de que sus desinencias son diferentes (ACLIN vs AC), lo cual ante el consumidor medio representa la posibilidad de determinar que se trata de marcas diferentes que provienen de diferentes empresarios, sin que se presente riesgo de confusión o de asociación. Que la marca solicitada está estructurada por 9 letras y la marca registrada por 6 letras, siendo la estructura visualmente diferente. Que la conexión competitiva entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica, sino que, por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, ya que de otra forma absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. Que el criterio que se debe aplicar para analizar el riesgo de confusión es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita. Que el consumidor que toma la decisión de que se va a consumir es en este caso el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un

origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma la demandante, es reducido y especializado. Que muy posiblemente la distribución de los productos que identifican las marcas en cuestión no es masiva, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado. Y que, como consecuencia, al ser registrable la marca por cumplir los requisitos legales, los actos acusados se ajustan a derecho. II.2 Las firmas PROCAPS S.A. y AVENTIS PHARMACEUTICALS PRODUCTS, INC., terceros con interés directo en el proceso, no obstante que fueron notificadas legalmente de la demanda no presentaron contestación a la misma, según consta en el expediente. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso intervino solamente la demandante, para reiterar, en lo fundamental, las razones expuestas en la demanda (Fls. 226 a 245) El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 052-IP-2011 de fecha 1º de septiembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos la Autoridad Nacional deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo BENZACLIN con las marcas denominativas BENZAC y BETAZINC, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

4. En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso

general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. VI.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca BENZACLIN, a favor de la firma, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedades GALDERMA S.A., invocando su condición de titular de las marca BENZAC, se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las Clase 5 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Igualmente, en dicho trámite se opuso, por la misma razón, la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca BETAZINC. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación judicial emitida en este asunto:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]” La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos BENZACLIN (nominativo) y BENZAC y BETAZINC, todos para identificar productos de la Clase 5, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el

productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 52IP-2011 emitida en este proceso: “- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar

los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Siguiendo así mismo los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la comparación de marcas denominativas, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: “- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en

el mercado.” Ahora bien, en virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 Internacional, es preciso señalar, con fundamento en lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud. En efecto, se debe evitar que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. De otra parte, debe tenerse en cuenta que en el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo, y que la distintividad debe buscarse entonces en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. Lo anterior constituye una excepción al principio general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Sobre lo anterior se precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial 052-IP-2011: “El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando1. 1 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. (cita original) Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder

evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.” Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: BENZACLIN Marca cuestionada BENZAC BETAZINC Marcas opositoras - Al realizar en primer lugar el cotejo de las marcas BENZACLIN y BENZAC, siguiendo las reglas señaladas para el efecto, se advierte que la primera está compuesta por nueve (9) letras y la segunda por seis (6). Igualmente, se observa que la marca cuestionada está conformada por tres sílabas (BEN-ZA-CLIN), en tanto que la opositora solo por dos (BEN-ZAC).

Veamos: B E N Z A C L I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marca cuestionada B E N Z A C 1 2 3 4 5 6 Marca opositora La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que existen ciertamente algunas similitudes entre los s