CE-11001-03-24-000-2003-00404-01-2004

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA - Contra decisión que rechazó la demanda por caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Se contabiliza a partir de la fecha de publicación de la concesión de registro / RECHAZO DE LA DEMANDA – Por caducidad [E]l término de caducidad a que aludía el artículo 596 del Código de Comercio para que cualquier persona instaure la acción de simple nulidad contra el certificado de una marca se debe contar a partir de la publicación del título de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, […] lo cual es apenas lógico, pues sólo a partir de dicha publicación los terceros pueden enterarse de la concesión de un registro marcario. La actora aportó copia simple de la Gaceta de la Propiedad Industrial de 11 de agosto de 1993, en la que fue publicado el título de registro de la marca MICROPUNTA, Clase 16, a favor de Industrias y Distribuidora Industria S.A. Como la demanda contra la Resolución 9608 de 14 de diciembre de 1989 fue presentada el 6 de septiembre de 2003, fuerza es concluir que en efecto la acción contra el registro marcario cuya nulidad se pretende se encuentra caducada por vencimiento del término de cinco años establecido en la legislación interna, esto es, en el artículo 596 del Código de Comercio.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de agosto de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N4954, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y 18 de octubre de 2001, Radicación 11001-03-24000-1998-05209-01, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 596 / DECISIÓN 85

DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00404-01

Actor: NEWELL SANFORD S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide el recurso ordinario de súplica presentado por la actora contra el Auto de 7 de octubre de 2003, por medio del cual el Consejero Sustanciador rechazó la demanda.

I.- ANTECEDENTES Newell Sanford S.A., en ejercicio de la acción de nulidad instauró demanda contra las Resoluciones núms. 9608 de 14 de diciembre de 1989 y 5532 de 17 de marzo de 1995, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, respectivamente, el registro de la marca MICROPUNTA para la clase 16 a favor de Industrias y Distribuidora Industria S.A., y la renovación de dicho registro marcario. a. El auto recurrido Para rechazar la demanda el Consejero Sustanciador consideró que se encuentra caducada la acción contra la Resolución núm. 9608 de 14 de diciembre de 1989, que

concedió el registro marcario MICROPUNTA para la clase 16 a favor de Industrias y Distribuidora Indistri S.A., pues para la fecha de su expedición se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y frente al término para el ejercicio oportuno de la acción se aplicaba el artículo 596 del Código de Comercio, esto es, cinco años contados a partir de la expedición del registro cuya cancelación se solicite, es decir, que para el caso examinado venció el 14 de diciembre de 1994. Respecto de la Resolución núm. 5332 de 17 de marzo de 1995, que concedió la renovación del referido registro marcario, también consideró que no es procedente admitir la demanda, pues a la luz del alcance que a la normativa comunitaria le ha dado no sólo la jurisprudencia de esta Corporación sino la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dicho acto no crea el derecho a la marca, dado que éste nace con el registro inicial y constituye una simple continuidad del uso; de ahí, que dentro del procedimiento de la renovación no se prevea la discusión de derechos de terceros o causales de irregistrabilidad. b. El recurso de súplica Sobre las causales de irregistrabilidad marcaria ha sido tradicionalmente admitida la distinción entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Las primeras recaen sobre signos cuyas características los hacen inadecuados para operar en el mercado como marca; las segundas tienen por finalidad posibilitar la tutela de los derechos anteriores de terceras personas, que podrían verse afectados por la inscripción de una marca comunitaria posterior.

El signo que se utilice en el tráfico mercantil para identificar productos o servicios debe ser lo suficientemente distintivo. Entonces, la distintividad, además de ser requisito sine qua non de la existencia de la marca, es la principal función de la misma. El artículo 596 del Código de Comercio, fundamento del auto suplicado, señalaba lo siguiente: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite”. Debe advertirse que los artículos 585 y 586 del Código de Comercio, vigentes para la fecha de expedición de la Resolución que concedió el registro de la marca MICROPUNTA, consagraban las prohibiciones de registro de una marca. El primero consagraba las prohibiciones por causas intrínsecas del signo (signos no monopolizables o prohibiciones absolutas) y por ser marcas de apropiación ilícita (contrarias a la moralidad, orden público, etc.); y el segundo consagraba las causas extrínsecas de irregistrabilidad del signo (prohibición por violación de derechos a terceros). Si se interpreta gramaticalmente el artículo 596 del Código de Comercio se tiene que es evidente que contempló un término de prescripción de la acción de 5 años únicamente aplicable a las causas extrínsecas de irregistrabilidad de los signos, es decir, por violación de derechos anteriores de terceras personas, pues al señalar que “...pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años

contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite”, con ello quiso significar que el término de prescripción se refiere a las causales contempladas en el artículo 586. La anterior posición encuentra también fundamento serio, aplicando un análisis finalista y teleológico: Para que un signo pueda ser considerado como marca, debe ser distintivo; para determinar si goza de distintividad no podrá incurrir en ninguna de las causales absolutas de irregistrabilidad, entre ellas la genericidad y la descriptividad. En el caso en que el signo carezca de distintividad se considerará que no es susceptible de ser considerado marca, por no gozar de las características básicas requeridas para tal efecto. También se podría presentar el caso en que el signo fuera intrínsecamente distintivo, pero que no lograra adquirir distintividad absoluta por la existencia de otro signo prioritariamente a nombre de un tercero que desvirtúe dicha distintividad, En este caso, la causa que genera la carencia de distintividad (causales extrínsecas) es la existencia de otro signo y no de las características internas de la marca. Un signo concedido en contravención de las causales absolutas de irregistrabilidad es un signo que carece de los requisitos básicos para ser marca. Es decir, su concesión genera un privilegio a favor de un particular y en detrimento de la sociedad en general. Este vicio no es subsanable en el tiempo y su validez no puede ser imputada a la inacción de los terceros. Las acciones de simple nulidad aún hoy no tienen caducidad alguna, puesto que lo que se pretende es la transparencia del ordenamiento jurídico; por el contrario, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se entienden validadas por la

inacción del tercero cuyos derechos se vieron violados, pero que fue renuente a iniciar las acciones del caso. Sería ilógico sostener que la concesión de una marca por un error de la Administración que esté generando permanentemente en el tiempo un perjuicio social y una distorsión en el mercado, que claramente atenta contra la consistencia del ordenamiento jurídico, se considere subsanada por el paso del tiempo. Debe tenerse en cuenta el Auto de 15 de diciembre de 2000, exp. núm. 6482, donde se rechazó de plano la demanda de simple nulidad presentada, por considerar que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que fue revocada mediante el Auto de 24 de mayo de 2001, que admitió a trámite la demanda. Se concluye que la acción procedente es la de simple nulidad contenida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual no había caducado al momento de su presentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 596 del Código de Comercio vigente para la fecha de expedición de la Resolución que concedió el registro, pues bajo las interpretaciones anteriores es claro que el término de caducidad a que se refiere dicho precepto corresponde a las prohibiciones relativas de los registros marcarios y no a las absolutas, como es el caso que se ventila en la demanda. II.- CONSIDERACIONES Pretende la recurrente que se revoque el acto acusado, con base en lo dispuesto en el artículo 596 del Código de Comercio, que a la letra reza: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las

disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite”. La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de expedición de la Resolución que otorgó a favor de Industrias y Distribuidora Industria S.A. la marca MICROPUNTA para distinguir productos de la Clase 16, fue incorporada al derecho interno colombiano mediante el Decreto 1190 de 1978, incorporación cuyo efecto fue la sustitución de las normas del Código de Comercio que regulaban los aspectos por aquella tratados. En consecuencia, los artículos 585 y 586 a que aludía el artículo 596 del Código de Comercio fueron sustituidos por los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, razón por la cual la interpretación que del citado artículo 596 hace la recurrente es irrelevante, pues aquellos dejaron de ser aplicados. De todas maneras, esta Sección, en numerosas providencias se ha referido a la interpretación del contenido del artículo 596 del Código de Comercio (Sentencias de 21 de mayo de 1992, exp. 1072, Consejero Ponente, Dr. Miguel González Rodríguez; de 12 de febrero de 1993, exp. 3007, Conejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez; de 20 de octubre de 1995, exp. 1071, Consejero Ponente, Dr. Yesid Rojas Serrano), al igual que la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta Corporación (sentencias de 30 de marzo de 1995, exp. S-256, Consejero Ponente,

Dr. Juan de Dios Montes y de 24 de mayo de 1999, exp. S-668, Consejero Ponente, Dr. Julio Enrique Correa), en el sentido de que el término de caducidad en aquel previsto para solicitar la nulidad del certificado de registro de una marca opera para los eventos a que se refieren tanto el artículo 585 como el 586. En cuanto al término de caducidad de la acción dirigida a obtener la nulidad del certificado de registro de una marca, la Sala observa que dicho aspecto no fue tratado por la Decisión 85, la cual en su artículo 84 previó que “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los países miembros”. Para rechazar la demanda el Consejero Sustanciador consideró que se encuentra caducada la acción contra la Resolución núm. 9608 de 14 de diciembre de 1989, pues para la fecha de su expedición se encontraba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como la citada Decisión 85 no trató lo relativo a la caducidad de la acción, debe tenerse en cuenta para su ejercicio oportuno el término previsto en el artículo 596 del Código de Comercio, esto es, cinco años contados a partir de la expedición del registro cuya cancelación se solicite. Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación que el término de caducidad a que aludía el artículo 596 del Código de Comercio para que cualquier persona instaure la acción de simple nulidad contra el certificado de una marca se debe contar a partir de la publicación del título de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial (vr. gr. sentencia de 24 de agosto de 2000, exp. núm. 4954, Consejero

Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y de 18 de octubre de 2001, exp. núm. 5209, Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola), lo cual es apenas lógico, pues sólo a partir de dicha publicación los terceros pueden enterarse de la concesión de un registro marcario. La actora aportó copia simple de la Gaceta de la Propiedad Industrial de 11 de agosto de 1993, en la que fue publicado el título de registro de la marca MICROPUNTA, Clase 16, a favor de Industrias y Distribuidora Industria S.A. Como la demanda contra la Resolución 9608 de 14 de diciembre de 1989 fue presentada el 6 de septiembre de 2003, fuerza es concluir que en efecto la acción contra el registro marcario cuya nulidad se pretende se encuentra caducada por vencimiento del término de cinco años establecido en la legislación interna, esto es, en el artículo 596 del Código de Comercio. Finalmente, la Sala advierte que no son de recibo en el asunto examinado las consideraciones que se tuvieron en cuenta en el Auto de 24 de mayo de 2001 con ponencia del Dr. Camilo Arciniegas Andrade, exp. 6482 para revocar el rechazo de la demanda por caducidad de la acción para en su lugar admitirla, ya que el acto objeto de demanda en dicha oportunidad fue expedido bajo la vigencia de la Decisión 344, la cual, a diferencia de la Decisión 85, sí trató expresamente lo relativo al término de caducidad, al disponer en su artículo 113 que “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier tiempo”.

En efecto, en la providencia anteriormente identificada, al resolver el recurso de súplica la Sala motivó así su decisión: “La acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. es procedente pues, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala1, el acto por el cual se concede el registro de una marca, es uno de aquellos actos particulares que, excepcionalmente, pueden ser objeto de la acción de nulidad, siempre y cuando la ejercite una ‘parte interesada’, como lo exige el artículo 113 de la Decisión 344 (el resaltado no es del texto). “Es igualmente cierto que según el numeral 1º del artículo 136 del C.C.A., que modificó el artículo 44 de la ley 446 de 1998, ‘la acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto’. “De otra parte, la Sala encuentra acertados los argumentos que la actora expuso para demostrar su condición de parte interesada en la anulación del acto acusado, por lo que estima satisfecho el presupuesto de legitimación activa que exige el artículo 113 de la Decisión 344. “...”. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: CONFÍRMASE el Auto de 7 de octubre de 2003. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 1 Cfr. Auto de 4 de mayo de 2001, que resolvió el recurso de súplica contra el auto que rechazó la demanda de nulidad contra las resoluciones que concedieron las renovaciones del registro de la

marca “BIMBO” (etiqueta). Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 14 de octubre del dos mil cuatro.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA