CE-11001-03-24-000-2003-00410-01-2010

LEMA COMERCIAL - Concepto / LEMA COMERCIAL - Requisitos para su registro: distintividad y susceptibilidad de representación grafica / LEMA COMERCIAL - Función / LEMA COMERCIAL - Aplicación de causales de irregistrabilidad de marcas El Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial antes citada, indica que por lema comercial se entiende la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Agrega el Tribunal que “tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria”. Igualmente, el Tribunal Andino ha acogido el concepto sobre el lema comercial que ha expresado el tratadista Víctor Bentata: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmosfera’ de valorización…”. En efecto, los lemas comerciales son medios o instrumentos de publicidad de un producto o servicio que buscan llamar la atención del público consumidor, con el objetivo de que realice la compra del producto o servicio que le ofrece una empresa. A dichos signos, como la anota el

Tribunal Andino, le son aplicables las mismas causales de irregistrabilidad relativas a las marcas, por ello, al efectuar un análisis sobre la distintividad, genericidad o descriptividad, se aplican tales causales, aunque no en la misma proporción o grado que en las marcas, pues es normal que en un lema comercial se incluyan términos genéricos o descriptivos que, visto en su conjunto, no afecten su distintividad. Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 179 de la Decisión 486 antes transcrito, hace expresa remisión al Título de Marcas, razón por la cual es necesario analizar si el lema comercial cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión, obviamente, como ya se dijo, de una manera más atenuada que las marcas. SIGNOS DESCRIPTIVOS - Características / SIGNOS DESCRIPTIVOSIrregistrabilidad / SIGNOS DESCRIPTIVOS - Concepto / SIGNOS DESCRIPTIVOS - Finalidad En cuanto a los signos descriptivos anota el referido Tribunal siguiendo los criterios del profesor Jorge Otamendi que “el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u

otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. (…) Ahora bien, esta Sala, en numerosas sentencias, ha dicho que los signos descriptivos son aquellos que informan al público consumidor sobre las características o cualidades de los productos o servicios que buscan distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino sostiene que los signos descriptivos “…son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio…” (folio 247). El tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada es igual a la de la designación de alguna característica o cualidad del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. LEMA COMERCIAL - La suavidad que resiste todo / LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO - Lema comercial / SIGNO DESCRIPTIVO - Suavidad: en lema comercial La suavidad que resiste todo / LEMA COMERCIALRegistrabilidad de lema comercial La suavidad que resiste todo en su conjunto / LEMAS COMERCIALES - Posibilidad de incluir signos

descriptivos. Uso de estos no es exclusivo / LEMAS COMERCIALESRequisitos para que sean registrables cuando utilizan signos descriptivos en su conjunto El lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” y, respetando la regla general de la visión de conjunto la cual no permite su análisis fraccionado, está compuesta esencialmente de un adjetivo “SUAVIDAD” y un verbo “RESISTIR”, que son las dos palabras en las que se fundamenta la actora para sostener que el aludido lema es un signo descriptivo. (…). No obstante, contrario a lo afirmado por la actora, sólo el término “suavidad” es el que debe analizarse si es o no descriptivo, ya que “resiste” palabra derivada del verbo resistir, no está designado en la frase controvertida independientemente del vocablo “SUAVIDAD”, ni siquiera precedida de un vocablo disyuntivo. En otras palabras, “RESISTE”, como el resto de la frase se enlazan con el adjetivo, mediante la partícula: “que”, cuya interpretación no es como la da a entender la actora, de que la voz: “QUE”, se trata de una conjunción disyuntiva equivalente a “y” o a “o”. Entonces, ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que “FAMILIA” es “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, es decir, los productos de la clase 16, tales como el papel higiénico, las servilletas, etc., que distingue la marca están revestidos de suavidad. Conclusión que indudablemente, nos lleva a establecer que la palabra “SUAVIDAD” que hace parte del lema comercial cuestionado, es descriptiva de

una de las características de dichos productos. No obstante, como ya se dijo, es usual que en las frases o slogans se empleen palabras descriptivas, las cuales según la normativa comunitaria son irregistrables; sin embargo, a juicio de la Sala, puede catalogarse que el lema comercial acusado “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, en su conjunto, sea registrable, en la medida en que tal como está estructurado y, acertadamente lo indica la Entidad demandada, es un signo arbitrario, por cuanto no es posible concebir una suavidad que resista todo, cuestión que se corrobora de acuerdo con las definiciones de las palabras “suavidad” y “resistencia”, antes suministradas. Otra cosa, es que el término “SUAVIDAD”, lo puedan incluir en sus lemas comerciales las empresas competidoras con fines publicitarios, pues por el hecho de ser descriptivo tal vocablo, lo puede utilizar cualquier empresario en las frases o slogans con el objeto de promocionar sus productos en el mercado, obviamente, de manera que no genere riesgo de confusión. Así lo sostiene el profesor Otamendi, en los siguientes términos: “Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión (OTAMENDI, Jorge; op. Cit., p. 49)” Argumento que el Tribunal de Justicia Andino, confirma en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, así: “…si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser

registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas” (folio 220).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00410-01

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 41216 de 23 de diciembre de 2002 y 08123 de 28 de marzo de 2003, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 09821 de 15 de abril de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las cuales se concedió el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” para la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 27 de mayo de 2002, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., solicitó ante

la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” para usarlo con la marca “FAMILIA” en la clase 16 de la de la clasificación Internacional de Niza. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 518, de 30 de julio de 2002. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó oposición al registro del lema solicitado con base en que no es lo suficientemente distintivo, y por cuanto es un signo descriptivo. I.1.3. Mediante Resolución núm. 41216 de 23 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del lema “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”. I.1.4. Contra dicha Resolución la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. Por Resolución núm. 08123 de 28 de marzo de 2003, la División de signos Distintivos, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada. I.1.6. Mediante Resolución núm. 09821 de 15 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución núm. 41216 de 23 de diciembre de 2002, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134, 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que el artículo 134 en concordancia con el artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486, fueron vulnerados, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, sin tener en cuenta que el mismo es un signo insuficientemente distintivo. Expresa que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” para distinguir productos de la clase 16 da a conocer al público las características propias de los productos a los cuales se incorpora dicho signo, en cuanto que los mismos consisten en que además de ser suaves, tienen mayo resistencia de lo normal, lo que lleva al consumidor a pensar que tienen cualidades como que no se deshacen, no se deforman, no se rompen, etc., o sea que son más resistentes que los otros productos de la clase 16 Internacional. Agrega que como el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” tiene una directa relación con los productos que se pretenden proteger con el mismo y con las características o cualidades de los productos de la clase 16, este tiene por lo tanto la condición de ser un signo insuficientemente distintivo ya que el mismo no distingue un producto de otro, además podría llegar a ser engañoso en la medida en que el producto que va a usar dicho lema no cumple a cabalidad las cualidades de suavidad y resistencia que le atribuye el lema. I.2.2. Aduce que se violó el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, ya que si bien

es cierto un lema comercial puede estar compuesto de expresiones genéricas y descriptivas, también lo es que para que el lema comercial pueda acceder al registro, se necesita que el mismo sea lo suficientemente novedoso y en especial en lo que hace relación a las expresiones descriptivas, las mismas no deben hacer relación a las cualidades primordiales o esenciales de alguno de los productos que se pretenden distinguir con un lema comercial. Agrega que las cualidades de suavidad y resistencia son comunes en la mayoría de las servilletas y los papeles higiénicos que existen en el mercado por lo que un lema como “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” no es registrable porque atributos como suavidad y resistencia son comunes a los productos de la clase 16 Internacional. Por último indica que según la jurisprudencia internacional no es procedente el registro “slogan publicitarios” cuando este se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza, tal como sucede en el presente caso. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que, en el caso que nos ocupa el lema comercial consistente en “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (nominativo), para ser usado con la marca registrada “FAMILIA”

(mixta), que distingue productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, es una expresión distintiva, que cumple con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes y que permite junto con la marca “FAMILIA” identificar suficientemente los productos amparados en el mercado. Añade, asimismo, que podría decirse que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” (nominativo), es arbitrario, por cuanto no es posible concebir una suavidad que lo aguante todo, o es fuerte, duro, tieso, impermeable, e inoxidable, etc., para que lo resista todo y no por su suavidad. I.1.2. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda, en los siguientes términos: Expresa que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” cuya nulidad se pretende, cumple con todos los requisitos de registrabilidad previstos en la ley y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486. Observa que mientras la marca es un signo en esencia distintivo cuya función principal es identificar un producto en el mercado, el lema comercial tiene como función principal la de complementar a la marca y atraer al público consumidor para preferir y adquirir el producto de la marca a la cual el lema está asociado. En consecuencia, la parte demandante confunden ambos tipos de signos en este caso, puesto que pretende se juzgue el lema comercial desatendiendo su realidad. Añade que el lema “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” evoca de manera novedosa y creativa unas especiales características de los productos de la clase 16

que identifica la marca notoria “FAMILIA”. Señala que la frase LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO no es de uso necesario para los competidores porque es una frase original, nunca antes explotada en el mercado por una compañía distinta a la titular de la marca y el lema. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 192). V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. “2. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. “3. Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales. “4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de

confusión en la identificación y elección de productos y servicios. “5. El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. “6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. “7. El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo” (folios 219 y 220). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 062-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del lema “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” se presentó el 27 de mayo de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es procedente la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la citada Decisión, y de oficio los artículos 175 a 179 de la misma Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”. “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la

marca solicitada o registrada con la cual se usará”. “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”. “Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”. El Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial antes citada, indica que por lema comercial se entiende la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Agrega el Tribunal que “tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria”. Igualmente, el Tribunal Andino ha acogido el concepto sobre el lema comercial que ha expresado el tratadista Víctor Bentata: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la

creación de un ‘clima’ o ‘atmosfera’ de valorización…”. En efecto, los lemas comerciales son medios o instrumentos de publicidad de un producto o servicio que buscan llamar la atención del público consumidor, con el objetivo de que realice la compra del producto o servicio que le ofrece una empresa. A dichos signos, como la anota el Tribunal Andino, le son aplicables las mismas causales de irregistrabilidad relativas a las marcas, por ello, al efectuar un análisis sobre la distintividad, genericidad o descriptividad, se aplican tales causales, aunque no en la misma proporción o grado que en las marcas, pues es normal que en un lema comercial se incluyan términos genéricos o descriptivos que, visto en su conjunto, no afecten su distintividad. Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 179 de la Decisión 486 antes transcrito, hace expresa remisión al Título de Marcas, razón por la cual es necesario analizar si el lema comercial cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión, obviamente, como ya se dijo, de una manera más atenuada que las marcas. En cuanto a los signos descriptivos anota el referido Tribunal siguiendo los criterios del profesor Jorge Otamendi que “el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los

signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. En ese orden de ideas, la Sala estima que en razón de que la actora aduce que el lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” para amparar productos de la clase 16, carece de distintividad y es descriptiva, ya que “da a conocer al público las características propias de los productos a los cuales se incorpora dicho signo, en cuanto que los mismos consisten en que además de ser suaves, tienen mayo resistencia de lo normal, lo que lleva al consumidor a pensar que tienen cualidades como que no se deshacen, no se deforman, no se rompen, etc., o sea que son más resistentes que los otros productos de la clase 16 Internacional”, resulta necesario establecer si efectivamente los actos acusados vulneran las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, antes transcritas. Para ello, es importante aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia para las marcas: -La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada. -Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. -Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo

en cuenta la naturaleza del producto. -Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Ahora bien, esta Sala, en numerosas sentencias, ha dicho que los signos descriptivos son aquellos que informan al público consumidor sobre las características o cualidades de los productos o servicios que buscan distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino sostiene que los signos descriptivos “…son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio…” (folio 247). El tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada es igual a la de la designación de alguna característica o cualidad del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. El lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO” y, respetando la regla general de la visión de conjunto la cual no permite su análisis fraccionado, está compuesta esencialmente de un adjetivo “SUAVIDAD” y un verbo “RESISTIR”, que son las dos palabras en las que se fundamenta la actora para sostener que el aludido lema es un signo descriptivo. La palabra “SUAVIDAD”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, significa: “(Del lat. suavitas, -átis) f. Cualidad de suave”. Suave: “(Del lat. suävis.) Adj. Liso y blando al tacto, en contraposición a tosco y áspero. 2. Blando, dulce, grato a los sentidos…”. “RESISTENCIA”, según el mismo diccionario, significa: “(del lat.resistentïa.) f. Acción y efecto de resistir o resistirse. 2. Capacidad para resistir…4. Causa que se opone a la acción de una fuerza. 5. Fuerza que se opone al movimiento de una máquina y ha de ser vencida por la potencia…”. No obstante, contrario a lo afirmado por la actora, sólo el término “suavidad” es el que debe analizarse si es o no descriptivo, ya que “resiste” palabra derivada del verbo resistir, no está designado en la frase controvertida independientemente del vocablo “SUAVIDAD”, ni siquiera precedida de un vocablo disyuntivo. En otras palabras, “RESISTE”, como el resto de la frase se enlazan con el adjetivo, mediante la partícula: “que”, cuya interpretación no es como la da a entender la actora, de que la voz: “QUE”, se trata de una conjunción disyuntiva equivalente a “y” o a “o”. Entonces, ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que “FAMILIA” es “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, es decir, los productos de la clase 16, tales como el papel higiénico, las servilletas, etc., que distingue la marca están revestidos de suavidad. Conclusión que indudablemente, nos lleva a establecer que la palabra

“SUAVIDAD” que hace parte del lema comercial cuestionado, es descriptiva de una de las características de dichos productos. No obstante, como ya se dijo, es usual que en las frases o slogans se empleen palabras descriptivas, las cuales según la normativa comunitaria son irregistrables; sin embargo, a juicio de la Sala, puede catalogarse que el lema comercial acusado “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, en su conjunto, sea registrable, en la medida en que tal como está estructurado y, acertadamente lo indica la Entidad demandada, es un signo arbitrario, por cuanto no es posible concebir una suavidad que resista todo, cuestión que se corrobora de acuerdo con las definiciones de las palabras “suavidad” y “resistencia”, antes suministradas. Otra cosa, es que el término “SUAVIDAD”, lo puedan incluir en sus lemas comerciales las empresas competidoras con fines publicitarios, pues por el hecho de ser descriptivo tal vocablo, lo puede utilizar cualquier empresario en las frases o slogans con el objeto de promocionar sus productos en el mercado, obviamente, de manera que no genere riesgo de confusión. Así lo sostiene el profesor Otam