CE-11001-03-24-000-2003-00419-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de asociación. Riesgo de confusión. Marcas Mixtas. Conexión competitiva. Principio de especialidad Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Examinado lo anterior, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado en la demanda, entre los productos que amparan las marcas en conflicto no existe conexión competitiva, como quiera que se trata de productos que pertenecen a distintas clases del nomenclátor internacional, los cuales no tienen la misma naturaleza, características ni finalidades, ni pertenecen a un mismo género, además que no comparten los mismos canales de comercialización. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca mixta SISLEY (en la Clase 18), cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas SISLEY previamente registradas (en las Clases 9, 14 y 16), pues, aunque se trata

de signos idénticos los mismos amparan productos respecto de los cuales no existe conexión competitiva, de modo tal que no existe la posibilidad de que se induzca a error al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Conexión competitiva y principio de especialidad, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2010, Rad.

2003-00332, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11656 DE 2003 (29 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00419-01

Actor: BENETTON GROUP S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad BENETTON GROUP S.P.A., contra la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria

y Comercio, mediante la cual concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca SISLEY (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. 1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 11656 de 29 de abril de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001 de la División de Signos Distintivos y en su lugar, concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca SISLEY (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; y ordenar la corrección de la parte resolutiva de la citada Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001. 1.2. Ordenar, como consecuencia de lo anterior, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declare la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto, anule el registro correspondiente a la marca SISLEY en la Clase 18 internacional y cancele el correspondiente certificado de registro. 1.3. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso

en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 19 de octubre de 1993 el señor Alfonso Cajamarca solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa SISLEY para distinguir “cuero e imitaciones de cuero”, productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Con posterioridad, la solicitud fue traspasada a la sociedad JEANS FASHION S.A. Dentro de la oportunidad legal, las sociedades Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. - CADENALCO y BENETTON GROUP S.P.A. presentaron oposición al registro de la marca, con fundamento en la confundibilidad de la marca SISLEY con las marcas LEY y SISLEY, respectivamente, marcas de su propiedad registradas en varias clases (las de BENETTON GROUP S.P.A., en las Clases 9, 14 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza). La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 1080 del 30 de enero de 2001 negó el registro solicitado por la parte actora, declaró infundada la oposición de BENETTON GROUP S.P.A y fundada la presentada por CADENALCO. Contra la anterior Resolución la aquí demandante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante la Resolución núm. 27526 del 28 de agosto de 2001 confirmando la decisión recurrida.

A través de la Resolución núm. 11656 del 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión de negar el registro y en su lugar le concedió a JEANS FASHION S.A. la marca SISLEY en la Clase 18 internacional 3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación señaló que la marca SISLEY en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza resultaba irregistrable, toda vez que es “confundiblemente similar” a la marca SISLEY en las Clase 9, 14 y 16 de la misma clasificación, registradas a nombre de BENETTON GOUPS S.P.A. y, por lo tanto, carece de distintividad e induce al público consumidor a confusión y error. Afirmó que se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al ser evidente el riesgo de confusión entra la marca SISLEY solicitada (en la clase 18) y la marca SISLEY registrada (en las clases 9, 14 y 16), pues, ante la identidad de los dos signos el consumidor erróneamente podrá pensar que las dos marcas constituyen un mismo signo y que ambas provienen del mismo grupo empresarial existente; además, el signo solicitado carece de elementos adicionales que pudieran otorgarle distintividad.

Precisó, además, que los productos “cuero e imitaciones de cuero” y los productos de las clases 9, 14 y 16 comercializados por BENNETON GROUP S.P.A. (accesorios, joyería, perfumería, agendas, libretas, etc.) son conexos, derivándose tal conexidad del hecho que aquellos se dirigen al mismo rango de consumidores, utilizan los mismos canales de distribución y mercadeo y se nutren del mismo tipo de publicidad y estrategias de marketing. Destacó que las marcas de BENETTON GROUP S.P.A. distinguen bien vestuario, calzado, accesorios, perfumería, todos dentro del ramo de los productos de vestuario y uso personal, los cuales tienen los mismos medios de publicidad que los productos de cuero e imitación de cuero que se pretenden distinguir con la marca SISLEY en la clase 18. Indicó que es posición reiterada de la Superintendencia considerar que existe relación entre los productos comprendidos dentro de la clase 18 y aquellos de otras clases que incluyen productos para uso personal (tales como las clases 3, 9, 14, 16, 18 y 25), de modo tal que si se considera que existe conexidad entre las clases 3 y 25, mal podría considerarse que la misma no exista entre los productos de las clases 18 y 9, 14 y 16. Concluyó, en ese orden, que los productos de la clase 18 y los de las clases 9, 14 y 16 son conexos porque: i) tienen la misma finalidad, aplicación o uso (accesorios de uso personal); ii) tienen iguales lugares de distribución y modalidades de comercialización (tratándose de accesorios éstos son distribuidos en tiendas y

centros comerciales que utilizan las mismas redes de mercadeo); iii) se dirigen al mismo tipo de consumidor (en general a toda la población); y iv) se sirven de iguales modalidades publicitarias y promocionales (al ser de comercialización masiva se dan a conocer a través de mecanismos similares, tales como pauta publicitaria en revistas de circulación masiva, comerciales televisivos y de radio). Estimó, por lo anterior, que el signo SISLEY no es distintivo y por ende no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando en defensa del acto acusado que la marca SISLEY, para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 internacional, cumple con los requisitos legales exigidos, en tanto que tiene suficiente fuerza distintiva y aunque presenta identidad en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético en relación con la marca SISLEY para las Clases 9, 14 y 16, la misma resulta irrelevante, como quiera que su coexistencia no generaría confusión alguna en el público consumidor, en razón a que los productos que cada una de las marcas ampara son productos distintos, sin relación entre ellos y cuya finalidad y canales de distribución y comercialización son diferentes. II.2 La firma JEANS FASHION S.A., tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes

razones: Argumentó que las marcas en conflicto sí pueden coexistir en el mercado, por cuanto no existe equivalencia de categorías entre las clases 9, 14 y 16, registradas, y la clase 18, registrante, y estimó que el consumidor medio está en capacidad de distinguir, sin hace un examen detenido y minucioso, entre un producto eléctrico (Clase 9), un producto de joyería (Clase 14) y un producto de papel (Clase 16), y un producto de cuero e imitaciones de cuero (Clase 18). Indicó, de otro lado, que a la sociedad BENETTON GROUP S.P.A. se le había negado la solicitud de registro de la marca SISLEY para productos de las Clases 25 y 18, la primera con base en la oposición formulada por la sociedad JEANS FASHION S.A., y la segunda por existir un registro anterior a nombre de esta misma sociedad, según se desprende del certificado núm. 133.710; esta anotación -advirtió- se hace ante la afirmación de la demanda según la cual las marcas de BENETTON GROUP S.P.A. distinguen productos de vestuario. Precisó que ha sido criterio reiterativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que existe equivalencia de clases entre las clases 25 y 18, pero que no existe un solo caso de equivalencia entre las clases 9, 14, 16 y 18 de la clasificación oficial marcaria vigente, y destacó, además, que en la demanda se citan unos pronunciamientos sobre la confundibilidad de marcas que amparan productos de las clases 25 y 3, pero no se demuestra lo afirmado en relación con las clases aquí cuestionadas.

Anotó, finalmente, que en la Resolución núm.18113 de 30 de mayo de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio precisó que no son confundibles las marcas de los productos de las clases 9, 14, 16 y 25. Concluyó que al poder coexistir en el mercado las marcas confrontadas, deben denegarse las pretensiones de la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y SILENCIO DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso tanto la parte actora como el tercero con interés directo en el proceso reiteraron en lo fundamental las razones expuestas en la demanda y en la contestación, respectivamente (Fls. 266 a 277). La Superintendencia de Industria y Comercio no presentó alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 081-IP-2011 de fecha 24 de octubre de 2011, en la cual se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo SISLEY (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que

debe aplicar la Corte Consultante.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SISLEY (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, en el caso del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe

procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 18 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 9, 14 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. Debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

VI.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- La normativa aplicable en este asunto No obstante que en la demanda se invocan como infringidas disposiciones de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala acogiendo las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso, dará aplicación a la normativa pertinente de la Decisión 344, en consideración a que la solicitud relativa al registro del signo SISLEY (mixta), en la Clase 18, fue presentada en vigencia de la citada Decisión. La Sala prohíja las consideraciones que sobre el particular se hacen en la citada interpretación, y que se concretan en lo siguiente: “El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. Sin embargo, el día 19 de octubre de 1993, fue presentada la solicitud de registro del signo SISLEY (mixto) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta norma la aplicable al presente caso. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los

parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de

2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. A contrario sensu, la reciente normatividad procesal tendrá aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo SISLEY (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte consultante.” (negrillas, cursivas y subrayas originales) 2.- El asunto de fondo 2.1 La resolución acusada, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 1080 de 30 de enero de 2001 de la División de Signos Distintivos de esa Superintendencia y, en su lugar, concedió a la sociedad JEANS FASHION S.A. el registro de la marca SISLEY (mixta), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la

Clasificación Internacional de Niza. En el trámite de la actuación administrativa la sociedad BENETTON GROUP S.P.A. se opuso a la solicitud de registro de la citada marca, con fundamento en la confundibilidad de ésta con la marca SISLEY, registrada a su nombre para distinguir productos comprendidos en las clases 9, 14 y 16 del nomenclátor internacional. 2.2 La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]” En la interpretación prejudicial 081-IP-2011 del mismo modo es interpretada la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, cuyo tenor literal es el que sigue: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. […]” 2.3 La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los

signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 2.4 Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos SISLEY (en la clase 18) y SISLEY (en las clases 9, 14 y 16) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente: “A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que

integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones: “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce

en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del

signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre