CE-11001-03-24-000-2003-00431-01

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos RAFFAELLO y RAFAEL: ideológica, ortográfica y fonética / RAFAEL - Irregistrabilidad por similitud ideológica, ortográfica y fonética con RAFFAELLO La similitud ideológica se configura cuando los signos comparados evocan una idea semejante o idéntica. Al respecto debe tenerse en cuenta que los signos RAFFAELLO y RAFAEL, evocan un mismo concepto, comoquiera que hacen referencia al nombre de una persona, razón por la cual existe una clara similitud ideológica entre los mismos. Por su parte, la similitud ortográfica se presenta “por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.”. El registro ortográfico de los signos cotejados es el siguiente: RAFFAELLO; RAFAEL. De la anterior trascripción puede observarse que los signos coinciden en las letras R-A-F-A-E-L y se diferencian en que el primero agrega dos consonantes una F y una L en la mitad de la expresión y la vocal O, al final de la misma, razón por la cual se diferencian en las letras intermedias que los componen. Por su parte, los signos comparados difieren en el número de sílabas que los integran, pues RAFAEL tan sólo tiene 3 sílabas RA/FA/EL, mientras que RAFFAELLO es una palabra que está compuesta por cuatro sílabas RA/FFA/E/LLO. Del anterior cotejo ortográfico se desprende la clara

similitud que existe entre los signos comparados, ya que las tres letras adicionales que diferencian RAFFAELLO de la marca RAFAEL no le proporcionan la suficiente fuerza distintiva para impedir el riesgo de confusión. Ahora bien, la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, de sus raíces o terminaciones y de las particularidades de cada caso de acuerdo con la percepción que tengan los consumidores del mencionado signo. En el presente asunto un consumidor medio pronunciaría el signo que se pretende registrar de la siguiente manera “RA-FFA-E-LLO” y la marca ya registrada así: “RA-FA-EL”. Así las cosas, se percibe una similitud fonética en los signos comparados pues la existencia de la doble letra F y la doble letra L en el signo que se pretende registrar no genera diferencias en la pronunciación, razón por la cual únicamente se diferencian en la letra O ubicada al final del vocablo, la cual no le da la suficiente fuerza distintiva. La Sala considera que las semejanzas que se presentan entre los signos cotejados son suficientes para considerar que existe un alto riesgo de confusión que puede llevar a los consumidores a adquirir un producto creyendo que es otro o a creer que ambos tienen un origen empresarial común, más aun si se tiene en cuenta que tanto RAFAEL como RAFFAELLO amparan productos de la clase 30 internacional. CONEXION COMPETITIVA - Similitud por canales de distribución de los mismos productos: RAFAEL y RAFFAELLO Adicionalmente vale la pena estudiar la conexión competitiva de los productos que

pretenden ampararse, así como sus canales de distribución. Para tal efecto el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudical 211-IP-2005, estableció los parámetros para determinar la conexión competitiva de de los bienes y servicio en el mercado. Señala el Tribunal: “En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de

atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.”. Así las cosas debe tenerse en cuenta que por la similitud de los productos que pretenden ampararse, los canales de distribución son idénticos o muy similares, lo cual es un argumento adicional para negar el registro del signo RAFFAELLO.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00431-01

Actor: SOREMARTEC S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por SOREMARTEC S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución N° 35100 del 30 de octubre de 2002 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. y se negó el registro de la marca RAFFAELLO para distinguir productos de la clase 30 internacional y la Resolución N° 12315 del 30 de abril de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el

recurso de apelación revocando la Resolución N° 5885 de 2003 y confirmando la Resolución N° 35100 de 2002.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada pretende la nulidad de las Resoluciones números 35100 y 12315 anteriormente citadas y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio -División de Signos Distintivosconceder a nombre de la sociedad SOREMARTEC S.A., el registro de la marca RAFFAELLO (MIXTA) para distinguir productos de la clase 30 internacional. b. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que el 4 de diciembre de 1992 la compañía Soremartec S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio -División de Signos Distintivosel registro de la marca RAFFAELLO (MIXTA) para distinguir productos de la clase 30 internacional. Reseñó una serie de circunstancias que se presentaron, con el fin de que la mencionada solicitud fuera admitida y se le diera el trámite respectivo. Señaló que la solicitud fue publicada en la gaceta 517 del 27 junio de 2002 y que la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A. formuló oposición al registro de la referida marca en atención a la existencia previa de la marca RAFAEL para distinguir productos de la clase 30 internacional. Expresó que mediante Resolución N°35100 del 30 de octubre de 2002 la

Superintendencia demandada declaró fundada dicha oposición y negó el registro de la marca RAFFAELLO (MIXTA) considerando que en ésta predomina el elemento denominativo que “reproduce totalmente la marca previamente registrada Rafael...” y no ofrece distintividad suficiente para evitar confusión en los consumidores o garantizar la “coexistencia pacífica” en el mercado con otros productos similares. Informó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición que prosperó mediante Resolución N° 5885 del 27 de febrero de 2003 emanada de la División de Signos Distintivos que revocó la decisión impugnada y ordenó el registro de la marca RAFFAELLO en la clase 30 Internacional. Se explicó por parte de la Jefe de la División de Signos Distintivos que la marca solicitada “comprende exclusivamente chocolatería, confietería, pastelería y heladería, en tanto que el antecedente relacionado distingue café y en especial en grano”. Indicó que mediante la Resolución N° 12315 del 30 de abril de 2003 se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad opositora, revocando la Resolución N° 5885 del 27 de febrero de 2005 en relación con el registro de la marca RAFAELLO en la clase 30 internacional, comoquiera que se trataba de identificar productos comprendidos en la misma clase, especialmente el café o grano de café que “puede ser usado para la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto productos complementarios y por ende se encuentran relacionados”. c) Normas violadas y Concepto de la violación

La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Señaló que no podía negarse el registro de la marca mencionada, ya que Soremartec S.A., tiene derechos vigentes en la clase 30 internacional sobre las marcas RAFFAELLO (Mixta) con vigencia hasta el 26 de enero de 2004, FERRERO RAFFAELLO (Mixta) vigente hasta el 17 de agosto de 2011 y FERRERO RAFFAELLO (Mixta) vigente hasta el 16 de noviembre de 2010, sin que se haya presentado confusión alguna con la marca RAFAEL de la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia S.A. Expresó que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prohíbe el registro de marcas cuando se presenten en forma concurrente los siguientes requisitos: 1.- Que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a una marca registrada previamente, de tal suerte que se induzca a error al público y 2.- Que ambos signos distingan productos “respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el consumidor un riesgo de confusión o asociación”. Hizo referencia a la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proferida dentro del proceso 09-IP-94, en la cual se señaló que la tarea jurídica de cotejar dos marcas, con la finalidad de establecer si existe riesgo de confusión, es una tarea compleja que impide establecer fórmulas generales y que por lo tanto el funcionario debe usar su criterio, que si bien es

discrecional, no puede ser arbitrario. Indicó que según la doctrina para que dos marcas puedan ser confundibles no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, tal situación puede presentarse con la simple similitud de sus elementos principales. Afirmó que en las organizaciones de propiedad intelectual, se han establecido como criterios para determinar la confundibilidad marcaria el llevar al consumidor a la errada convicción de que una marca es otra, que ambas pertenecen al mismo propietario o que están siendo utilizadas bajo licencia o en virtud de algún tipo de relación con el propietario. Con base en lo anterior argumentó que la marca RAFFAELLO (Mixta), cuyo registro se solicita, no se confunde con la marca RAFAEL, toda vez que amparan diferentes tipos de productos los cuales están plenamente individualizados dentro del mercado. Manifestó que la OMPI y la AIPPI, organizaciones internacionales de propiedad intelectual, así como la Superintendencia de Industria y Comercio, han señalado que el estudio de confundibilidad requiere la comparación de las marcas en su conjunto y no fraccionando los signos cotejados. Explicó que en el presente asunto no es necesario aplicar las reglas del cotejo marcario creadas por la jurisprudencia y la doctrina, comoquiera que en el mercado no existe confusión entre los productos de chocolatería, confitería y heladería, que llevan la marca RAFFAELLO y los correspondientes a café en grano, distinguidos por la marca RAFAEL. Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha tenido un criterio uniforme respecto de la conexidad entre los productos que hacen parte de un

misma clase, pues en algunas ocasiones ha manifestado que el “café en grano” y los productos de “chocolatería, confitería, pastelería y heladería” de la clase 30 internacional tienen usos complementarios, pero también ha sostenido la posición contraria al afirmar que el “café y sus derivados” no son conexos con los productos de “confitería galletería y chocolatería”. Añadió que la entidad demandada ha concedido el registro para marcas idénticas en la misma clase internacional siempre que los productos que se pretenden identificar sean distintos, pues en este caso no existe posibilidad de generar confusión en los consumidores de los productos. Indicó que el consumidor promedio de “café en grano”, no es el mismo para los productos relacionados con “chocolatería, confitería, pastelería y heladería”, razón por la cual no debe presentarse ningún tipo de confusión en el mercado. Expresó que la sociedad Rafael Espinosa y Hermanos y Cia S.A., nunca se opuso al registro de las marcas RAFFAELLO (Mixta), FERRERO RAFFAELLO (Mixta) y FERRERO RAFFAELLO (Mixta), que amparan productos de la clase 30 internacional. d. Las razones de la defensa La sociedad Rafael Espinosa Hermanos Cia S.C.A.: Afirmó que de acuerdo con el artículo 102 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la titularidad de la marca RAFAEL le da derecho al uso exclusivo de la misma, razón por la cual puede utilizarla para distinguir un producto, comercializarlo e impedir que un tercero haga uso de la misma. Explicó que si bien la marca RAFFAELLO es mixta, al compararse el elemento

denominativo de ésta con la marca RAFAEL, se presenta una similitud fonética y ortográfica que genera riesgo de confusión y asociación para los consumidores. Sostuvo que aunque el signo RAFFAELLO se limita a amparar bienes relacionados con la chocolatería, confitería, pastelería y heladería, los mismos comparten la misma naturaleza y pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes productos para los cuales se concedió el registro de la marca RAFAEL, razón por la cual son conexos y complementarios. La Superintendencia de Industria y Comercio: Señaló que las resoluciones expedidas por la entidad se ajustaron a derecho y en las mismas se dio cabal cumplimiento al trámite administrativo previsto para conceder una marca, con lo cual se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Manifestó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que son tres los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: 1) perceptibilidad, 2) suficiente distintividad y 3) susceptibilidad de representación gráfica. Sostuvo que de acuerdo con la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 7-IP-95, en la comparación de marcas denominativas es necesaria una visión de conjunto de los elementos integrantes del signo que se pretende registrar, evitando el fraccionamiento de las palabras que lo componen. Indicó que según la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, para que un signo pueda ser registrado como marca, debe tener fuerza distintiva, ya que esta característica permite diferenciar un producto de otro en el mercado y su verdadera procedencia empresarial.

Explicó que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que un signo es irregistrable cuando es idéntico o se asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Expresó que en el caso concreto la marca RAFFAELLO (Mixta) solicitada para ser registrada en la clase 30 internacional de Niza, presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca RAFAEL, con lo cual genera riesgo de confusión o asociación. Afirmó que las marcas comparadas en el presente proceso comprenden productos de la clase 30 internacional, lo que podría generar confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de dichos productos. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 61 a 63). Por auto visible a folios 99 y 100, se abrió a pruebas el proceso. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante y de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls.183 a 189 y 190 a 194 respectivamente). Mediante proveído del 1° de abril de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 26 de enero de 2006, dio respuesta a la referida solicitud

(fls. 210 a 225). II.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 211-IP-2005, que: 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la

existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7° El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros

que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 313. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 35100 del 30 de octubre de 2002, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A. y se negó el registro de la marca RAFFAELLO para distinguir productos de la clase 30 internacional y la Resolución N° 12135 del 30 de abril de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 5885 de 2003 y confirmando la Resolución 35100 de 2002. El examen de legalidad se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente a la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de este proceso (4 de diciembre de 1992). De acuerdo con los actos administrativos acusados, las razones que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro solicitado, pueden resumirse así: “...Así las cosas, tenemos que entre las expresiones RAFAELLO (mixta) y RAFAEL existen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales. En efecto, el signo solicitado consiste en una reproducción fonética de la marca ya registrada, adicionándole simplemente la vocal “O”, letra

que al encontrarse ubicada al final de la expresión no le otorga la distintividad requerida para acceder al registro. Adicionalmente el signo solicitado consiste en un nombre de hombre derivado del nombre de hombre ya registrado, por lo que conceptualmente son similares, así, la marca RAFAELLO no puede ser asociada por el consumidor como una nueva línea de productos RAFAEL comercializados por la sociedad opositora. … Así, se aprecia el hecho de que se tratan de productos que además de estar comprendidos en la misma clase internacional, tiene la misma naturaleza, esto es alimentos. Adicionalmente, el café o grano de café puede ser un producto usado para la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados y pasteles, siendo por lo tanto productos complementarios y por ende se encuentran relacionados.” El problema jurídico consiste en determinar si entre el signo RAFAELLO que la demandante pretende registrar y la marca RAFAEL previamente registrada por la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A., existen similitudes o se presentan otras circunstancias que generan confusión en los consumidores que impidan registrar el mencionado signo. El artículo 71 de la Decisión 313 define el concepto de marca con base en el cual se establecen los requisitos. Los mismos son: 1) perceptibilidad 2) susceptibilidad de representación gráfica 3) distintividad. La Sala se referirá al último de los requisitos señalados, comoquiera que el registro de la marca RAFAELLO se negó porque, según la Superintendencia de Industria y Comercio, dicho signo no era suficientemente distintivo y generaba riesgo de confusión y asociación con la marca RAFAEL, en relación con los

bienes y servicios ofrecidos bajo dicha marca y la procedencia empresarial de los mismos. Respecto del requisito mencionado, la interpretación prejudical 211-IP-2005, indica que un signo es distintivo cuando es “apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.” Este elemento será analizado en concordancia con el artículo 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada para un mismo producto o servicio. Con el fin de llevar a cabo el correspondiente cotejo de los signos, debe determinarse si en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico o el elemento denominativo para de esta forma comparar los elementos principales de cada uno de ellos. La marca RAFAEL fue registrada como una marca nominativa. En el signo RAFFAELLO (mixto) prevalece el elemento nominativo, pues aunque el mismo tiene un tipo de letra especial para su escritura y una serie de símbolos que lo acompañan, estas circunstancias no le otorgan la suficiente fuerza para considerar que el elemento gráfico sea predominante. Teniendo claro que el elemento predominante en el signo cuyo registro fue negado es el denominativo, se compararán los aspectos ideológico, ortográfico y fonético, como lo señaló el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 211IP-2005: “La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus

elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.” La similitud ideológica se configura cuando los signos comparados evocan una idea semejante o idéntica. Al respecto debe tenerse en cuenta que los signos RAFFAELLO y RAFAEL, evocan un mismo concepto, comoquiera que hacen referencia al nombre de una persona, razón por la cual existe una clara similitud ideológica entre los mismos. Por su parte, la similitud ortográfica se presenta “por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión.1” El registro ortográfico de los signos cotejados es el siguiente: R A FF A E LL O R A F A E L De la anterior trascripción puede observarse que los signos coinciden en las letras R-A-F-A-E-L y se diferencian en que el primero agrega dos consonantes una F y una L en la mitad de la expresión y la vocal O, al final de la misma, razón por la cual se diferencian en las letras intermedias que los componen.

Por su parte, los signos comparados difieren en el número de sílabas que los integran, pues RAFAEL tan sólo tiene 3 sílabas RA/FA/EL, mientras que RAFFAELLO es una palabra que está compuesta por cuatro sílabas

RA/FFA/E/LLO.

Del anterior cotejo ortográfico se desprende la clara similitud que existe entre los signos comparados, ya que las tres letras adicionales que diferencian RAFFAELLO de la marca RAFAEL no le proporcionan la suficiente fuerza distintiva para impedir el riesgo de confusión. Ahora bien, la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, de sus raíces o terminaciones y de las particularidades de cada caso de acuerdo con la percepción que tengan los consumidores del mencionado signo. En el presente asunto un consumidor medio pronunciaría el signo que se pretende registrar de la siguiente manera “RA-FFA-E-LLO” y la marca ya registrada así: “RA-FA-EL”. 1 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Interpretación Prejudical 211-IP-2005. Veintiséis de enero de 2006. Así las cosas, se percibe una similitud fonética en los signos comparados pues la existencia de la doble letra F y la doble letra L en el signo que se pretende registrar no genera diferencias en la pronunciación, razón por la cual únicamente se diferencian en la letra O ubicada al final del vocablo, la cual no le da la suficiente fuerza distintiva. Aunque los vocablos comparados se diferencian en el número de sílabas que los componen, dicha diferencia no es sustancial para evitar alguna clase de confusión.

Es procedente precisar que el signo que pretende registrarse se refiere a un nombre propio (RAFFAELLO) en idioma italiano, el cual no puede ser apropiado de forma exclusiva. Al respecto, esta Sección ha establecido la mencionada posición en reiteradas ocasiones.2 Teniendo en cuenta los anteriores análisis, procederá la Sala a verificar el riesgo de confusión aplicando los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal Andino de Justicia:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. En el caso concreto las mismas tienen la siguiente impresión: Signo que pretende registro RAFAEL Marca opositora 2 Exp: 1999-6009. Actora: Johann María Farina. C.P.: Dr Camilo Arciniegas.

Exp: 2002-00032. Actora: Savoy Brands Colombia S.A. C.P.: Dr Camilo Arciniegas

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie las semejanzas deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

La Sala considera que las semejanzas que se presentan entre los signos cotejados son suficientes para considerar que existe un alto riesgo de con