CE-11001-03-24-000-2003-00454-01-2011

COTEJO MARCARIO - Entre la marca SIPERTRIN CHEMOTECNICA y las marcas PERTRIN y SPERTIN Estima la Sala que las marcas “SIPERTRIN CHEMOTECNICA”, objeto de los actos acusados, “PERTRIN” y “SPERTIN”, cuyo titular es el Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., no inducen a confundibilidad al público consumidor, pues la expresión “CHEMOTECNICA”, que hace referencia al nombre comercial o razón social de la actora, le imprime suficiente distintividad a aquella (…). Si bien es cierto que las expresiones “SIPERTRIN” Y “PERTRIN”, presentan similitud gráfica y fonética, no lo es menos que “SIPERTRIN” constituye una marca denominativa compuesta con la expresión “CHEMOTECNICA”, que, como ya se dijo, coincide con la razón social o nombre comercial de la actora y que no puede excluirse del cotejo marcario que corresponde efectuar al juzgador. Así se deduce de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, cuyos apartes han quedado transcritos, en la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “….En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos SIPERTRIN CHEMOTÉCNICA y PERTRIN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre los signos denominativos y denominativos compuestos. Las consideraciones precedentes son válidas frente a los signos “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” y “SPERTIN”, pues la marca denominativa compuesta objeto de los actos acusados resulta distintiva frente a la marca

denominativa simple, cuyo titular es el tercero interesado en las resultas del proceso.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINAARTICULO 134 / DECISION 486 COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINAARTICULO 135

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 92-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00454-01

Actor: CHEMOTECNICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CHEMOTECNICA S.A., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.. 39729 de 12 de diciembre de 2002, 08903 de 31 de marzo de 2003 y 11642 de 29 de abril de 2003, expedidas por la demandada, mediante las cuales se negó el registro de la marca mixta “SIPERTRIN CHEMOTECNICA”, para distinguir productos de la clase 5ª internacional.

I. DEMANDA.- I.1La sociedad CHEMOTECNICA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 39729 de 12 de diciembre de 2002, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y se negó el registro de la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA”.

2. La nulidad de la Resolución núm. 08903 de 31 de marzo de 2003, mediante la cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución número 39729 del 12 de diciembre de 2002 y concedió el recurso de apelación.

3. La nulidad de la Resolución núm. 11642 de 29 de abril de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la citada Resolución núm. 39729 de 12 de diciembre de 2002.

4. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a la sociedad actora el registro de la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” de la Clase 5ª.

5. Se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.

6. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo que se profiera, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

(Folios 9 a 10 del expediente) I.2Fundamentos de Hecho: La sociedad CHEMOTECNICA S.A. señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. El 15 de abril de 2002, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” para amparar los productos de la Clase 5ª Internacional dentro del expediente número 02-32.171.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 517 del 27 de junio de 2002. En la debida oportunidad, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A presentó oposición con fundamento en los derechos que tiene sobre su marca “PETRIN” registrada en la Clase 5ª.

3. Mediante Resolución núm. 39709 de 12 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió declarar fundada la oposición y negó el registro de la marca mixta “SIPERTRIN

CHEMOTECNICA”.

4. La entidad demandante interpuso los recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución arriba mencionada.

7. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución núm.08903 de 31 de marzo de 2003, confirmando la citada Resolución núm. 39709 de 12 de diciembre de 2002; y mediante Resolución núm. 11642 de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en los anteriores actos administrativos. (Folios 10 a 11 del expediente) I.3Fundamentos de Derecho: En apoyo de sus pretensiones, la sociedad actora adujo la violación de los artículos 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: Que tal y como lo observa la doctrina, las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos y mercancías que se identifican con las mismas, debido a que ello permite distinguir los productos de las diferentes personas que concurren al mercado, por lo que la marca cumple una función distintiva, imprescindible en el comercio, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, tanto para los consumidores como para el propietario.

Indicó que para que un signo pueda ser registrado es menester que cumpla la función esencial de distinguirse en el mercado, debido a ello los artículos 134, en concordancia con el 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, han establecido que para que proceda la registrabilidad de una marca

ésta debe cumplir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. Frente a la perceptibilidad, manifestó que la marca solicitada “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” cumple con este requisito, pues el signo a registrarse debe ser percibido por los sentidos y particularmente por el de la vista, lo cual se presenta en este caso. Explicó que en cuanto a la representación gráfica, la marca solicitada cumple con este presupuesto, toda vez que la misma posee sus correspondientes elementos normativos, lo cual permite a los consumidores que se formen una clara idea de ella. Respecto a la distintividad adujo que ésta se refiere a la capacidad intrínseca y extrínseca del singo para identificar un producto; y que se puede observar que la marca negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se denomina “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” de la Clase 5ª, sí cumple con este requisito, por lo siguiente:  Existe distintividad intrínseca por cuanto el signo solicitado no es genérico, descriptivo ni se refiere a un objeto de servicio determinado.  Existe distintividad extrínseca con el signo “SIPERTRIN CHEMOTECNICA”, pues esta característica se refiere a la aptitud del signo para ser registrado debido a que no existe otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares. Que frente al signo solicitado, comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético y gráfico se presentan suficientes diferencias para no ser confundible. Manifestó que el Tribunal Andino de Justicia, para determinar si existe riesgo de

confusión entre las marcas que se cotejan, fijó las siguientes reglas que sirven para comprobar la existencia o no de dicho riesgo:  Regla 1. La confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas.  Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.  Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.  Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aseveró que haciendo las siguientes comparaciones no se aprecia confusión alguna: a) Comparación desde el punto de vista fonético o auditivo : Adujo que a simple vista se observa que no existe confundibilidad entre las marcas “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” y “PERTRIN”, pues los componentes ortográficos influyen necesariamente sobre la pronunciación de las expresiones y en estos signos se observa una secuencia de sílabas diferentes y vocálicas.  Diferencia Silábica: “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” tiene 8 sílabas así: SIPER-TRINCHEMO-TEC-NI-CA y la marca oponente denominada “PERTRIN” tiene dos sílabas así: PER-TRIN.  Diferencia Vocálica: “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” IEI-EOEIA “PERTRIN” E-I Expresó que con lo anterior se demuestra la no confundibilidad de las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético o auditivo, ya que la coincidencia de dos

sílabas entre dos marcas no determina su confundibilidad, cuando las mismas apreciadas en su integridad dejan una impresión diferente en el público consumidor y como sucede en el presente caso existe suficiente distintividad entre las marcas en conflicto. b) Comparación desde el punto de vista gráfico o visua l: Indicó que apreciadas en conjunto las marcas en controversia, se observa que no solo están compuestas por expresiones diferentes sino también que las similitudes que se presentan se diluyen ya que la percepción del público se da por la totalidad de los elementos que componen dichos signos. Señaló que al presentarse diferente extensión entre las expresiones comparadas, necesariamente ello influye en su diferente percepción, pues éstas contienen una parte inicial y terminal completamente distinta. c) Comparación desde el punto de vista conceptual o ideológico : Manifestó que el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que la confusión ideológica “es la que se produce por la similitud conceptual de las palabras y que ello se traduce en la representación de una misma cosa o idea, lo que impide al consumidor distinguir la una de la otra”, en dicho sentido, aplicado a los signos en debate, es evidente que no existe confusión de este tipo, debido a que ellos al ser caprichosos o de fantasía, no evocan ninguna característica específica en el público consumidor.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado,

contestó la demanda, se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y fundamentó su oposición, en esencia, en lo siguiente: Señaló que la decisión relativa a la negativa de registro de la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” (nominativa) para distinguir los productos de la clase 5ª de la nomenclatura vigente, solicitada por la actora, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido procedo y el derecho de defensa. Manifestó que del examen efectuado sobre la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” (nominativa) frente a las marcas registradas “PERTRIN” y “SPERTIN” (nominativas), se concluyó que es clara la similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Agregó que tales semejanzas resaltan por cuanto la marca solicitada está reproduciendo de manera sutil las marcas registradas, sin que la expresión “CHEMOTECNICA” le dé la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que las marcas en conflicto amparan los mismos productos de la clase 5ª internacional. Adujo que en el caso bajo estudio es evidente que predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales “SIPERTRIN” solicitada y “PERTRIN” y “SPERTIN” registradas, además de que es evidente que la sociedad actora agregó la expresión “CHEMOTECNICA” para obtener el término “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” la cual es innegablemente similar a las marcas registradas.

Expresó que es latente la posibilidad de confusión en el público consumidor impidiendo cualquier posibilidad de una coexistencia pacífica entre las marcas evidentemente similares y mucho más cuando protegen servicios y productos que son conexos competitivamente. Indicó que existe similitud fonética en la medida en que se presenta principalmente la utilización de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia es la expresión “CHEMOTECNICA” lo que no otorga distintividad. Aseveró que de igual forma se presenta similitud gráfica, pues de la observación inmediata del signo, el consumidor no alcanza a realizar el análisis correspondiente y en cambio sí lo induce en error, máxime si se trata de productos para la misma clase. El Tribunal Andino ha manifestado “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo que conduzca a esa conclusión por la sola identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas”. Finalmente, concluyó que los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre las marcas y no violentan normas de carácter supranacional, como lo aduce la demandante. (Folios 162 a 169 del expediente). II.1.2. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., tercera interesada en el proceso, a través de apoderada contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos: Transcribió el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina e indicó que a efectos de que se proceda a registrar una marca, dichas normas exigen que se trate de signos perceptibles, suficientemente distinitivos y susceptibles de representación gráfica, características que no encontró la Superintendencia de Industria y Comercio, quien al confrontar la solicitud de registro con la normativa reguladora del tema, demostró que era improcedente su registro. Alegó que los actos acusados, antes de vulnerar las normas, lo que hicieron fue acatarlas, pues el funcionario debió negar su registro, lo cual no hizo en forma arbitraria ni caprichosa, sino mediando un análisis legal, doctrinario, jurisprudencial, ya que una de las características de una marca es que ésta sea distintiva, es decir que pueda diferenciar los productos de un competidor con los productos de otros, por lo tanto la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA” no tiene la suficiente fuerza distintiva y no cumple con las características mínimas exigidas por la ley marcaria para que un signo pueda ser registrado como marca. Expresó que al hacer una simple comparación entre las marcas en debate, se demuestra que las mismas son idénticas entre sí, por lo cual no hay elementos de distintividad en la marca aquí discutida. SIPERTRIN (Marca Solicitada) PERTRIN (Marca Registrada) Reiteró que teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la expresión “SIPERTRIN” de la Clase 5ª, no posee la suficiente fuerza distintiva, puesto que no se puede diferenciar los productos de la solicitante de los de LAFRANCOL, lo cual induce a error al público consumidor.

Manifestó que al ser pronunciadas en forma sucesiva las marcas en cuestión, se concluye que el sonido que producen al oído humano es semejante, por lo cual no pueden coexistir en el mercado sin inconveniente de confusión entre dichas expresiones. Adujo que el Tribunal Andino ha manifestado que las consecuencias de autorizar el registro de un signo con riesgo de confusión se refieren, entre otras, a que la marca carecería de utilidad, pues ésta lo que busca es proteger la inversión que el titular del signo ha efectuado para la obtención de una clientela, lo cual lo hace acreedor de una preferencia del público consumidor. Aseveró que de concederse la marca solicitada, se perjudicaría a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., quien lleva comercializando productos con esta marca por varios años, lo cual no sería justo, ya que dicha sociedad tiene un derecho prioritario para el uso de la expresión “PERTRIN” y además porque se permitiría una confusión entre los consumidores. Afirmó que la sociedad CHEMOTECNICA S.A. se está aprovechando del buen nombre que tiene la sociedad LAFRANCOL S.A. y de la tradición de sus productos. Alegó que las marcas son prácticamente iguales, pues la sociedad actora lo que hizo fue agregar las letras “SI” a la marca ya registrada al comienzo de la expresión, para tratar de ocultar la copia, lo cual no ofrece distintividad alguna. Indicó que desde el punto de vista conceptual, existe más similitud, en virtud de que se trata de expresiones de fantasía por carecer de contenido conceptual, lo

cual implica grandes esfuerzos de su titular al imponerla en el mercado y el conseguir que sus consumidores se habitúen a ella y sea fácilmente recordada, pues “la marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo. Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos, que una palabra de fantasía”. Señaló que la expresión “PERTRIN” es de fantasía, por lo tanto no es casualidad que la sociedad CHEMOTECNICA S.A. haya decidido utilizar esta expresión de fantasía, que no tiene ningún significado en particular. (Folios 139 a 159 del expediente).

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

En esta etapa procesal e señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: En el sub-lite la sociedad CHEMOTECNICA S.A. solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 39729 de 12 de diciembre de 2002, 08903 de 31 de marzo de 2003 y 11642 de 29 de abril de 2003, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “SIPERTRIN CHEMOTECNICA”, para la Clase 5ª Internacional, por considerar que dicho signo presenta una clara similitud gráfica, fonética y carece de la distintividad suficiente para diferenciarse en el mercado frente a las marcas registradas “PERTRIN” y

“SPERTIN”.

La sociedad actora estima que mediante los actos acusados, la entidad demandada violó los artículos 134 y 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, que prevén lo siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)” Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso - Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A.-, considera que de la simple comparación entre las marcas en debate, se demuestra que las mismas son idénticas entre sí, debido a la falta de elementos de distintividad, pues CHEMOTECNICA S.A lo único que hizo fue agregar las letras “SI” a la marca ya registrada al comienzo de la expresión; además de que se trata de signos de fantasía, es decir que no tienen

un contenido conceptual, lo cual implica grandes esfuerzos de su titular para imponerla en el mercado. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la Interpretación Prejudicial 92-IP-2009, rendida en este proceso, concluyó: “(…) Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: (…) En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: ‘Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.’ Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. Así mismo se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la

capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos del mercado. (…) El artículo a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de La Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos según su grado de notoriedad. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. (…) La similitud ortográfica. Se da por semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la

apalabra o palabras, el número sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, yt cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. … La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…) En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los

signos denominativos SIPERTRIN CHEMOTÉCNICA y PERTRIN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre los signos denominativos y denominativos compuestos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  …  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. (…) Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: ‘En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de … la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial … (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.’

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: ‘Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por la confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede percibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura – curativa personal-, según la cual un gran número de pacientes se autorrecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la autorrecetación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los signos. (…) Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede

causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (…) Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que alguno de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que puedan causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque evitar posibles confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de lo