CE-11001-03-24-000-2003-00456-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca mixta MI BUÑUELO DE LA 80 y el signo mixto MI BUÑUELO PAISA PÍDALO CANTANDO / EXPRESIÓN GENÉRICA – Mi buñuelo al designar uno de los productos específicos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Paisa: en las marcas de los productos alimenticios originados en los departamentos de Antioquia y el viejo Caldas / REGISTRO MARCARIO – Procedencia del signo mixto MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca MI BUÑUELO DE LA 80 De manera, que el cotejo debe realizarse entre las partículas adicionales “PIDALO CANTANDO” del signo mixto “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO” y “DE LA 80” de la marca mixta registrada “BUÑUELOS DE LA 80”, como acertadamente lo indican los actos administrativos revocados por la Resolución acusada, ya que como se dijo, las demás palabras son genéricas y, el vocablo “PAISA”, es de uso común. Además, contrario a lo que afirma la Entidad demandada, en el acto administrativo acusado, los elementos gráficos de ambas marcas, son secundarios a sus denominaciones, que a juicio de la Sala, son irrelevantes en el análisis, más aún, si se considera que la única semejanza es el muñeco, cuya partícula de dichos elementos figurativos no contribuye a concluir que por tal similitud carezca

de distintividad la marca denegada. Ahora bien, entre las expresiones PIDALO CANTANDO y DE LA 80, basta con decir, que no se encuentran semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, que generen confundibilidad alguna. En este orden de ideas, la Sala estima que el signo mixto “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO” o mejor aún, como se había concedido inicialmente, esto es: “PIDALO CANTANDO” (las demás palabras son explicativas), no genera riesgo de confusión directa o indirecta o de asociación que le impida ser registrado como marca para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] En consecuencia, la Sala decretará la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

SÍNTESIS DEL CASO: Los ciudadanos Alejandro Castaño Cano y Luz Dary Marín Gallo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, demandaron la Resolución número 15942 de 9 de junio de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución núm. 6210 de 28 de febrero de 2003 que había concedido el registro de la marca mixta “PIDALO CANTANDO + GRÁFICA” (las demás palabras: MI BUÑUELO PAISA, son explicativas) a favor de los demandantes, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad del acto acusado y ordenó

conceder el registro de la marca.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de octubre de 1999, Radicación 4644; de 3 de febrero de 2000, Radicación 5198, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; de 17 de agosto de 2006, Radicación 2004-00008, C.P. Martha Sofia Sanz Tobon; y de 23 de mayo de 2003, Radicación

1999-05958, C.P. Camilo Arciniegas Andrade FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00456-01

Actor: ALEJANDRO CASTAÑO CANO Y OTRA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Los señores ALEJANDRO CASTAÑO CANO Y LUZ DARY MARÍN GALLO, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la

declaratoria de nulidad de la Resolución número 15942 de 9 de junio de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve un recurso de apelación y revoca la Resolución núm. 6210 de 28 de febrero de 2003 que había concedido el registro de la marca mixta “PIDALO CANTANDO + GRÁFICA” (las demás palabras: MI BUÑUELO PAISA, son explicativas), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 6 de agosto de 2003 los señores ALEJANDRO CASTAÑO CANO y LUZ DARY MARÍN GALLO, solicitaron el registro de la marca mixta “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002. El señor EUGENIO ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR, se opuso al registro del citado signo con base en la marca “MI BUÑUELO DE LA 80” registrada bajo el Certificado núm. 250.617, clase 30 Internacional. Así mismo, la sociedad MARS, INCORPORATED, mediante apoderado presentó demanda de oposición contra la solicitud de registro de la antedicha marca, con fundamento en la marca FIGURATIVA, Certificado núm. 155.979, clase 30 y la marca mixta “M”,

Certificado núm. 253.465, clase 30 Internacional. I.1.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 6210 de 28 de febrero de 2003, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo mixto “PIDALO CANTANDO” (las demás expresiones irán como explicativas), clase 30 Internacional a favor de los señores ALEJANDRO CASTAÑO CANO y LUZ

DARY MARÍN GALLO.

I.1.4. El 25 de marzo de 2003, el apoderado del señor EUGENIO ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. La División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución 11502 de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución núm. 6210 de 28 de febrero de 2003 y concedió el recurso de apelación. I.1.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 15942 de 9 de junio de 2003, resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando el acto recurrido, donde declara infundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INCORPORATED, fundada la oposición del señor EUGENIO ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR, y niega el registro de la marca mixta solicitada “PIDALO CANTANDO” (las demás expresiones irán como explicativas), clase 30

Internacional. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Considera vulnerados los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que el signo mixto “PIDALO CANTANDO” (las demás expresiones irán como explicativas) es perceptible por los sentidos. Igualmente, es susceptible de representación gráfica. Agrega que los anteriores razonamientos se encuentran respaldados por la misma Superintendencia en los actos administrativos expedidos por la División de Signos Distintivos, al considerar que no existen semejanzas con las marcas fundamento de la oposición. I.2.2. Sostiene que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no existen semejanzas entre las marcas “PIDALO CANTANDO” (las demás expresiones irán como explicativas) y “MI BUÑUELO DE LA 80” que puedan inducir al público consumidor a error o confusión. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en

esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO” (mixta), frente a la marca registrada “MI BUÑUELO DE LA 80” (mixta), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Añade que entre las expresiones en conflicto existen semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético, ya que la marca solicitada esta reproduciendo parte de la marca registrada y el hecho de agregarle las palabras PIDALO CANTANDO, de ninguna manera le da a la citada marca la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los mismos productos de la clase 30 Internacional. Indica que en consecuencia es latente la posibilidad de confusión en el público consumidor y de una coexistencia no pacífica entre las mismas. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 117). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el

cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO y la marca mixta MI BUÑUELO DE LA 80. “SEGUNDO: En la comparación entre un signo mixto y otro gráfico, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el primero generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el elemento decisivo. Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confundibilidad con el signo figurativo. En caso de que el elemento predominante en el signo mixto sea el gráfico, el examen de confundibilidad deberá hacerse atendiendo los aspectos gráfico y conceptual, siendo que, por lo general, este último es el que prevalece. “TERCERO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por expresiones genéricas, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes” (folios 148 y 149). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 84-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la

interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio, el artículo 135 literal f) ibídem. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un

riesgo de confusión o de asociación; (…)”. La Resolución 6210 de 28 de febrero de 2003, la cual fue confirmada por la Resolución núm. 11502 de 29 de abril de 2003 expedidas por la División de Signos Distintivos, se fundamentó para declarar infundadas las oposiciones presentadas por los señores EUGENIO ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR y la sociedad MARS INCORPORATED y conceder la marca mixta “PIDALO CANTANDO” (las demás expresiones son explicativas), clase 30 Internacional, en lo siguiente: “(…) En el caso que nos ocupa se trata de resolver el conflicto entre las denominaciones MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO (mixta), MI BUÑUELO DE LA 80, FIGURATIVA de un muñeco redondo y M (mixtas). La comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. Cabe aclarar que cuando se debe comparar denominaciones que incluyen términos o expresiones genéricas o descriptivas, estas deben quedar excluidas del análisis de confundibilidad, puesto que por su naturaleza son denominaciones las cuales no son susceptibles de propiedad monopolizada por un solo empresario o titular de marca, debido al precedente argumento dichas denominaciones no otorgan distintividad. 3 Por lo tanto, si un opositor cifra la confundibilidad en la semejanza con una expresión de carácter genérico o descriptivo, tal argumento de carece de fundamento. Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta

oficina considera que entre el signo MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO y la marca MI BUÑUELO DE LA 80, no existe confundibilidad, toda vez que coinciden en una expresión explicativa de libre utilización por cualquiera. En efecto, la expresión MI BUÑUELO es genérica para la clase de productos que pretende distinguir. De esta forma no puede proceder la administración a comparar los elementos descriptivos o genéricos de una marca con los de otra, pues de ellos es necesario prescindir en el momento de la comparación. Ahora bien, la parte de los signos que realmente hay que comparar son las expresiones PIDALO CANTANDO y de LA 80, sobre los que no existe ningún tipo de semejanza (…). De otro lado en relación con las marcas FIGURATIVA de un muñeco redondo y M opositoras, de un lado es preciso decir que la denominación del solicitado por ser mas extensa que la M opositora no presenta asomo de confundibilidad teniendo en cuenta que no hay coincidencia de ningún elemento denominativo (…). Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que el signo MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO y el nombre y enseña comercial MI BUÑUELO DE LA 80 no existen semejanzas de forma que el consumidor se confunda o que surja riesgo de asociación (…). Así las cosas, encontramos que entre el signo objeto de la solicitud MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO y las marcas FIGURATIVAS de un muñeco redondo y M, no se presenta ninguno de los supuestos…, esto es, reproducción, imitación,

traducción, transliteración o trascripción; por lo que nos relevamos de continuar con el análisis de notoriedad, en tanto sería irrelevante su estudio (…) RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundadas las oposiciones mencionadas en la parte considerativa de ésta resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: PIDALO CANTANDO (Mixta) Según modelo adjunto. Las demás expresiones se entenderán como explicativas. Para distinguir: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, comestibles, helados, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo en la clase 30 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza (…)” (folios 15 a 21). La Resolución 015942 de 9 de junio de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual revoca la decisión adoptada, se basó para declarar fundada la oposición presentada por el señor EUGENIO ALBERTO ESCOBAR ESCOBAR y negar el registro de la marca mixta “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO” clase 30 Internacional, en lo siguiente: “Así las cosas… encontramos que entre el signo MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO (mixto) y la marca registrada MI BUÑUELO DE LA 80 existen semejanzas, las cuales originan confusión entre los signos, no permitiendo al consumidor poder diferenciar una marca de la otra. En efecto se aprecia

claramente que los signos solicitados contienen elementos de carácter genérico, por lo tanto su distintividad radica en los elementos adicionales. Así las cosas consideramos que las semejanzas existentes se presentan debido a los elementos gráficos de cada signo y mas concretamente en la figura del buñuelo la cual es muy similar en cada signo… En cuanto a los elementos nominativos que los integran, consideramos que no le otorgan distintividad al signo, ya que la expresión MI, también se encuentra en la marca registrada, y la expresión PIDALO CANTANDO, no logra imprimirle la distintividad requerida para diferenciarlo de la marca registrada (…). …las pruebas aportadas por el opositor Eugenio Escobar Escobar, no cumplen con el primer presupuesto establecido, es decir que su uso sea personal, ya que las pruebas que obran en el expediente son recibos y facturas expedidos por diferentes establecimientos de comercio que se encuentran a nombre de diferentes titulares, tales como, María Victoria González, Leonel Escobar, Martha Escobar, Olga Lucía Escobar y Margarita Escobar. (…) RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución 6210 de 2003. ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 6210 de 2003, en cuanto declara infundada la oposición presentada por la sociedad Mars Incorporated. ARTÍCULO TERCERO. Declarar fundada la oposición presentada por el señor Eugenio Alberto Escobar Escobar. ARTÍCULO CUARTO. Negar el registro de la marca solicitada MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO, solicitado por los señores Alejandro Castaño Cano y

Luz Dary Gallón (…)” (folios 28 a 34). Al respecto, El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió a la comparación que debe efectuarse entre marcas compuestas y mixtas, en los siguientes términos: “Para realizar la comparación entre dos marcas mixtas el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada una de ellas. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico el cotejo tendrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: (…)’ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y s idéntica o muy difícil de

distinguir. (…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva par fijar la sonoridad de una denominación. (…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. Fernández Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984, Págs. 199 y SS.’. En este orden de ideas…el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO y la marca mixta MI BUÑUELO DE LA 80, que ambos casos se refieren a productos de la clase 30 analizando si existen semejanzas suficientes o identidad, capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca” (folios 144 y 145). Los signos mixtos en disputa, presentan las siguientes características: La marca de la actora es un rectángulo que contiene la denominación “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO”, el cual se encuentra acompañado del elemento gráfico consistente en un pentagrama musical y un muñeco redondo con

ojos, boca, pies y una mano, cuya expresión refleja que está cantando, mientras que la marca cuestionada es un rombo que posee la denominación “MI BUÑUELO DE LA 80”, acompañada de un muñeco redondo con gorra de chef, ojos, boca, pies y manos, el cual se encuentra sonriente. Además, se aprecia que los colores aplicados en una y otra marca son muy diferentes, y que en ambas la expresión “MI BUÑUELO”, es de mayor tamaño que las demás palabras, como también la palabra “PAISA” de la marca cuestionada. De las marcas en conflicto se observa que el elemento que prevalece es, sin duda alguna, el denominativo, pues es el que llega a la mente del consumidor de una manera más fácil, dado que los signos en disputa tienen que ver con los productos de alimentos de la clase 30 Internacional, que usualmente se adquieren oralmente. De manera, que el análisis efectuado en la Resolución acusada es equivocado, pues parte de la base de la denominación del signo “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO”, para concluir que como el signo solicitado contiene elementos de carácter genérico, entonces, el elemento gráfico adicional es el que debe examinarse, el cual es semejante al de la marca registrada, ya que el vocablo MI, también se encuentra en dicha marca, y que la expresión PIDALO CANTANDO, no logra imprimirle la distintividad requerida para diferenciarlo de la marca registrada. Omitiendo analizar que tal expresión está compuesta de dos verbos: PEDIR y CANTAR, perfectamente aplicables en cualquier marca de la clase 30, ya que el artículo 134 de la Decisión 486 permite la utilización de las

palabras o su combinación para distinguir productos o servicios en el mercado, como la que nos ocupa en esta oportunidad, siempre y cuando no incurra en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión, lo cual no sucede en el sub lite; pues la expresión PIDALO CANTANDO la cual fue concedida como marca por la Resolución 6210 de 28 de febrero de 2003, con la restricción de que las demás palabras: MI BUÑUELO PAISA, son explicativas, no está prohibida por la normativa comunitaria, en virtud de que no es genérica, descriptiva ni de uso común para los productos de la clase 30 Internacional, como tampoco para clases relacionadas. Ahora bien, teniendo en cuenta que tales marcas, son compuestas, es preciso, tal como lo anota el Tribunal Andino, aplicar las reglas que ha establecido la doctrina, respecto a las denominaciones de las marcas y, en especial, examinar los vocablos que componen el signo cuestionado con el objeto de establecer si es lo suficientemente distintivo para ser registrado como marca. La Sala estima pertinente recoger, para este caso, las reglas adoptadas en providencias anteriores sobre eventos similares1, como son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

-Adicionalmente debe mencionarse que la supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la marca compuesta, es preciso desde ya determinar cuál de los vocablos, obviamente sin fraccionar el signo, tienen la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva o, en su defecto, confusa frente al consumidor y la competencia. La denominación “MI BUÑUELO PAISA PIDALO CANTANDO” de la marca acusada frente a la de la marca registrada “MI BUÑUELO DE LA 80”, se observa, 1 Sentencias de 14 de octubre de 1999, exp. 4644, actora ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198, actora Sociedad FRISBY LTDA., magistrado ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA. como ya se dijo, que coinciden en la expresión “MI BUÑUELO”, frase que, sin duda alguna, es genérica, toda vez que designa uno de los productos específicos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, el buñuelo es una masa de harina que se fríe en abundante aceite. La masa de harina puede mezclarse con agua, leche, huevo o levadura. Puede llevar un relleno salado o dulce, por ejemplo pescado o manzana2. Respecto a las expresiones genéricas, el Tribunal de Justicia Andino, en su interpretación prejudicial 84-IP-2007 de 15 de agosto de 2007 allegada a este

proceso, sostiene: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por expresiones genéricas, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras genéricas y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando” (folio 147 y 148) El subrayado es de la Sala. En efecto, ante la pregunta ¿qué es? la respuesta es “MI BUÑUELO…”, expresión que indudablemente está señalando el producto denominado gastronómicamente: BUÑUELO, cuestión que es corroborada, al estar designada dentro de los productos específicos de la marca mixta registrada “MI BUÑUELO DE LA 80”, de acuerdo con la prueba que obra a folio 102, la cual señala: 2 “Es una preparación de la comida mediterránea muy antigua. En algunos países de América Colombia, Ecuador, México los buñuelos forman parte de la cena de Navidad, junto a las natillas. En Colombia, por ejemplo, se suele juntar una medida de queso fresco molido, huevos, harina de maíz (o maicena) con un poco de almidón y azúcar. Mezclando todos esos ingredient