CE-11001-03-24-000-2003-00458-01-2013

INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – Necesidad de demandar los actos que deciden los recursos de la vía gubernativa Sin embargo, no se demandó la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm. 024933 de 29 de agosto de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra la Resolución núm. 016857 del 25 de junio del 2003, en el sentido de confirmar lo allí decidido, incumpliéndose de esta forma con el deber establecido en el artículo 138 del C.C.A. de individualizar con toda precisión el acto cuya nulidad se pretende, carga que impone demandar también los actos que deciden los recursos de la vía gubernativa interpuestos contra el acto definitivo cuando, como aquí ocurre, éstos confirman dicho acto.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 137 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 138

NOTA DE RELATORIA: Necesidad de demandar todos los actos de la vía gubernativa, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de septiembre

de 2009, Rad. 1998-00528, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00458-01

Actor: HERCAS LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la sociedad HERCAS LIMITADA, contra las Resoluciones números 016857 del 25 de junio del 2003 y 27238 del 25 de septiembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad VITTORIA S.P.A. y se negó el registro de la marca VICTORIA (mixta) solicitada por la demandante para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó dicha decisión, al resolverse el recurso subsidiario de apelación formulado contra aquella.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 016857 del 25 de junio del 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca VICTORIA (mixta) solicitada por la demandante para distinguir productos de

la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución núm. 27238 del 25 de septiembre de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se confirmó dicha decisión, al resolverse el recurso subsidiario de apelación formulado contra aquella. 1.1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el reembolso de la suma cancelada para efectos del registro de la marca solicitada, así como el pago de una indemnización a favor de la demandante por concepto de los gastos en que se incurrió para la presentación de los recursos de vía gubernativa, tasados en trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000.oo). 1.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes señalados en la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 17 de mayo de 2002, antes de presentar la solicitud del signo VICTORIA (mixto), la sociedad demandante solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio una certificación sobre los registros o solicitudes, entre otros, del signo VICTORIA. 1.2.2. A dicha solicitud respondió la Superintendencia de Industria y Comercio, certificando que verificada la base de datos y los archivos de la entidad no se encontró registrada ni en trámite la expresión VICTORIA, como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.3. Recibida tal certificación, HERCAS LIMITADA solicitó el 4 de junio de 2002

el registro de la marca VICTORIA (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4. Una vez se publicó la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 528 de 2003, la sociedad VITTORIA S.P.A. formuló demanda de observación, fundada en que marca solicitada era confundible con la marca VITTORIA (mixta) de su propiedad, que ampara también productos de la Clase 12. 1.2.5. La mencionada demanda de oposición no le fue notificada a la sociedad HERCAS LIMITADA, en los términos del artículo 123 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual no pudo ejercer su derecho de defensa. 1.2.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud y las observaciones a las que se hizo alusión, declaró fundada la oposición de la sociedad VITTORIA S.P.A. y negó el registro solicitado por la sociedad demandante mediante la Resolución núm. 016857 del 25 de junio de 2003. 1.2.7. Contra la anterior Resolución la sociedad HERCAS LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. 1.2.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la resolución impugnada, por medio de la Resolución núm. 27238 del 25 de septiembre de 2003, de la cual se notificó la demandante el día 27 de octubre de 2003. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación.

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y 123 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de tales normas, afirmó que la Administración incurrió en infracción al debido proceso administrativo, ya que omitió la notificación a la demandante -como solicitante de la marca VICTORIAdel escrito de oposición a la misma presentado por la firma VITTORIA S.P.A., tal como lo ordena el artículo 123 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por cual no tuvo la oportunidad de conocer los argumentos del opositor y por lo tanto no pudo ejercer su derecho a la defensa. Anotó, igualmente, que se vulneró el debido proceso, al no tenerse en cuenta la certificación expedida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la cual no se encontraba ni en trámite ni registrado el término

VICTORIA.

Expresó, de otro lado, que “… no podrá haber riesgo de confusión o de asociación, si tomamos en cuenta la parte fonética y gramatical de los significados de los signos distintivos VICTORIA y VITTORIA, además […] los términos en mención provienen de dos idiomas diferentes: CASTELLANO vs ITALIANO”; y que “[p]or consiguiente, grafológicamente y gramaticalmente, no tienen la misma escritura, en cuanto a la forma y tamaño del contenido de los signos, existiendo además dos consonantes diferentes como V y T, y la inexistencia de homonimia en su significado o escritura […]”. Agregó que “[…] si bien analizamos que significativamente en nuestro lenguaje

castellano no existe el significado VITTORIA, siendo ésta una expresión ajena a nuestro idioma; la denominación VITTORIA, cuyo origen proviene del idioma italiano, no podría existir riesgo de confusión o asociación, si hacemos un enfoque a nivel comparativo de las marcas solicitadas y registradas en la existencia de semejanza o identidad de los productos, en la parte visual, ortográfica, conceptual o auditiva, observamos que en la marca solicitada VICTORIA, cuyo significado lo podemos traducir en éxito, triunfo. Fonéticamente, no tienen la misma entonación VITTORIA (italiano) que decir VICTORIA (español)”. Señaló que “[…] si llevamos las dos denominaciones VITTORIA, se encuentra en la categoría mixta, siendo esta claramente nominativa, cuya expresión no contiene sino únicamente la modificación en la letra V, que es el logotipo de un gancho o chulo que acompaña a las demás palabras”, en tanto que “[l]a marca solicitada está comprendida por un logotipo de un hombre con las manos en alto en señal de triunfo, levantando una llama en los dedos, hace señalización de la letra V de VICTORIA, denominándose así en la categoría de mixta, por contener además del logotipo la expresión VICTORIA en una cinta amarilla, analizando de esa manera no hay ningún tipo de riesgo de asociación o confusión”. Finalmente, indicó que aunque los productos que se pretenden distinguir están comprendidos en la Clase 12, lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la certificación que expidió, fue la que de alguna manera indujo a la demandante a realizar el trámite del registro de la marca VICTORIA.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando en defensa del acto acusado que el signo VICTORIA sobre el cual se pretende el registro, carece de distintividad, pues reproduce la percepción auditiva, fonética y visual de la marca VITTORIA previamente registrada. Anotó que entre los signos en conflicto existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos. Precisó que la coexistencia de las marcas en conflicto generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada “VICTORIA” y la registrada “VITTORIA” amparan los mismos productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor internacional. Aseveró que las semejanzas de los signos confrontados generan la idea en el consumidor de los productos que distinguen provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares de las marcas, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede. Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda, en consideración a que ésta no se cumple debidamente el requisito de la individualización del acto acusado. Afirmó, en efecto, que no se presentaron en debida forma las pretensiones de la demanda, ya que no se demandaron como una unidad jurídica completa los actos administrativos a través de los cuales se negó el registro de la

marca VICTORIA, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 138 del C.C.A. 2.2. La firma VITTORIA S.P.A., tercero con interés directo en el proceso notificado legalmente de la demanda no la contestó. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso tanto la sociedad demandante como la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la demanda y en el escrito de contestación a ésta, respectivamente. También intervino la sociedad VITTORIA S.P.A., tercero con interés directo en el proceso, para solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda. Señaló esta sociedad en sustento de su petición, lo siguiente: i) que que son más las semejanzas que las diferencias que se presentan entre las marcas cotejadas, desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, pues ambas expresiones tienen el mismo número de sílabas, y la única diferencia se encuentra en el reemplazo de una consonante por otra, la que sin embargo tiene un valor fonético igual; ii) que aplicando la regla según la cual las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente, surge con claridad que el consumidor medio puede llegar a adquirir el producto identificado con la marca VICTORIA + GRÁFICA bajo la errada creencia de que se trata del producto identificado con la marca VITTORIA + GRÁFICA, lo que aumenta la posibilidad de confusión real de los mismos en el evento que se consienta su coexistencia en el mercado; iii) que los productos que distinguen las marcas no son productos de carácter suntuario

sino de consumo masivo, cuyo canal de comercialización es el mismo, como serían los almacenes destinados a la venta de artículos para motocicletas o bicicletas, talleres para la prestación del servicio técnico a motocicletas o bicicletas, donde se venden repuestos para los mismos, lo que inevitablemente genera un riesgo de confusión entre el público consumidor; iv) que, en ese orden, el consumidor medio, quien es el que adquiere esta clase de productos, va a enfrentarse con asociar el origen empresarial de uno y otro producto; y v) que pese a que las dos expresiones se encuentren escritas en idiomas distintos, la definición en ambos idiomas es la misma, lo que hace más evidente la ausencia del requisito de distintividad para que proceda el registro de la marca VICTORIA solicitada por la sociedad HERCAS LIMITADA. El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 128-IP-2011 de fecha 8 de febrero de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo VICTORIA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en

los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto con otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que

se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: La notificación consiste en comunicar a la persona interesada la existencia de dicho acto administrativo o, en el caso concreto, de actuación procesal, por lo tanto, constituye un requisito formal fundamental para la seguridad jurídica y una condición legal de la que depende la eficacia del acto o de la actuación procesal.

De esta manera, la Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, es la encargada de recibir las oposiciones que se presente sobre dicho signo y es la encargada de notificar de este hecho al solicitante de conforme lo exige la norma. V.- CONSIDERACIONES La excepción de ineptitud de la demanda En la contestación de la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio propuso la excepción de ineptitud de la demanda, en consideración a que ésta no cumple el requisito de individualizar el acto acusado. Señaló, en efecto, que no se presentaron en debida forma las pretensiones de la demanda, ya que no se demandaron como una unidad jurídica completa los actos administrativos a través de los cuales se negó el registro de la marca VICTORIA, de acuerdo con lo

ordenado en el artículo 138 del C.C.A. La Sala declarará probada la excepción propuesta, conforme a las siguientes consideraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo1 toda demanda que se formule ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe reunir los requisitos señalados en dicha normativa, entre ellos, el de indicar “lo que se demanda” (núm. 2). En armonía con esta norma, en el artículo 138 ibídem se precisa que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo éste se deberá “individualizar con toda precisión”, agregándose en esa misma dirección, en su inciso tercero, que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión” (se resalta). 1 Norma aplicable a este asunto por ser la vigente al momento de la interposición de la demanda. Según lo antes reseñado, en el presente asunto la sociedad HERCAS LIMITADA formula demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dirigiendo las pretensiones de nulidad solo contra la Resolución núm. 016857 del 25 de junio del 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad VITTORIA S.P.A. y se negó el registro de la marca VICTORIA (mixta) solicitada por la demandante para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y

contra la Resolución núm. 027238 del 25 de septiembre de 2003, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que desató el recurso de apelación formulado subsidiariamente contra aquella decisión, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa. Sin embargo, no se demandó la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm. 024933 de 29 de agosto de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra la Resolución núm. 016857 del 25 de junio del 2003, en el sentido de confirmar lo allí decidido, incumpliéndose de esta forma con el deber establecido en el artículo 138 del C.C.A. de individualizar con toda precisión el acto cuya nulidad se pretende, carga que impone demandar también los actos que deciden los recursos de la vía gubernativa interpuestos contra el acto definitivo cuando, como aquí ocurre, éstos confirman dicho acto. Para la Sala, esa situación efectivamente hace que la demanda sea sustancialmente inepta, tal como lo precisó en providencia de 10 de septiembre de 2009, en la cual rectificó la posición distinta que venía teniendo frente a situaciones como esa, según se lee en los siguientes apartes de dicha providencia, a saber: “La Sala había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, en los cuales se dijo que por no ser el recurso de reposición obligatorio, cuando éste es confirmatorio del acto principal, no

es obligatorio demandarlo, sin embargo, en el pronunciamiento de 10 de diciembre de 20082, se rectificó esta tesis jurisprudencial y se sostuvo: «[…] Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos 2 Expediente: 2006-117. Actora: Laboratorios Bussie S.A. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996 (Exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001(Actora: Servientrega Ltda., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp6929, Actora: Schulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar. Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138 del C.C.A. no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos acusados.» (negrilla fuera de texto) Por lo anterior, la Sala considera que la actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido el que resolvió el

recurso de reposición”.3 Por consiguiente, la excepción prospera por encontrarse probada y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DECLÁRASE PROBADA la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la entidad demandada, e INHÍBESE de pronunciarse sobre el fondo de la demanda.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 29 de agosto de 2013. 3 Sentencia de 10 de septiembre de 2009, expediente núm. 1998-0528, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso. Reiterada, entre otras, en sentencia de 18 de marzo de 2010 (Expediente núm. 11001 0324 000 2000 06149 01 -Acumulados números 6149, 7276 y 7277-), actor: Dentco, Inc, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCIA

GONZALEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA