CE-11001-03-24-000-2003-00465-01-2010

MARCA - Concepto / MARCAS - Reglas jurisprudenciales para determinar grado de confusión entre marcas Al respecto, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, así lo establece el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa. Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81

MARCAS DONALDS - Es una marca de fantasía / MARCA DONALDSExistencia de similitudes ortográficas y fonéticas con marca Mc Donalds / SIMILITUDES ORTOGRAFICA Y FONETICA - Existencia entre marcas Donald s y Mc Donalds

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existen semejanzas ortográfica y fonética. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de la marca “DONALD’S” tenga procedencia del apellido familiar, tal como lo expone a folios 48 a 49 del expediente, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor, sin que exista ilustración previa sobre la aludida información, que de por sí, para que tenga éxito, debe ser ampliamente divulgada y el signo notoriamente conocido, lo que no fue probado por la parte actora en el sub lite. La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que la única diferencia que se observa entre el signo cuestionado “DONALD’S” y la marca “McDONALD`S” previamente registrada, es la partícula “Mc”; es decir, la denominación del signo del actor, prácticamente se encuentra subsumido en la denominación de la marca opositora, veamos: DONALD’SMcDONALD`S DONALD’S-McDONALD`S DONALD’S-McDONALD`S. Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el aspecto auditivo, se presenta en la sílaba DO, y la terminación es la misma, NALD’S; además, como

ya se dijo, la partícula DONALD’S al considerarse en su totalidad una copia de la marca opositora, auditivamente son casi idénticas, siendo la única diferencia las letras M y C de la marca previamente registrada, cuya pronunciación es MAC, las cuales no constituyen un elemento diferenciador entre las mismas, veamos:

MACDÓNALDSDÓNALS MACDÓNALDSDÓNALS MACDÓNALDSDÓNALS.

MARCAS - Normativa que las rige es distinta a la que regula las enseñas comerciales / ENSEÑA COMERCIAL - Diferencia con marcas Por otra parte, el demandante alega que la no confundibilidad entre ambas marcas se encuentra probada judicialmente mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001. No obstante lo anterior, dicho argumento no viene al caso, ya que lo que fue dirimido por las enunciadas autoridades judiciales se trata de las enseñas comerciales de los titulares de las citadas marcas, que se rigen por normas comunitarias diferentes a las que regulan las marcas, particularmente, las interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales son de obligatorio cumplimiento. REGISTRO MARCARIO PREVIO - No constituye motivo para conceder nuevo registro / MARCA REGISTRADA - Derecho exclusivo de explotación no constituye derecho adquirido para obtener registro de nuevas marcas / MARCAS - Su registrabilidad no tiene en cuenta marcas previas del solicitante / REGISTRO MARCARIO - Presunción de legalidad del no demandado Igualmente alega la parte demandante, que tiene registradas y vigentes las

marcas “DONALD’S” clase 32, “DONALD’S PUNTO” clase 29, “DONALD’S PUNTO” clase 30, y el depósito del nombre comercial “DONALD’S”, con el objeto de demostrar que con el registro de tales denominaciones a su favor, puede perfectamente registrarse el signo “DONALD’S” como marca, clase 29. A este respecto, contrario a lo afirmado por el actor, no puede llegarse a semejante conclusión, pues se reitera lo que tantas veces ha sostenido esta Corporación, de que este aspecto no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las normas y de los actos acusados en este proceso, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas. Además, los derechos exclusivos que el demandante tiene para explotar sus marcas registradas, no constituyen un derecho adquirido para que el signo cuestionado sea registrado como marca, ya que de ser así se estaría permitiendo que cualquier persona que haga una variación a una marca registrada, no requiera el estudio de registrabilidad por parte de la Administración, sino que está última deba concederla, lo cual no solo es absurdo sino contrario a lo dispuesto en las normas comunitarias. Aunado a ello, resulta que las decisiones, sean estas erróneas o no, de las autoridades judiciales o administrativas en materia de signos distintivos, diferentes a las que se ventilan en esta oportunidad, no son objeto de análisis en este proceso, por no ser parte integral de los actos administrativos acusados. MARCA DONALS - Existencia de riesgo de confusión con marca Mc Donald

s / MARCA DONALDS - Su registro afecta origen empresarial de Mc Donald s registrada previamente como marca Así las cosas, para la Sala es claro que las marcas en conflicto son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico (visual) y fonético, aunado a ello, que dichos signos tienen una relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de que los sectores de mercado en que explotan sus marcas son idénticos, pues ambas marcas distinguen productos alimenticios contenidos en la citada clase. Además, se destaca que la finalidad de los productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos. Por lo tanto, debe concluirse que el signo cuestionado afecta el origen empresarial de la marca previamente registrada y, por ende, genera riesgo de confusión y de asociación al público consumidor. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que los actos administrativos de la Administración se expidieron conforme a las normas comunitarias e internas, estima esta Sala que la presunción de legalidad de los mismos no fue desvirtuado por la parte demandante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00465-01

Actor: JUAN LESLIE DONALD TORO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El señor JUAN LESLIE DONALD TORO, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 23739 de 26 de julio de 2002 y 14060 de 26 de mayo de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se niega el registro de la marca nominativa “DONALD’S” para la clase 29 de la Clasificación

Internacional de Niza. Además, solicita como restablecimiento del derecho se ordene conceder el registro de la aludida marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 14 de diciembre de 1994, el señor JUAN LESLIE DONALD TORO solicitó el registro de la marca nominativa “DONALD’S”, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 412. I.1.2. El 13 de marzo de 1995, la sociedad McDonald’s presentó demanda de oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en la marca de su titularidad “McDONALD’S”. I.1.3. Mediante Resolución núm. 23739 de 26 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca nominativa “DONALD’S”, clase 29, decisión

que fue impugnada por el actor el 21 de noviembre de 2002, interponiendo los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. I.1.4. Por medio de la Resolución núm. 2954 de 31 de enero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 23739 de 26 de julio de 2002, y en su lugar concede el registro de la marca nominativa solicitada. I.1.5. La sociedad opositora presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 2954 de 31 de enero de 2003. I.1.6. Mediante Resolución núm. 14060 de 26 de mayo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 2954 de 31 de enero de 2003, y en su lugar negó la solicitud de registro de la marca nominativa “DONALD’S”. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: En sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresa que tiene una tradición familiar desde el año 1923 aproximadamente, donde se han distinguido productos de bebidas y alimentos con el nombre familiar. Indica que tiene registradas y vigentes las marcas “DONALD’S” clase 32,

“DONALD’S PUNTO” clase 29, “DONALD’S PUNTO” clase 30, y el depósito del nombre comercial “DONALD’S”. Además, señala que no se puede pasar por alto que mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001, quedó establecido que no existen “…semejanzas gráficas, fonéticas o conceptuales entre los signos DONALD’S y MCDONALD’S y mucho menos que exista riesgo de confusión dentro del público consumidor” (folio 50). Sostiene que su signo ha coexistido pacíficamente con el signo “McDONALD’S” sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Afirma que con las Resoluciones demandadas se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que es claro que no existe ningún riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que la expresión McDONALD’S y el término DONALD’S al ser pronunciadas revelan un sonido diferente en la medida en que la primera es más extensa que la segunda, así mismo, la marca “DONALD’S” solicitada a registro cumple con la función principal de las marcas como es la distintividad ya que logra identificar los productos en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en los consumidores. Aduce que fue vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido denegar la oposición presentada y conceder el registro de la marca solicitada.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que efectuado el examen en conjunto del signo solicitado a registro, frente a la marca registrada, es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Afirma que la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, y el hecho de haberle suprimido la partícula “Mc” del signo registrado de ninguna manera le da a la marca del actor la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los mismos productos de la clase 29 Internacional. Expresa que contrario a lo afirmado por la parte actora, se presentaron observaciones, y por tal razón dando cumplimiento al artículo 150 de la Decisión 486, se realizó el examen de registrabilidad, mediante el cual se negó el registro de la marca solicitada. Sostiene que el hecho de haber obtenido el actor registros anteriores para el mismo signo y productos, no obliga a la Administración a conceder registros per se, del signo “DONALD’S” para distinguir productos de la clase 29 Internacional o conexos con esta clase. II.1.2. La sociedad McDONALD’S INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Manifiesta sobre los registros marcarios que el actor afirma poseer, que estos le

confieren derechos sobre las marcas tal y cual están registradas, y para los productos para los cuales fueron concedidos dichos registros. Por consiguiente, no es válido afirmar, por carecer de sustento legal, que los derechos que se desprenden de los certificados de registro de las marcas citadas en la demanda le confieran derechos adquiridos sobre la marca registrada, para identificar productos distintos de los amparados por los registros. Señala que en este caso se discute la posibilidad de coexistencia de las marcas “McDONALD’S” y “DONALD’S” para identificar productos de la clase 29. Dicha coexistencia ha sido negada por la Administración en las Resoluciones demandadas, y las decisiones judiciales que el actor cita para intentar desvirtuar la presunción de legalidad de tales actos administrativos no son de recibo, pues en ellas se discutieron temas diferentes a los aquí debatidos. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Se ordena correr traslado al Ministerio Público para que alegara de conclusión, quien guardó silencio al respecto. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento

correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada

Decisión.

3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto

de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los

productos que distingue la marca.

8. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

9. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

10. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis en cuanto a los requisitos y causales de irregistrabilidad de la Decisión 344 y, respecto a la oposición y su trámite conforme a las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución

debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

11. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión” (folios 271 a 273).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 146IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, toda vez que la solicitud del registro de la marca del actor, fue presentada el 14 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, se deberá interpretar el artículo 150 de la Decisión 486, así mismo, se interpretará de oficio los artículos 81, 83 literales a), d), e), y 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

DECISIÓN 486

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. En esencia, el problema que plantea la demandante es que no existe confusión de la marca “McDONALD’S” registrada frente a la marca denominativa “DONALD’S” de la actora, ambas de la clase 29, porque mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001, quedó establecido que no existen semejanzas gráficas, fonéticas o conceptuales entre dichos signos, y en

virtud de que su signo ha coexistido pacíficamente con el signo “McDONALD’S” sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Al respecto, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, así lo establece el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa. Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno). En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existen semejanzas ortográfica y fonética. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el

actor haya indicado que la denominación de la marca “DONALD’S” tenga procedencia del apellido familiar, tal como lo expone a folios 48 a 49 del expediente, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor, sin que exista ilustración previa sobre la aludida información, que de por sí, para que tenga éxito, debe ser ampliamente divulgada y el signo notoriamente conocido, lo que no fue probado por la parte actora en el sub lite. La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que la única diferencia que se observa entre el signo cuestionado “DONALD’S” y la marca “McDONALD`S” previamente registrada, es la partícula “Mc”; es decir, la denominación del signo del actor, prácticamente se encuentra subsumido en la denominación de la marca opositora, veamos: DONALD’S-McDONALD`S DONALD’S-McDONALD`S DONALD’S-McDONALD`S Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el aspecto auditivo, se presenta en la sílaba DO, y la terminación es la misma, NALD’S; además, como ya se dijo, la partícula DONALD’S al considerarse en su totalidad una copia de la marca opositora, auditivamente son casi idénticas, siendo la única diferencia las letras M y C de la marca previamente registrada, cuya pronunciación es MAC, las cuales no constituyen un elemento diferenciador entre las mismas, veamos:

MACDÓNALDSDÓNALS MACDÓNALDSDÓNALS MACDÓNALDSDÓNALS.

Por otra parte, el demandante alega que la no confundibilidad entre ambas marcas se encuentra probada judicialmente mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001. No obstante lo anterior, dicho argumento no viene al caso, ya que lo que fue dirimido por las enunciadas autoridades judiciales se trata de las enseñas comerciales de los titulares de las citadas marcas, que se rigen por normas comunitarias diferentes a las que regulan las marcas, particularmente, las interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Igualmente alega la parte demandante, que tiene registradas y vigentes las marcas “DONALD’S” clase 32, “DONALD’S PUNTO” clase 29, “DONALD’S PUNTO” clase 30, y el depósito del nombre comercial “DONALD’S”, con el objeto de demostrar que con el registro de tales denominaciones a su favor, puede perfectamente registrarse el signo “DONALD’S” como marca, clase 29. A este respecto, contrario a lo afirmado por el actor, no puede llegarse a semejante conclusión, pues se reitera lo que tantas veces ha sostenido esta Corporación, de que este aspecto no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, debiéndose circunscribir esta Corporación al a