CE-11001-03-24-000-2003-00507-01-2010

SIGNO DE FANTASÍA – Expresión SUNLESS / REGISTRO MARCARIO – Procedencia del registro del signo SUNLESS En el plenario no se aportó material alguno que sea indicativo en cualquier grado de que sea de uso común en el idioma castellano para designar esos productos, o que se use en el contexto de éste para referirse o denominar los productos de la clase 3ª, o describir alguna característica, propiedad, función, origen, cantidad, destino, de esos productos. Por lo tanto, se requiere un cierto nivel de conocimiento del idioma a que pertenece esa expresión, o cierta condición de experto en el mercado de los cosméticos para esperar de las respectivas personas la posibilidad de que conozcan el significado de la misma o, en todo caso, consultar fuentes de traducción que permitan llegar a ese significado y, aún en ese evento, el resultado tampoco es indicativo o demostrativo de que su traducción al Castellano sea descriptiva de los mencionados productos o que se utilice comúnmente para denominarlos en el mercado de los domésticos, pues no se sabe que las expresiones castellanas “estar sin luz del sol” o “productos que no requieren exposición al sol”, que la actora aduce como la significación del vocablo SUNLESS, o “sin sol”, como puede encontrarse en un diccionario de inglés, sirvan para denominar o describir los referidos productos. Si acaso tendría algún matiz de evocación o alegoría, pero circunscrita a los bronceadores bajo el entendimiento o la explicación que expone la actora, situación que ni cobija a todos los productos de la clase 3ª, ni encuadra en ninguna de las causales de

irregistrabilidad descrita en los literales e) y d) del artículo 812 de la Decisión 344. La única implicación de ese alcance evocativo parcial o limitado sería a lo sumo la de hacer de la marca en cuestión una marca débil respecto de los productos de esa clase, toda vez que los signos evocativos son susceptibles de registro, pero no pueden ser invocados para oponerlos a su uso en la conformación de marcas que se registren para productos de la misma clase. […] Al no estar incurso en esas causales de irregistrabilidad y no estar demostrado en el proceso que el signo SUNLESS carezca de distintividad por alguna otra circunstancia, la Sala no encuentra violados los artículos 81 y 82, literales e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Belleza Express S.A., interpuso demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para obtener la nulidad de la Resolución 5715 de 26 de febrero de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta) a favor de la sociedad Mulier Pharma S.A., para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 5715 de 2001 (26 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00507-01

Actor: BELLEZA EXPRESS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, solicita a la Sala que acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1. Declarar la nulidad de la Resolución Nº 5715 de 26 de febrero de 2001, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta), para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional. 1.2. Ordenar a la entidad demandada revocar la citada resolución y negar el registro de la mencionada marca, cancelar el certificado de registro respectivo, número 237627, y ordenar la publicación de la sentencia.

2. Hechos y omisiones de la demanda El memorialista relata que el 31 de julio de 2000, la sociedad Mulier Pharma S.A. solicitó el registro del signo SUNLESS (mixto) para distinguir productos cosméticos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, con resolución Nº 5715, de 26 de febrero de 2001, fue concedido el registro de la

marca SUNLESS (mixta) a nombre de Mulier Pharma S.A.

3. Normas violadas y concepto de la violación Invoca como violados los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, toda vez que al efectuar el estudio de distintividad del signo SUNLESS (mixto), la Superintendencia debió haber notado que la palabra “SUNLESS” es una expresión descriptiva usada comúnmente en el mercado de los cosméticos para informar a los consumidores de ciertos productos que se utilizan para lograr una apariencia bronceada sin que se requiera exposición alguna al sol, como quiera que la expresión SUNLESS es una palabra en inglés que significa “estar sin luz del sol”.

De igual forma, el hecho de que la misma se encuentre definida en los diccionarios de habla inglesa es indicativo de su falta de distintividad, ya que las palabras que se encuentran en los diccionarios son aquellas que están permitidas en el lenguaje común y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como marcas. El hecho de que el consumidor de productos cosméticos, especialmente el de bronceadores y autobronceadores, sea un consumidor con un grado mayor de conocimiento del habla inglesa que el consumidor promedio, ya que estos bienes no son adquiridos por mera necesidad sino con el objeto de embellecer la estética personal, hace muy probable que ese consumidor conozca el significado del término SUNLESS y lo asocie a “productos que no requieren exposición al sol”. Advierte que, la expresión “SUNLESS” es un término en el mercado de bronceadores y autobronceadores para describir productos cosméticos que no requieren exposición al sol, por lo tanto, el uso de esta palabra en los

mencionados artículos no cumple con la función de diferenciación que se requiere ya que apenas cumple con la función de describir la característica principal del producto. La Superintendencia de Industria y Comercio omitió aplicar el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que la marca “SUNLESS” (mixta) gozaba de suficiente distintividad. Por ello hubo indebida interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 al considerar que la marca SUNLESS (mixta) es distintiva cuando en realidad carece de toda distintividad. Al concederse la marca “SUNLESS” (mixta), la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que de haberse realizado un examen correcto de la distintividad de la marca, habría encontrado que el signo solicitado “SUNLESS” es descriptivo y, por lo tanto, no podría ser registrado. Concluye que SUNLESS no es apta para cumplir las funciones de los signos distintivos ya que no reúne los requisitos exigidos en la ley y en la jurisprudencia para el registro de marcas, por lo tanto, de concederse el registro de la marca, los comerciantes de productos cosméticos estarían impedidos de utilizar la expresión SUNLESS para informar al público consumidor sobre una característica de cierto tipo de productos, lo que claramente es contrario a la ley y vulnera el derecho a la libre y leal competencia.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que con la expedición de la resolución acusada en esta acción no se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales, supranacionales o legales que

rigen el tema del derecho marcario, como quiera que dicho acto fue expedido de conformidad con las atribuciones legales conferidas a esa entidad, especialmente en el Decreto 2153, de 1992 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que de los documentos obrantes en el expediente 00057157 de la actuación administrativa de la solicitud de registro de la marca SUNLESS (mixta) para distinguir productos de la Clase 03 solicitada por la sociedad Mulier Pharma S.A., se infiere que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Se refiere a los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, los cuales son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y sostiene que siguiendo los criterios anteriores, fundamentados en antecedentes jurisprudenciales y legales se hizo el análisis de la registrabilidad de la marca y se concluyó que la misma no contemplaba ninguna de las causales de irregistrabilidad de la legislación vigente, ni constituye una expresión descriptiva de los productos que se pretenden amparar con el signo, tal y como lo alega la parte demandante. Agrega también que los signos en idioma extranjero son susceptibles de registro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, que no formen parte del conocimiento común dentro del territorio en donde ha de comercializarse el producto o servicio, pues si ese signo no hace parte del conocimiento común entre

el público consumidor en el territorio donde esté siendo solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario. Que la parte demandante no demuestra de manera fehaciente que el signo SUNLESS forme parte del conocimiento común en el idioma castellano ya que las pruebas aportadas solo demuestran que la palabra SUNLESS es una palabra que se usa en idioma extranjero, pero no se prueba que ese mismo signo haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto. Finaliza expresando que con base en lo anterior y con fundamento en los criterios jurisprudenciales y legales mencionados anteriormente, la expresión SUNLESS para la Clase 03, contrario a lo que afirma la demandante, tiene la suficiente fuerza distintiva y no está contemplada en ninguna de las causales de irregistrabilidad de la norma andina. 2.- Mulier Pharma S.A., tercera con interés directo, no contestó la demanda. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción, certificaciones de registros e impresos publicitarios y de páginas de Internet donde se utiliza la expresión SUNLESS.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda, haciendo énfasis en que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó en detrimento del interés general al atribuir al signo solicitado “SUNLESS” requisitos que no tiene para poder ser registrado como marca, por considerarla descriptiva de los productos que distingue. Por lo demás, reitera los argumentos planteados en la demanda contra la registrabilidad del signo SUNLESS como marca para distinguir productos

de la clase 3, pues es una expresión común empleada en el mercado para referirse a los bronceadores que no requieren ningún tipo de exposición al sol.

2. La entidad demandada insiste en que se opone a las pretensiones de la demanda y en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folios 112 a 115).

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación no hizo pronunciamiento en el sub lite.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias, dada en el expediente núm. 116 IP 2008, que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y

susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83.

TERCERO: No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 82, literal a) de la misma Decisión.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien de que se trate. En sentido contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que transmitan indirectamente al consumidor una idea del bien protegido, siempre y cuando no conduzca a engaño a los medios comerciales o al público respecto de la procedencia y las características del producto identificado con la marca.

QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

SEXTO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la

nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación”. (folios 149 y 150)

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 5715 de 26 de febrero de 2001, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta), para distinguir productos de la clase 3ª de la

Clasificación Internacional.

2. Examen de los cargos Para el efecto se ha de considerar que la normatividad aplicable al sub lite es la pertinente de la Decisión 344 de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena

[artículos 81 y 82, literales a), d) y e)], debido a que la solicitud de registro de la marca en cuestión fue presentada el 31 de julio de 2000, atendiendo lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (pág. 141). 2. 1. El problema principal y la normatividad aplicable para su solución La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo SUNLESS es o no

descriptivo o de uso común en el mercado de los cosméticos para identificar los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, si en consecuencia, está o no incurso en la causal de registrabilidad señalada en el artículo 82, literales e) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que a la letra dicen: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” 2.2. Los productos de la clase 3ª. La clase 3 comprende “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentrificos.” 2.3. Relación del signo acusado con tales productos Confrontando la expresión SUNLESS con esos productos no se observa a simple vista una relación directa que pueda ser percibida por el consumidor común de éstos, menos cuando ese vocablo no pertenece al idioma Castellano, y no aparece que sea de común conocimiento en la población del país y fácilmente

asociada a su versión en castellano, de donde en principio habrá de ser tomada como signo o marca de fantasía. El material documental aportado como prueba por la actora, además de no ser idóneo para demostrar ese carácter de expresión de uso común que ella aduce, debido a que su contenido no está en idioma castellano y no se aportó traducción a éste, ratifica que pertenece a un idioma extranjero, específicamente al inglés. Contrario sensu, en el plenario no se aportó material alguno que sea indicativo en cualquier grado de que sea de uso común en el idioma castellano para designar esos productos, o que se use en el contexto de éste para referirse o denominar los productos de la clase 3ª, o describir alguna característica, propiedad, función, origen, cantidad, destino, de esos productos. Por lo tanto, se requiere un cierto nivel de conocimiento del idioma a que pertenece esa expresión, o cierta condición de experto en el mercado de los cosméticos para esperar de las respectivas personas la posibilidad de que conozcan el significado de la misma o, en todo caso, consultar fuentes de traducción que permitan llegar a ese significado y, aún en ese evento, el resultado tampoco es indicativo o demostrativo de que su traducción al Castellano sea descriptiva de los mencionados productos o que se utilice comúnmente para denominarlos en el mercado de los domésticos, pues no se sabe que las expresiones castellanas “estar sin luz del sol” o “productos que no requieren exposición al sol”, que la actora aduce como la significación del vocablo SUNLESS, o “sin sol”, como puede encontrarse en un diccionario de inglés, sirvan

para denominar o describir los referidos productos. Si acaso tendría algún matiz de evocación o alegoría, pero circunscrita a los bronceadores bajo el entendimiento o la explicación que expone la actora, situación que ni cobija a todos los productos de la clase 3ª, ni encuadra en ninguna de las causales de irregistrabilidad descrita en los literales e) y d) del artículo 812 de la Decisión 344. La única implicación de ese alcance evocativo parcial o limitado sería a lo sumo la de hacer de la marca en cuestión una marca débil respecto de los productos de esa clase, toda vez que los signos evocativos son susceptibles de registro, pero no pueden ser invocados para oponerlos a su uso en la conformación de marcas que se registren para productos de la misma clase.

3. Conclusión Al no estar incurso en esas causales de irregistrabilidad y no estar demostrado en el proceso que el signo SUNLESS carezca de distintividad por alguna otra circunstancia, la Sala no encuentra violados los artículos 81 y 82, literales e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de donde habrá de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NÍEGANSE las pretensiones de la demanda de la sociedad BELLEZA EXPRESS S.A. para que se declarara nula la Resolución núm. 5715 de 26 de febrero de

2001, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual concedió el registro de la marca SUNLESS (mixta), para productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional, a favor de la sociedad Mulier Pharma S.A. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 29 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO