CE-11001-03-24-000-2004-00004-01-2010

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra auto que negó el desistimiento de la acción / ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD – Procedencia de su desistimiento cuando las causales invocadas son las de la acción de nulidad relativa [E]s procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción […] El despacho respectivo debió aceptar el desistimiento, toda vez que de acuerdo con las causales invocadas por el actor, son las correspondientes a la acción de nulidad relativa, razón por la cual, se revocará la decisión recurrida, para que en su lugar, el Despacho sustanciador acepte el desistimiento, conforme a lo expuesto en este proveído.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 113 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE

LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00004-01

Actor: VIDEOSERPEL LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la Sociedad Videoserpel Ltd contra el auto del 23 de septiembre de 2009 proferido por el Consejero Ponente del asunto, doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en cuanto denegó la solicitud de desistimiento de la acción presentada por la sociedad actora. I.- Antecedentes La sociedad Videoserpel Ltd, por intermedio de apoderado judicial, formula demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en los artículos 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con miras a que se declare la nulidad de la resolución número 19353 del 14 de agosto de 2000, por la cual se concede el registro de la marca “TV TELEVIDA 42”, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que como consecuencia de dicha declaración se ordene a esa División negar el registro de la marca concedida a favor de la Fundación Santa Maria. Por medio del auto del 15 de julio de 2004 se admitió la demanda por reunir los requisitos legales. A folio 267 de este cuaderno obra la solicitud de desistimiento presentada por el apoderado de la sociedad actora, indicando que renuncia expresamente a las pretensiones alegadas dentro de la demanda. El 23 de noviembre de 2009, el Despacho sustanciador deniega la solicitud de desistimiento de la acción, al considerar que los actos administrativos emitidos por la Administración son de interés general y no particular, máxime si se tiene en cuenta, que las normas comunitarias exigen que los actos de concesión de

registro de marcas sean publicados en la Gaceta de Propiedad Industrial, para que cualquier persona pueda realizar eficazmente las funciones establecidas en dichas providencias y, que el papel fundamental del Consejo de Estado es pronunciarse o decidir acerca de la legalidad de los actos administrativos y no sobre los conflictos entre particulares, en materia de registro de marcas, con el propósito de dilucidar si con su expedición se afectan o no los intereses de los consumidores y de los competidores de un determinado mercado. Precisó que dado que la confusión que se ocasione entre dos marcas por ser idénticas o semejantes, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que genera y afecta el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado. II.- El recurso de súplica El apoderado de la Sociedad actora impugna el citado proveído y solicita que se revoque en su totalidad el auto y se admita el desistimiento, toda vez que, que si dentro de la acción de nulidad lo que se busca es anular un acto administrativo de carácter particular y concreto, que sólo atañe el interés de las partes en litigio, en cualquier momento el actor puede solicitarle a la administración de justicia su desistimiento, efecto que en ningún momento debe afectar el interés general, pues el contenido de la decisión versa sobre un acto administrativo de interés particular sobre todo cuando se habla de derechos exclusivos de propiedad industrial. Afirmó que respecto de los derechos de propiedad industrial, son derechos subjetivos, individuales, de derecho privado de contenido patrimonial, radicados en su titular y que obviamente ante una infracción, el ordenamiento jurídico le ofrece a

su titular los instrumentos procesales para su protección. Precisó que siendo la sociedad VIDEOSERPEL LTD, la titular de derechos de propiedad industrial, sobre las marcas Televisa en clase 35,38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, puede desistir de la acción. Concluyó que el objeto del desistimiento de la acción de nulidad, se fundamenta en un acuerdo previo entre la sociedad actora y el titular de la marca TV TELEVIDA 42 (tercero interesado). III.- Oposición al recurso Dentro del término de traslado del recurso señalado en el artículo 363 del C.P.C. no se presentó intervención alguna. IV.- Para resolver, SE CONSIDERA: 1.- A través del auto objeto del recurso ordinario que aquí se decide, de fecha 23 de noviembre de 2009, se resolvió el desistimiento de manera negativa. 2.- Para resolver lo pertinente, se advierte que en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse a aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta. En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, sui generis por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto. En el artículo 113 de la Decisión 3441 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se

estableció una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado. Según esta norma, “[l]a autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, (…)”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa Decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe. 3.- En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal Decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A. 4.- Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan,

aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas. En efecto, en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 se dispone lo siguiente: 1 Expedida el 29 de octubre de 1993. “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (negrillas y subrayas no originales) A partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones

procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado. 5.- Como consta en el expediente, la demanda que dio origen al proceso se instauró por la firma Videoserpel, Ltd en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con el fin de obtener la nulidad de la resolución núm.: 19353 del 14 de agosto de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se concedió el registro de una marca nominativa a favor de Fundación Santa María para distinguir los productos comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. En la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa. “A) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 6.- Es decir que la parte actora, conforme a la demanda, ejerce la acción de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, así las cosas, resulta procedente la manifestación de desistimiento, toda

vez que como lo ha señalado la Sala en distintas ocasiones esta acción, en principio objetiva, reviste de una naturaleza especial y sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros. En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción2. En efecto, en auto del 18 de diciembre de 20033 se admite la procedencia del desistimiento de la demanda en este tipo de asuntos en los siguientes términos: “La demanda que dio origen al proceso se instauró en ejercicio de la acción de nulidad, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 15147 de 20 de mayo de 2002, “Por la cual se concede un registro", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es preciso advertir que cuando se expidió el acto acusado y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1o. de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274. Cabe igualmente resaltar que esta Decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el Despacho que no obstante ello, la

2 Conforme lo prevé el artículo 15 del C.C. “podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia”. 3 Auto proferido en el expediente núm. 2003-00014 (8612), Actor: Syngenta Limited, Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta decisión se reitera el criterio expuesto por la Sala el 19 de marzo de 1996 en el expediente núm. 3348. acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas (artículo 136 de la Decisión 486), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “CALLISTO” y “PARAQUAT” impetró la nulidad del registro que concedió la marca “CALLIQUAT, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas. Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular, estima el Despacho que en este caso son válidas las precisiones que ha hecho la Sala en diferentes proveídos, verbigracia el de 19 de marzo de 1996 (expediente 3348), en que ha admitido la viabilidad del desistimiento en este tipo de acciones.” (Negrillas del texto original).

8.- En orden a lo anterior el despacho respectivo debió aceptar el desistimiento, toda vez que de acuerdo con las causales invocadas por el actor, son las correspondientes a la acción de nulidad relativa, razón por la cual, se revocará la decisión recurrida, para que en su lugar, el Despacho sustanciador acepte el desistimiento, conforme a lo expuesto en este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: REVOCAR el auto suplicado de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, y en su lugar el Magistrado ponente acepte el desistimiento de la demanda. Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22 de julio de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

GUSTAVO ZAFRA ROLDAN

Conjuez