CE-11001-03-24-000-2004-00010-01-2010

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Opera por el no pago de las tasas / CONDICIÓN RESOLUTORIA EXTINTIVA DEL DERECHO MARCARIO - Falta de pago de las tasas por renovación de la marca / CONDICIÓN RESOLUTORIA EXTINTIVA DEL DERECHO MARCARIO – La parte demandante no acreditó el pago de las tasas causadas por la expedición del título de renovación En este caso es oportuno resaltar que respecto de la marca en cuestión el uso de la misma, amén de que no aparece demostrado, está descartado pues, precisamente, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007 (Expediente 200300262, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), esta Corporación consideró ajustados a la legalidad los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio que declararon la caducidad del registro marcario CANALETA 43, pues la Resolución 5404 de 1992 que había concedido el registro condicionó el mismo a la «previa cancelación de los derechos que esta actuación causa» “de modo que la falta de pago de estos dentro del término legal era la condición extintiva para que, en forma unilateral, la Administración, en cualquier tiempo declarara su ocurrencia”. Enfatizó la Sala en que “…la Resolución 5404 de 1992 (30 de diciembre) quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993...” y “….Ante la inactividad de la actora la Administración declaró la ocurrencia de la condición resolutoria extintiva del derecho… y “…que el término establecido por el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 venció el 14 de abril de 1994, sin que la actora

acreditara el pago de las tasas causadas por la expedición del título de renovación”.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Eternit Colombiana S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó la Resolución 020927 de 28 de julio de 2003 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió un Recurso de Apelación, donde el acto acusado se había revocado dentro de la Resolución 1174 de 29 de abril de 2003, que había concedido el registro de la marca y en su lugar, denegó el registro de la marca Canaleta 43. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 6 de diciembre de 2007, Radicación 2003-00262, C.P. Camilo Arciniegas Andrade FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00010-01

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., a través de apoderado, instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener la

declaratoria de nulidad contra la Resolución núm. 020927 de 28 de julio de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- La empresa ETERNIT COLOMBIANA S.A., solicitó el día 24 de octubre de 2002, el registro de la marca CANALETA 43, para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.-Explicó que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 523 del 27 de diciembre de 2002, respecto de la cual LADRILLERA SANTAFE S.A. presentó una observación, indicando genericidad y descriptividad del signo, lo que impide que el mismo sea distintivo. 3.- Indicó que a través del acto acusado se revocó la Resolución 1174 de 29 de abril de 2003, que había concedido el registro de la marca y, en su lugar, se denegó. I.2.- La actora adujo, como sustento de sus pretensiones la violación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En su criterio, se violó el artículo 135, literal f) de la Decisión 486, el cual dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” Enfatizó que la marca en cuestión no es descriptiva y posee la suficiente fuerza distintiva para ser registrada. Que se trata de una expresión de fantasía que ostenta la distintividad intrínseca requerida para constituirse como tal. Que tampoco el signo es genérico, pues desde el punto de vista marcario, este es aquel cuyo significado equivale exactamente a la designación del producto con el cual se pretende identificar. Agregó que la norma a la cual se está haciendo referencia, impide el registro de los signos en los casos en que sean exclusivamente genéricos, lo que implica que si un signo se acompaña de otros elementos que le generan distintividad, el mismo puede ser registrado. Al respecto, indicó que el presente caso encuadra perfectamente en la anterior anotación, toda vez que la inclusión del número 43 le genera distintividad a la marca, así como ha sucedido con marcas como “1-AGRO” para abonos y “123 CHICLES” para confites. Adujo que el signo CANALETA 43 no constituye el nombre de producto alguno, pues aunque exista un alto grado evocativo, también hay suficiente fantasía para otorgarle la distintividad requerida. Manifestó, que tal y como lo ha indicado el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones, no es posible registrar una marca, con la denominación de uso general, pues de esa forma se establecería una relación entre el nombre y el producto de que se trata. En consecuencia, aseveró que la marca CANALETA 43 no corresponde al vocabulario general y que tampoco existe una relación entre el nombre y el producto que ofrece.

Sostuvo que para declarar el carácter genérico de una marca, no puede hacerse un análisis individual de cada una de las palabras que forman el mismo; que si se miran en conjunto puede desaparecer el carácter genérico por traducirse en una expresión con significado propio, tal y como ocurre con CANALETA 43. Manifestó que las marcas CANALETA 90 y CANALETA 43, han sido propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año de 1960, las cuales han ido adquiriendo un gran posicionamiento dentro del sector de la construcción en Colombia, gracias a la labor de mercadeo, promoción, calidad y publicidad que se ha llevado a cabo con los productos. Explicó, que fue ETERNIT COLOMBIANA S.A. la compañía que lanzó al mercado de la construcción el producto de cubierta denominado CANALETA y que para ese momento no existía en el mercado ningún elemento de construcción con ese nombre. Sostuvo que la marca CANALETA 43, en la clase 17, fue concedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 6127 de 27 de agosto de 1987. Añadió que la mencionada marca ha estado registrada por más de 15 años, tiempo durante el cual nadie discutió su existencia y menos la posibilidad de considerarla como genérica. Trae a colación el texto de los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486, así: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de

representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” “Artículo 135. No podrán registrase como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad.” Sostiene que la marca CANALETA 43, se ajusta a los presupuestos del artículo 134 de la Decisión y por otra parte, no se encuentra incursa dentro de la causal de falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento. Agregó que una marca puede otorgarse en los casos en que sea distintiva en si misma, carácter que se pierde cuando son signos genéricos o cuando se confunde con las ya existentes. Por último, mencionó que en el caso concreto se trata de una marca con un elemento genérico pero que es distintiva. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto, en síntesis, que no se incurrió en violación de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente, es aplicable válida y legalmente respecto del caso concreto, en el momento de expedirse el acto cuestionado. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y

Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; y que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros y tener la suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos amparados de los del resto del mercado. Añadió que el Tribunal Andino de Justicia ha mencionado que “la genericidad y descriptividad de un signo deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate”; y que “un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos (…) sólo puede constituirse en marca… si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.”. Que CANALETA 43 no puede registrarse como marca, pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como quebrantadas, concluyó que para los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta debe examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman; que si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. Que el signo puede ser registrado como marca si el solicitante o su causahabiente

lo hubiese estado usando constantemente en un país miembro y si por efecto de tal uso hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica (folio 174). La Resolución acusada denegó la concesión del registro marcario CANALETA 43, para distinguir productos de la clase 17, como lo son: caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos. A juicio de la entidad demandada el signo en cuestión constituye una indicación que comercialmente se refiere a productos que se pretenden amparar, pues al percibir la marca los consumidores inmediatamente se formarán la idea de que se trata de un conducto que recibe y vierte agua de los tejados, elaborado entre otros, en materiales plásticos, en caucho o en amianto. Que no obstante que a la expresión CANALETA se le adiciona el número 43, ello no le otorga al signo solicitado la distintividad requerida para constituirse en marca, pues este número consiste en la indicación de una medida que caracteriza esta línea de productos. Estima la Sala que asiste razón a la entidad demandada en cuanto denegó la concesión del registro marcario, pues dentro de las acepciones que tiene la expresión “CANALETA” se encuentra la de “Ur. Canalón(conducto que recibe y vierte el agua de los tejados). // 4. Arg., Chile., y Col. Canal pequeño, desagüe”, lo cual la convierte en un signo genérico, al constituir una indicación que

comercialmente se refiere al producto que se pretende amparar; y el número 43 que se adiciona a la solicitud de registro marcario, por sí solo no le imprime al mismo la suficiente distintividad que se requiere, a fin de hacerlo registrable. En efecto, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 048 IP-2007, la denominación genérica hace referencia a la designación del género de los productos o servicios al cual pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios (folios 171 y 172). Ahora, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Como se dijo anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que para los efectos de juzgar la registrabilidad de la denominación compuesta debe examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman; y que el signo puede ser registrado como marca si el solicitante o su causahabiente lo hubiese estado usando constantemente en un país miembro y si por efecto de tal uso hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (folio 174). En este caso es oportuno resaltar que respecto de la marca en cuestión el uso de la misma, amén de que no aparece demostrado, está descartado pues,

precisamente, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007 (Expediente 200300262, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), esta Corporación consideró ajustados a la legalidad los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio que declararon la caducidad del registro marcario CANALETA 43, pues la Resolución 5404 de 1992 que había concedido el registro condicionó el mismo a la «previa cancelación de los derechos que esta actuación causa» “de modo que la falta de pago de estos dentro del término legal era la condición extintiva para que, en forma unilateral, la Administración, en cualquier tiempo declarara su ocurrencia”. Enfatizó la Sala en que “…la Resolución 5404 de 1992 (30 de diciembre) quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993…..” y “….Ante la inactividad de la actora la Administración declaró la ocurrencia de la condición resolutoria extintiva del derecho… y “…que el término establecido por el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000 venció el 14 de abril de 1994, sin que la actora acreditara el pago de las tasas causadas por la expedición del título de renovación”. Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las súplicas de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 29 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO