CE-11001-03-24-000-2004-00014-01-2010

REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Vigencia / CODIGO DE COMERCIO - Aplicación antes de la vigencia de la Decisión Comunitaria 85 / FALLO INHIBITORIO - Caducidad de la acción En relación con la primera de las resoluciones citadas, cabe resaltar que su expedición se hizo en el año de 1972, cuando aún no existía un régimen común de propiedad industrial, dado que la Decisión 85, primera normativa comunitaria, entró en vigencia en el año de 1974, razón por la que tal acto administrativo se regía por el Código de Comercio, vigente para esa época, cuyo artículo 596, consagraba: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. De tal manera que al haber sido presentada la demanda el 19 de diciembre de 2003, conforme consta a folio 20 vuelto del expediente, esto es, 31 años después de la expedición del acto acusado, tal acción se encuentra caducada y al no darse este presupuesto de procedibilidad, no puede haber pronunciamiento de mérito, sino inhibitorio; además, cabe observar, que el actor demanda el mencionado acto administrativo, empero no le atribuye cargo de violación alguno.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 596

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 129 DE 1972 (JULIO 3)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 2396 DE 1984 (MAYO 17) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 44463 DE 2001 (DICIEMBRE 28) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) RENOVACION DE REGISTRO MARCARIO - Acto de prórroga del acto administrativo de registro / ACTO DE RENOVACION - No es demandable En lo que concierne a la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RENOVACION DE UNA MARCA”, expedida por la Jefe de la División Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el criterio de la Sala ha sido el de considerar que los actos de renovación no son demandables, toda vez que no son más que la prolongación del acto inicial de registro, ese si impugnable, y que, precisamente, en este caso, como ya se dijo, estaba sometido a un término de caducidad que el actor dejó precluir.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 129 DE 1972 (JULIO 3) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 2396 DE 1984 (MAYO 17) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 44463 DE 2001 (DICIEMBRE 28) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección

Primera, del 28 de noviembre de 1996, Radicado 1812, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y del 9 de diciembre de 2004, Radicado 2001-0102 (7818), M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta. ERROR ARITMETICO - Corrección / MARCA KDK - Corrección de la concesión de su renovación para la clase 11 / ACTO DE CORRECCION - Al ser accesorio al acto de renovación del registro marcario no es demandable / ACTO DE RENOVACION DE REGISTRO MARCARIO - No es demandable Ahora, la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folios 30 a 32 del expediente, revocó parcialmente la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, en el sentido de corregir la concesión de la renovación de la marca “KDK” no para la clase 9ª como lo había hecho inicialmente, sino para la clase 11. Del texto de dicha Resolución se advierte que los productos para los cuales la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó el registro de la marca “KDK”, realmente correspondían a la clase 11, no obstante lo cual el acto de renovación, refiriéndose a los mismos productos, los enunció como pertenecientes a la clase 9ª. Es decir, que lo que hace la Administración no es más que corregir un error aritmético, pero lo cierto es que este acto acusado es

accesorio al de renovación (Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984). De tal manera que si el acto de renovación no es demandable, tampoco lo es el accesorio al mismo, que debe correr igual suerte, máxime si a través de éste no se está concediendo ningún registro sino, como ya se dijo, corrigiendo un error irrelevante frente al derecho que se adquiere con la concesión inicial del registro. (…) Consecuente con lo anterior debe la Sala declararse inhibida para resolver sobre el fondo del asunto, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 129 DE 1972 (JULIO 3) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 2396 DE 1984 (MAYO 17) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 44463 DE 2001 (DICIEMBRE 28) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 24 de enero de 2004, Radicado 2002-00440, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón, que declaró la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca KDK para distinguir productos comprendidos en la clase 11 internacional al

señor Bassin Yazdeh.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00014-01

Actor: BASSIM NOUREDDINE YAZDEH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD El señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda contra las Resoluciones núms. 129 de 3 de julio de 1972, que ordenó el registro de la marca “KDK”, para distinguir productos de la Clase 9ª del Decreto 2379 de 1970, a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD.; 02396 de 17 de mayo de 1984, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RENOVACION DE UNA MARCA”, expedidas por la Jefe de la División Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 44463 de 28 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve una Revocatoria Directa”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., a través de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca “KDK”, para distinguir productos de la Clase 9ª, no obstante se incluyeron productos correspondientes a la Clase 11, entre ellos,

“ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctrico”. 2.- Por disposición del Código de Comercio Colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio sólo puede tramitar, bajo un mismo expediente, una marca para una sola clase, razón por la que ha debido ordenarle a la sociedad solicitante presentar otra solicitud de registro independiente para los productos de la clase 11 o retirarlos de la solicitud. 3.- A pesar de la irregularidad advertida, la Superintendencia de Industria y Comercio, a juicio del actor, de manera arbitraria expidió la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, corrigiendo la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, a través de la cual había otorgado la renovación de la marca “KDK” para distinguir productos de la clase 9ª ―en la que no hizo alusión a la Resolución núm. 129 de 3 de julio de 1972, acto administrativo primigenio que concedió el signo en comento― esta vez para distinguir productos de la clase 11. 4.- Solicita compulsar copias para que se investigue a los funcionarios que expidieron los actos acusados de renovación de la marca. I.2.- En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Que se violaron los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, so pretexto de corregir la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, dispuso el registro de

la marca “KDK” para distinguir productos de la Clase 11, no solicitada, a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., a quien además no le ordenó el pago de las tasas establecidas en el literal d) del citado artículo 138. 2.- Que se violó el Decreto 2379 de 1970, en concordancia con el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), disposiciones que sólo permiten el trámite de registro de una marca en una clase, lo cual no observó la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que tramitó bajo una misma solicitud el registro del signo “KDK” para distinguir productos de las clases 9ª y 11, cuando no podía hacerlo, como tampoco aceptar ni tramitar como de la clase 9ª, productos que realmente correspondían a la clase 11. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación alguna de las normas invocadas en aquélla. Agrega que además resulta improcedente la acción de nulidad, dado que se refiere a las renovaciones de la marca “KDK” a favor de su legítimo titular por el período comprendido del 24 de abril de 1982 al 24 de abril de 1987 y de 24 de abril de 1992 al 24 de abril de

2002, períodos que a la fecha se encuentran plenamente causados. Reconoce que es cierto que bajo un mismo expediente administrativo se debe tramitar una solicitud de marca en una sola clase, lo cual observó la sociedad solicitante conforme consta en el expediente núm. 125345, al solicitar el registro de la marca “KDK”, para distinguir productos de la clase 9ª. Señala que el hecho de que se haya incluido por parte del solicitante algunos productos que no correspondían a la clase 9ª y se hubiese concedido el registro marcario solicitado, ello no impedía que la Superintendencia de Industria y Comercio, procediera posteriormente, por solicitud de reclasificación presentada por el titular exclusivo de la marca “KDK”, a efectuar las correcciones de los actos administrativos respectivos, revocando la Resolución núm. 04006 de 18 de julio de 1991, y parcialmente las Resoluciones núms. 02396 de 17 de mayo de 1984 y 19313 de 30 de septiembre de 1993, a través de la Resolución 44463 de 28 de diciembre de 2001, frente a la cual está pendiente de resolver una solicitud de revocatoria directa, solicitada por la sociedad

MATSUSHITA SEIKO CO. LTD.

Resalta que bajo la vigencia del Decreto 2379 de 1970, el tema de la reclasificación estaba reglamentado, entre otras, de la siguiente manera: a) si la solicitud de registro estaba en trámite, debían ajustarse a la nueva clasificación, a petición del interesado. Si no habían sido publicadas en la gaceta el trámite no continuaba hasta que la reclasificación no se solicitara; y b) si la marca ya estaba registrada, en la solicitud de renovación o traspaso

debía indicarse la clase o clases adoptadas según la nueva clasificación. En todo caso, si la marca registrada estaba vigente, el titular podía pedir que se adaptara a la nueva clasificación. II.1.2.- La sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero advertir que, como ya se indicó, en la demanda se involucran los siguientes actos administrativos: 1.- La Resolución núm. 129 de 3 de julio de 1972, que ordenó el registro de la marca “KDK”, para distinguir productos de la Clase 9ª del Decreto 2379 de 1970, a favor de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD., expedida por la Jefe de la División Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.- La Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RENOVACION DE UNA MARCA”, expedida por la Jefe de la División Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 3.- La Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve una Revocatoria Directa”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En relación con la primera de las resoluciones citadas, cabe resaltar que su

expedición se hizo en el año de 1972, cuando aún no existía un régimen común de propiedad industrial, dado que la Decisión 85, primera normativa comunitaria, entró en vigencia en el año de 1974, razón por la que tal acto administrativo se regía por el Código de Comercio, vigente para esa época, cuyo artículo 596, consagraba: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. De tal manera que al haber sido presentada la demanda el 19 de diciembre de 2003, conforme consta a folio 20 vuelto del expediente, esto es, 31 años después de la expedición del acto acusado, tal acción se encuentra caducada y al no darse este presupuesto de procedibilidad, no puede haber pronunciamiento de mérito, sino inhibitorio; además, cabe observar, que el actor demanda el mencionado acto administrativo, empero no le atribuye cargo de violación alguno. En lo que concierne a la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RENOVACION DE UNA MARCA”, expedida por la Jefe de la División Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el criterio de la Sala ha sido el de considerar que los actos de renovación no son demandables, toda vez que no son más que la prolongación del

acto inicial de registro, ese si impugnable, y que, precisamente, en este caso, como ya se dijo, estaba sometido a un término de caducidad que el actor dejó precluir. En efecto, en sentencia de 28 de noviembre de 1996 (Expediente núm. 1812, Actora: Industrias Volmo S.A., Consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Munóz), dijo la Sala: “… Esta Corporación ha precisado, y ahora lo reitera, que el acto que concede la renovación de un registro marcario no es más que la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro, acto éste respecto del cual la ley comunitaria ha previsto el interés de cualquier persona en la vía gubernativa para formularle observaciones de irregistrabilidad, interés que, por lo mismo, trasciende a la vía jurisdiccional. Pero no acontece lo mismo con el acto de renovación de la marca, ya que en relación con éste la ley comunitaria no ha consagrado la posibilidad de que cualquier persona pueda formularle observaciones, es decir, oponerse a su concesión, razón por la cual se ha concluido que si dicha ley no permite hacer observación alguna en la vía gubernativa, por ende, se carece de interés en la vía jurisdiccional para impetrar su enjuiciamiento. Y no puede considerarse que el trámite del registro inicial de una marca sea igual al de la renovación de la misma, y que si la ley comunitaria nada dijo en relación con las observaciones frente al acto de renovación debe entenderse de todas maneras que le son aplicables las normas sobre el registro inicial, pues el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en el

expediente núm. 2956 (Actora: Sociedad Gambro Lundia A.B., Consejero ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz) precisó claramente el alcance de la norma comunitaria que consagra la figura de la renovación, cuando al efecto expresó: "...El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en la cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros que no se presentan dentro de la renovación.” De tal manera que si el acto administrativo de renovación de una marca no es susceptible de enjuiciamiento, en el presente caso se configura una falta de jurisdicción que impide hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda…”. En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia de 9 de diciembre de 2004 (Expediente núm. 2001-0102-01 (7818), Actor: Emilio Ferrero Williamson, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta), en la cual sostuvo: “… De esta forma no se genera la omisión de que habla el actor en la sustentación del cargo, en cuanto la Circular no prevea la expedición de un acto administrativo, por cuanto el carácter automático de la renovación del registro no lo requiere, amén de que la doctrina y la jurisprudencia, como atrás se advierte, tiene precisado que la renovación no es un acto administrativo distinto al del registro, sino la prolongación de éste en su vigencia después del

término con que éste fue concedido, lo cual es reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “En el marco de la renovación del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que: ‘Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca” o denegar la solicitud por causales de irregistrabilidad.”(negrillas fuera de texto). Ahora, la Resolución núm. 44463 de 28 de diciembre de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folios 30 a 32 del expediente, revocó parcialmente la Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984, en el sentido de corregir la concesión de la renovación de la marca “KDK” no para la clase 9ª como lo había hecho inicialmente, sino para la clase 11. Del texto de dicha Resolución se advierte que los productos para los cuales la

sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó el registro de la marca “KDK”, realmente correspondían a la clase 11, no obstante lo cual el acto de renovación, refiriéndose a los mismos productos, los enunció como pertenecientes a la clase 9ª. Es decir, que lo que hace la Administración no es más que corregir un error aritmético, pero lo cierto es que este acto acusado es accesorio al de renovación (Resolución núm. 02396 de 17 de mayo de 1984). De tal manera que si el acto de renovación no es demandable, tampoco lo es el accesorio al mismo, que debe correr igual suerte, máxime si a través de éste no se está concediendo ningún registro sino, como ya se dijo, corrigiendo un error irrelevante frente al derecho que se adquiere con la concesión inicial del registro. Tan cierto es lo anterior, que la Sala en sentencia de 24 de enero de 2008 (Expediente núm. 2002-00440, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), al resolver una demandada presentada por el tercero interesado en este proceso, señaló: “…El 28 de diciembre de 2001, previa solicitud del apoderado de la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 44463 revocó parcialmente las Resoluciones 19313 del 30 de septiembre de 1993, 04006 del 18 de julio de 1991 y 02396 del 17 de mayo de 1984, comoquiera que en dichos registros se están amparando productos de la

clase 9, no obstante que los mismos deben aparecer en la clase 11 de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza adoptada por Colombia en 1972. Ahora bien, el señor BASSIM YAZDEH obtuvo el registro de la marca KDK mediante la Resolución 02639 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir productos de la clase 11 internacional, más específicamente “APARATOS DE

ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE

VAPOR, DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO Y MUY ESPECIALMENTE DE VENTILACIÓN” Del recuento anteriormente efectuado no es difícil concluir que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO., LTD ha sido diligente desde 1972 para conservar el registro de la marca KDK de su propiedad. No puede desconocerse que en la renovación efectuada en 1982 no se solicitó la reclasificación que enmendara el yerro en que se incurrió. Ahora bien, considera la Sala que tal omisión no puede considerarse como sustancial, más aun si se tiene en cuenta que al momento de concederse el registro se especificaron los productos que pretendían ampararse. Adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 69 del C.C.A. revocó las correspondientes resoluciones, con el fin de corregir el mencionado error…”. Consecuente con lo anterior debe la Sala declararse inhibida para resolver sobre el fondo del asunto, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : INHÍBESE de hacer pronunciamiento de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de diciembre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH G ARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO