CE-11001-03-24-000-2004-00022-01-2011

SIGNOS TRIDIMENSIONALES - Registrabilidad de su diseño incluye distintividad / SIGNO DISEÑO DE BOTELLA - Carece de distintividad para ser registrado como marca Observa la Sala que el envase (tridimensional) cuyo registro pretende el demandante, responde a una forma cilíndrica en cuya base pueden apreciarse una serie de hendiduras en forma de pétalos y, en el centro de la botella, un espacio particular para ubicar la etiqueta. Según afirma el demandante, dichas características le otorgan suficiente distintividad al signo tridimensional y, por consiguiente, su registro es viable, tanto más porque no existen formas usuales para envasar bebidas no alcohólicas (clase 32), ya que éstas pueden distribuirse en botellas, cajas de cartón, latas o vasos plásticos (…). Lo que no está en duda para la Sala es que la forma cilíndrica del DISEÑO DE BOTELLA bajo cotejo, es aquella que, usualmente, adoptan las botellas donde se envasan las bebidas no alcohólicas (agua mineral, jugos, gaseosas, zumos, entre otras), argumento que no puede desestimarse aduciendo que tal diseño cuenta con particularidades en su base y contorno, pues como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 33-IP-2005, “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos (…) cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada

como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales”. Bajo tal perspectiva, para la Sala resulta evidente que el DISEÑO DE BOTELLA cuyo registro como marca pretende el demandante, carece de distintividad para ser registrado como marca, pues sus características no son lo suficientemente peculiares o arbitrarias y, por tanto, no permiten al consumidor promedio tener “(…) la plena convicción de que el producto que adquiere es el que desea, asociándolo con un único productor”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINAARTICULO 134

NOTA DE RELATORIA: Se citan la Interpretación Prejudicial 195-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 8 de junio de 2006, Radicado 2001-0377, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; y del 24 de septiembre de 2009, Radicado 2003-0368, M.P.

María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00022-01

Actor: JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ contra las resoluciones 13107 de 2003 (20 de mayo), 020616 de 2003 (25 de julio) y 025160 de 2003 (29 de agosto) mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca tridimensional (DISEÑO DE BOTELLA), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 internacional.

I. LA DEMANDA JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los

siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 13107 de 20 de mayo de 2003, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó el registro de la marca tridimensional DISEÑO DE BOTELLA, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución Nº 20616 de 25 de julio de 2003, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 13107 de

2003.  Que se declare nula la Resolución Nº 025160 de 29 de agosto de 2003, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ, confirmando la Resolución Nº 13107 de 2003.  Que, como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca tridimensional DISEÑO DE BOTELLA en la clase 32 internacional y se expida a su favor el correspondiente certificado de registro. 1.2. Los Hechos El 10 de mayo de 2002, el demandante solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca tridimensional del siguiente DISEÑO: “ (…) una botella con contornos en la parte inferior del panel y el talón, apreciándose un diámetro mayor de esta superficie; la parte superior de la botella corresponde a una superficie lisa sobre la cual va adherida una etiqueta; la base de la botella tiene un diseño característico conformado por pétalos en relieve”, para distinguir bebidas no alcohólicas comprendidas en la categoría 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 522 de 28 de noviembre de 2002 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 13107 de 2003 (20 de mayo), la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia, negó el registro como marca tridimensional del DISEÑO DE BOTELLA, bajo el argumento de que carecía de distintividad frente a otros envases utilizados normalmente en el comercio para productos de la misma clase internacional. Inconforme con tal decisión, el demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 020616 de 2003 (25 de julio) y 025160 de 2003 (29 de agosto), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 13107 de 2003. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En efecto, el literal f) del artículo 134 establece que la forma de los productos, sus envases o envolturas, pueden constituir marcas aptas para distinguirlos dentro del mercado. En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial 23-IP-98, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que el legislador comunitario no consagró causal que invalidara el registro como marca de signos tridimensionales, de manera que esa sola característica del signo, no comporta su irregistrabilidad ni conlleva la declaratoria de nulidad del acto a través del cual se ha concedido el registro. Dado que en el asunto de la referencia, lo pretendido es el registro como marca tridimensional de un DISEÑO DE BOTELLA, es evidente que se trata de un

envase y bajo tal perspectiva, la marca solicitada recae en una de las categorías expresamente registrables, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, el DISEÑO DE BOTELLA reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, pues no ha sido registrada o previamente solicitada para registro por un tercero e individualiza productos de la clase 32 internacional, particularmente bebidas no alcohólicas, diferenciándolos de otros productos similares o comprendidos en otras categorías. Por otra parte, no es cierto que el signo cuyo registro se pretende, esté incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, según la cual no pueden registrarse como marcas, los signos que “consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”, toda vez que no existe una forma usual de envasar bebidas no alcohólicas. Así por ejemplo, las bebidas gaseosas vienen en botellas de diferentes formas y materiales (vidrio o plástico) o en latas; los zumos de frutas son envasados en cajas de cartón, en vasos plásticos con tapa de papel aluminizado, en garrafones o en botellas de vidrio; mientras que el agua, puede envasarse en vasos plásticos, botellas o bolsas plásticas. Agrega que de acuerdo con el tratadista JORGE OTAMENDI, en materia de envases sólo puede exigirse originalidad relativa, ya que dadas las características generales de ciertos envases, necesariamente han de existir semejanzas que

deben ser aceptadas, de manera que el grado de acercamiento entre las marcas – envases, puede ser mayor que el existente entre marcas de otro tipo. En el asunto de la referencia, el signo tridimensional DISEÑO DE BOTELLA, se caracteriza por tener (i) una base con diámetro mayor a la parte superior; (ii) contornos u ondulaciones en la parte inferior del panel; (iii) una “cintura” en la parte inferior del panel y (iv) diseño en forma de pétalos en relieve, en la base de la botella. Tales características son propias y distintivas del signo cuyo registro solicita, pues otras botellas o envases de bebidas no alcohólicas no cuentan con esos elementos. 1.4. Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente y agregó que los actos administrativos acusados, fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Reiteró que para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de donde se sigue que el signo tridimensional DISEÑO DE BOTELLA no era registrable, pues los envases y envolturas de productos pueden registrarse como marca, siempre que éstos no consistan en las formas usuales o en las formas o características impuestas por la naturaleza o la función del dicho producto o del servicio del cual se trate. Al respecto, aseveró que el DISEÑO DE BOTELLA cuyo registro pretende el

demandante, consiste en un envase de forma cilíndrica con una base en forma de pétalos en relieve, la cual corresponde a la forma usual de algunos tipos de envases de los productos comprendidos en la clase 32 internacional. Es indudable que el DISEÑO DE BOTELLA propuesto por el demandante, es utilizado por la mayoría de productores y comercializadores de productos de la categoría 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, en general, de los productos líquidos que requieren ser envasados para su distribución; luego, es inevitable relacionar ese diseño con la presentación de ese tipo de productos y, por ende, otorgarle al demandante el derecho a su uso exclusivo, privaría a sus competidores de la utilización de una forma usual para presentar dichos productos.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, Arts. XXVII y siguientes.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 195-IP-2007 se citan a continuación.

Sobre el requisito de distintividad que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, el Tribunal precisó lo siguiente: “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se

encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. (…) La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.” Como quiera que el asunto de la referencia versa sobre el registro como marca de un signo tridimensional, el Tribunal realizó algunas precisiones en torno al alcance de las marcas tridimensionales, así: “Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, ya citado). En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un

envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. (Proceso 66-IP-2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1391, de 1 de septiembre de 2006). Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro. “Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no

hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)”. (Proceso 33IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001). (…)” Finalmente, en lo atinente a la prohibición de registrar como marca la forma usual de los productos o de sus envases, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advirtió lo siguiente: “La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. (…) Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas en formas usuales de los productos o de sus

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. (…) Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”1 De manera que, en el caso que motiva la presente interpretación prejudicial habrá de ser necesario separar los elementos novedosos del signo tridimensional para que la protección marcaria sólo recaiga sobre éstos.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.

La parte demandante y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo “DISEÑO DE BOTELLA” cuyo registro como marca tridimensional en la categoría 32 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Clasificación Internacional de Niza o si, por el contrario, reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, debía concederse su registro.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 33-IP-2005 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, por marca tridimensional se entiende aquella constituida “(…) por un cuerpo que ocupa las tres dimensiones en el espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas”; dentro de tal categoría, se incluyen entonces los envases o la forma de los productos, bajo el entendido de que estos usualmente se presentan como cuerpos de tres dimensiones (ancho, alto y profundo). En efecto y de acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrán constituir marca, todos los signos que sean aptos para distinguir cualquier producto o servicio en el mercado, siempre que sean susceptibles de representación gráfica; el mismo artículo, realiza una lista no taxativa de los signos

que pueden constituir marca y, dentro de ésta, incluye la forma de los productos, sus envases o sus envolturas. Al respecto, en su interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que el envase de un producto puede ser registrado como marca, siempre que su diseño cumpla con el requisito de distintividad, “(…) por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene 2 Rendida a solicitud de la Primera Sala del Tribunal Distrito Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, dentro del Expediente Nº 1678-LR. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la registrabilidad de signos como el envase, la envoltura o la forma de un producto, concluyendo que son susceptibles de registro como marca, si cuentan con elementos especiales que provoquen en el consumidor medio, una impresión diferente de aquella que resulta al observar envases o envolturas de otros productos o servicios de la misma categoría internacional.3 En el asunto de la referencia, el demandante pretende el registro como marca tridimensional, del siguiente DISEÑO DE BOTELLA, para distinguir bebidas no

alcohólicas comprendidas en la clase 32 internacional: Tal signo es descrito por el demandante, como un “diseño característico de una botella con contornos en la parte inferior del panel y el talón, apreciándose un diámetro mayor de esta superficie. La parte superior de la botella corresponde a una superficie lisa sobre la cual va adherida una etiqueta. La base de la botella tiene un diseño característico conformado por pétalos en relieve”4 que, a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no reúne la distintividad suficiente 3 Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006. M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente Nº 2001-0377. Actor: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. 4 Cuaderno principal, folios 64 y 65 correspondientes al “Formulario Único de Registro de Signos Distintivos” diligenciado por el señor JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ (demandante). para ser registrado como marca, encontrándose incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, dado que corresponde a la forma usual en la que se envasan las bebidas no alcohólicas que pretende distinguir dentro del mercado. Observa la Sala que el envase (tridimensional) cuyo registro pretende el demandante, responde a una forma cilíndrica en cuya base pueden apreciarse una serie de hendiduras en forma de pétalos y, en el centro de la botella, un espacio particular para ubicar la etiqueta. Según afirma el demandante, dichas características le otorgan suficiente distintividad al signo tridimensional y, por

consiguiente, su registro es viable, tanto más porque no existen formas usuales para envasar bebidas no alcohólicas (clase 32), ya que éstas pueden distribuirse en botellas, cajas de cartón, latas o vasos plásticos. En este punto, es pertinente destacar que aun cuando es cierto que en el mercado las bebidas no alcohólicas pueden presentarse de diferentes maneras, ello no significa que no exista una forma usual para su envase; por el contrario, las formas usuales de envasar tales productos serían las enumeradas y descritas por el demandante, de modo que las botellas, particularmente, aquellas de forma cilíndrica alargada sí constituye un modo usual de envasar bebidas no alcohólicas, lo que no obsta para que existan otras formas, también comunes, de envasarlas. De hecho y como anexos de la demanda, la parte actora allegó como prueba cinco (5) botellas de agua mineral de las marcas Brisa (Bavaria S.A.), Deleyte (Cadenalco S.A.), Pan Pa`Ya (Pan Pa`Ya Industria Colombiana), Cristal (Postobón S.A.) y Evian (Societe Anonyme Des Eaux Minerales D'evian), cuatro (4) de ellas con forma cilíndrica redondeada, alargada y con hendiduras en su cuerpo, con las cuales pretende demostrar que las características del contorno de la parte inferior del panel y del talón, así como el diseño característico de la base de la botella cuyo registro pretende, son lo suficientemente distintivas por no estar presentes en las demás botellas. Empero, tal material probatorio no permite establecer con certeza que el DISEÑO DE BOTELLA objeto de estudio, sea suficientemente distintivo y particularice una

determinado producto dentro del amplio mercado de las bebidas no alcohólicas, porque éste no sólo está compuesto por aguas minerales y porque aunque así fuera, existen distintas empresas que, pese a no dedicarse exclusivamente a la producción de bebidas y alimentos, envasan agua y la distinguen con sus marcas, como es el caso de Agua Pan PáYa o Agua Mineral Deleyte, no siendo posible determinar con base en tales pruebas, si las características descritas por el demandante, son exclusivas del signo que pretende registrar. Lo que no está en duda para la Sala es que la forma cilíndrica del DISEÑO DE BOTELLA bajo cotejo, es aquella que, usualmente, adoptan las botellas donde se envasan las bebidas no alcohólicas (agua mineral, jugos, gaseosas, zumos, entre otras), argumento que no puede desestimarse aduciendo que tal diseño cuenta con particularidades en su base y contorno, pues como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 33-IP-2005, “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos (…) cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es

decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales” Bajo tal perspectiva, para la Sala resulta evidente que el DISEÑO DE BOTELLA cuyo registro como marca pretende el demandante, carece de distintividad para ser registrado como marca, pues sus características no son lo suficientemente peculiares o arbitrarias y, por tanto, no permiten al consumidor promedio tener “(…) la plena convicción de que el producto que adquiere es el que desea, asociándolo con un único productor”5. De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 5 Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2009. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente Nº 2003 -0368. Actor: GROUPE SEB COLOMBIA S.A F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del quince (15) de septiembre de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente Ausente con Excusa

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO