CE-11001-03-24-000-2004-00041-01-2011

NOMBRES PROPIOS - En signos marcarios son inapropiables / NOMBRE PROPIO - Concepto De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,… abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.” De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios. En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo

Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET. En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación.

NOTA DE RELATORIA: Se citan la Interpretación Prejudicial 02-IP-95 G.O. Nº 199 del 26 de enero de 1996 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, y la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 15 de abril de

2004, Radicado 6009, M.P. Camilo Arciniegas Andrade. NOMBRES PROPIOS - En signos marcarios son inapropiables / SIGNO L.A. CANO - Su registro no puede negarse por tener en común la palabra CANO con las marcas LA CANO y GALERIA CANO / PRODUCTOS DE LA CALSE 14 DE LA CLASIFICACION DE NIZA - Es usual el registro de marcas con expresiones comunes como joyería, joyas o relojes acompañadas del

nombre o apellido de los joyeros u orfebres Habiéndose definido que debe admitirse que en el signo mixto “L.A. CANO” y en las marcas “LA CANO” y “GALERÍA CANO”, la expresión “CANO” no es apropiable por ninguna de las partes con carácter exclusivo, por tratarse del apellido del socio fundador de la GALERÍA CANO S.A. y del apellido paterno del demandante señor LUIS ALBERTO CANO, corresponde a la Sala determinar si el signo cuyo registro como marca se pretende, cuenta con elementos que eviten el riesgo de confusión para el consumidor. En este punto, resulta pertinente resaltar que el análisis de la Sala no se extenderá al uso de la expresión “L.A. CANO” como nombre comercial, habida cuenta de que sobre dicho asunto no versan ni los hechos ni las pretensiones de la demanda y que, de cualquier forma, las controversias que surgen en torno al uso de nombres comerciales, son competencia de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con el artículo 609 del Código de Comercio. (…) La marca “L.A. CANO” identifica los siguientes productos específicos de la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza: reproducciones de originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería y piedras preciosas y semipreciosas. Por su parte, las marcas “LA CANO” y “GALERÍA CANO” fueron registradas por la GALERÍA CANO S.A. para distinguir la totalidad de los productos comprendidos en la Clase 14, a saber: metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas

materias o de chapado no comprendidos en otras Clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. Por el aspecto visual, se advierte que el signo mixto “L.A. CANO” se acompaña de elementos gráficos que consisten en dos círculos entrelazados con las figuras de monos precolombinos, dentro de los cuales se encuentra escrita la marca. Asimismo, la presentación en iniciales del nombre del demandante, otorga diferencias en su pronunciación que sería “ELE A CANO” frente a “LA CANO” o “GALERÍA CANO”, luego no puede esgrimirse en este caso la reproducción exacta de una marca previamente registrada y, por consiguiente, carece de validez la acotación de la GALERÍA CANO S.A. en cuanto a la presunta temeridad de la demanda. (…) En el asunto de la referencia, el signo marcario del demandante se crea con las siglas de sus nombres de pila “L.A.” unidas a su patronímico “CANO”. Por su parte, las marcas opositoras “LA CANO” y “GALERÍA CANO”, utilizan el apellido del padre del demandante, fundador de la GALERÍA CANO S.A. Así pues, el análisis se llevará a cabo teniendo en cuenta que aun cuando a los signos en conflicto les es común la expresión “CANO”, el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO” no puede negarse con fundamento en esa sola circunstancia, pues según quedó expuesto, los apellidos no son apropiables con carácter exclusivo, habida cuenta de que a toda persona le asiste el legítimo derecho de

utilizar su nombre para conformar una marca y, por consiguiente, no es factible otorgar exclusividad sobre su uso cuando, como es sabido, las personas pueden compartir los apellidos por razón de sus vínculos de consanguinidad. (…) Dentro de la Clase 14 Internacional (…) es común el registro de marcas con denominaciones comunes tales como “JOYERÍA”, “JOYAS” o “RELOJES” acompañadas del nombre o apellido de los joyeros u orfebres encargados de diseñar las piezas. (…) Es esto cuanto ocurre en el caso presente, en que quedó demostrado que al desmembrarse el actor del negocio familiar, decidió montar su propio negocio como joyero y, como es la práctica usual, en tratándose de autores de creaciones artísticas y de diseño, optó por distinguir sus joyas y piezas réplicas de arte precolombino con el signo mixto L.A. CANO, denotativo de las iniciales de su nombre y de su apellido, para de ese modo, continuar ejerciendo su profesión de orfebre en la cual incursionó desde su juventud, cuando su padre Guillermo Cano Mejía lo envió a Alemania a estudiar Joyería. Así quedó evidenciado en el interrogatorio de parte, cuando afirmó que al escindirse el negocio familiar, buscó opciones que le permitieran desarrollar su profesión.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la decisión del Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Caso No. D2004-0956, Jorge Mario Pedro

Vargas Llosa Vs. Instituto Cultural “Mario Vargas Llosa”.

COEXISTENCIA PACIFICA EN USO DE MARCAS - Desvirtúa su

confundibilidad al denotar la capacidad de singularización de cada uno de los signos / SIGNO MIXTO L.A. CANO - Coexistencia pacífica con las marcas LA CANO y GALERIA CANO / CARGA PROBATORIA - Consecuencias de su incumplimiento / MARCAS DE JOYERIA - Consumidor especializado / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio para eliminar riesgo de confusión entre marcas similares En el proceso se demostró que las marcas “LA CANO” y “GALERÍA CANO” han coexistido pacíficamente con el signo mixto “L.A. CANO”, por más de 23 años (…) Así pues, desde 1988 la marca “L.A. CANO” identifica las reproducciones de arte precolombino en materiales semipreciosos que vende y comercializa Luis Alberto Cano como joyero, y desde esa fecha ha coexistido con las marcas “LA CANO” y “GALERÍA CANO”, sin que se hayan presentado reclamaciones o quejas por parte de clientes que reclamen haber sido inducidos a error. Es de destacar que el demandante fue enfático al señalar en la diligencia de interrogatorio que no tiene conocimiento de “reclamaciones, litigios o procesos judiciales instaurados por clientes que hayan incurrido en confusión entre las reproducciones de arte precolombino que comercializa con la marca L.A. CANO y los de la GALERÍA CANO”. Advierte la Sala que la coexistencia pacífica en uso de las marcas no fue desvirtuada por la GALERÍA CANO que, antes bien, reconoció tal circunstancia al sostener, por intermedio de su representante legal Hugo Prieto Benavides, que ha

recibido reclamaciones “por clientes que creen que han comprado en GALERÍA CANO y se los direccionamos a LUIS ALBERTO CANO ya que no podemos dar garantía de los productos que no son de nosotros. También hay correos electrónicos de personas que se han quejado ante nosotros, hay que buscar estos correos. Y me imagino que igualmente les pasa a ellos”. Enfatiza la Sala que la tercera interesada no allegó elemento probatorio alguno que demostrara que la coexistencia no ha sido pacífica, ni que probara que se hubiese producido confusión en los consumidores (…) En este punto, la Sala considera pertinente aplicar el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de modo que a la GALERÍA CANO le asistía el deber procesal de allegar la prueba que evidenciara las reclamaciones que, según su dicho, presentaron sus clientes, para que éstas pudieran darse por ciertas dentro del proceso. Así, pues, la Sala dará aplicación al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez puede deducir indicios de la conducta procesal de las partes. En tal virtud, dictamina que la circunstancia de que la interesada guardara silencio dentro del término concedido para aportar pruebas de su afirmación, constituye a la luz del artículo 232 ídem, un indicio de la inexistencia de las reclamaciones que, según aduce, fueron presentadas por sus clientes y los de la GALERÍA CANO. No puede perderse de vista que la coexistencia en uso pacífica de los signos en conflicto por un periodo prolongado

sin que haya existido confusión, lejos de constituir evidencia de su confundibilidad, desvirtúa la misma, pues denota la capacidad de singularización de cada uno de los signos. Síguese de lo expuesto, que la coexistencia pacífica del signo “L.A. CANO” y de las marcas “GALERÍA CANO” y “LA CANO” durante 23 años, a juicio de la Sala, es la mejor prueba de que, pese a compartir la expresión “CANO”, no presentan riesgo de confusión, entre otras razones, por cuanto el consumidor al que se dirigen los productos que identifican, es de aquellos que la doctrina y la jurisprudencia han definido como especializado, en tanto, se detiene con mayor prolijidad a examinar las marcas y las características de los productos que adquiere. En efecto, los productos que distinguen las marcas “L.A. CANO” y “GALERÍA CANO” (joyería, bisutería y, en general, reproducciones de arte precolombino en materiales preciosos), tienen un consumidor que atiende cuidadosamente las características de las piezas que adquiere, así como su fabricante, tanto más cuando éstas se venden acompañadas de certificados en los que se identifica en forma clara el fabricante, la cultura a la que pertenece la reproducción adquirida, los materiales con los cuáles está fabricada y los lugares en donde se realiza el mantenimiento y reparación de las piezas.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 177 /

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 249 / CODIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 232

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 72 – IP – 2006

y 13-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 15 de abril de 2004, Radicado 199906009-01(6009), M.P. Camilo Arciniegas Andrade; y del 27 de julio de 2006, Radicado 1999-05646-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade. NOMBRES PROPIOS - En signos marcarios son inapropiables / SIGNO L.A. CANO - Su registro no puede negarse por tener en común la palabra CANO con las marcas LA CANO y GALERIA CANO / EXPRESION CANO - Es común en los signos en conflicto por relación de consanguinidad de sus titulares / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio para eliminar riesgo de confusión entre marcas similares / SIGNO MIXTO L.A. CANO - No está incurso en causal de irregistrabilidad La Superintendencia de Industria y Comercio no podía negar el registro como marca del signo “L.A. CANO” con el único argumento de la identidad del elemento “CANO”, pues como quedó expuesto, tal análisis comparativo deja de lado tres aspectos trascendentes: (i) la imposibilidad de apropiarse con carácter exclusivo de un nombre o apellido como marca, (ii) la consiguiente imposibilidad de impedir a un sujeto que emplee su nombre en el ejercicio de su profesión u oficio; y (iii) el consumidor especializado a quien se dirigen los productos que tanto el demandante como la GALERÍA CANO S.A. distinguen con las marcas en comento. Aunado a lo anterior, quedó desvirtuado el aprovechamiento indebido

de la reputación de las marcas “GALERÍA CANO” y “LA CANO” o su apropiación ilícita por parte del demandante, habida cuenta de que: Está suficientemente acreditado que la marca del demandante es resultante de la conjugación de las letras iniciales de su nombre con su apellido: LUIS ALBERTO CANO. En efecto, quedó visto que la expresión “CANO”, compartida por los signos en conflicto, tiene un mismo origen que no es otro que ser el apellido quienes lo comparten por su relación de consanguinidad (padre – hijo). Adicionalmente, el signo del demandante resulta del hecho comprobado de haberse retirado de la GALERÍA CANO con ocasión de las diferencias que surgieron con su hermano GUILLERMO CANO BARÓN, y de haber iniciado un negocio independiente que requería su individualización, no pudiendo privársele para tal efecto, del derecho a emplear su patronímico, que daba cuenta de la experiencia y del reconocimiento que adquirió como orfebre durante los años en que trabajó para la GALERÍA CANO. Este aspecto cobra particular relevancia, si se tiene en cuenta que es en virtud del uso de las iniciales de su nombre propio asociadas a su apellido L.A. CANO con que el autor, en este caso evidencia el vínculo inescindible entre su condición de autor y sus joyas precolombinas. El análisis precedente conduce a la Sala a concluir que el signo mixto “L.A. CANO” no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 81 a 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por ende,

es apto para distinguir reproducciones originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería, piedras preciosas y semipreciosas” comprendidos en la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTA DE RELATORÍA: Esta sentencia fue declarada nula por la Sala mediante auto de 29 de septiembre de 2016.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00041-01

Actor: LUIS ALBERTO CANO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida contra las Resoluciones 32178 de 2001 (28 de septiembre), 12238 de 2003 (30 de abril) y 26769 de 2003 (25 de septiembre), por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la GALERÍA CANO S.A. y negó al actor el registro como marca del signo “L.A. CANO” (mixto), para identificar productos comprendidos en la Clase 14

Internacional.

I. LA DEMANDA LUIS ALBERTO CANO, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente

demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nula la Resolución Nº 32178 de 2001 (28 de septiembre), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la GALERÍA CANO S.A. y le negó el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO”, en la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución Nº 12238 de 2003 (30 de abril), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 32178 de 2001, confirmando lo decidido. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 26769 de 2003 (25 de septiembre), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 32178 de 2001, confirmándola. 1.1.4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición presentada por la GALERÍA CANO S.A. y se ordene el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO” para identificar “reproducciones originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería, piedras preciosas y semipreciosas,” contenidos en la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Hechos

El 6 de agosto de 1997, Luis Alberto Cano solicitó el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO” para distinguir reproducciones originales de arte precolombino en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería y bisutería y piedras preciosas y semipreciosas, productos comprendidos en la Clase 14 Internacional. Tras publicarse la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453 de 1997 (4 de noviembre), la sociedad GALERÍA CANO S.A. presentó el 18 de diciembre siguiente escrito de oposición, por considerar que el signo mixto “L.A. CANO” es similarmente confundible con las marcas de su propiedad “LA CANO” y “GALERÍA CANO” (mixta y nominativa), registradas para distinguir los productos de la Clase 14, según certificados 139601 y 149437 (nominativa) y 178213 (mixta), vigentes hasta el 30 de noviembre de 2012, 28 de febrero de 2014 y 31 de marzo de 2015, respectivamente. Mediante Resolución Nº 32178 de 2001 (28 de septiembre), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “L.A. CANO”, por estimar fundada la oposición presentada por la GALERÍA CANO S.A. con fundamento en sus marcas “LA CANO” y “GALERÍA CANO” que identifican productos de la misma Clase 14 Internacional. Inconforme con esa decisión, Luis Alberto Cano presentó los recursos de reposición y apelación contra la Resolución Nº 32178 de 2001 (28 de septiembre).

El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos, mediante Resolución 12238 de 2003 (30 de abril) confirmando lo decidido. En idéntico sentido, el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de Resolución Nº 26769 de 2003 (25 de septiembre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor invoca como violados los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como quiera que entre la marca registrada “GALERÍA CANO” y el signo mixto “L.A. CANO” existen diferencias que les permiten coexistir en el mercado y que otorgan a esta última suficiente distintividad. Sostiene que aunque por regla general en las marcas mixtas predomina el elemento nominativo, ello no implica que el elemento gráfico deba excluirse del cotejo marcario, pues tal interpretación desconoce la principal regla de comparación entre marcas, que dicta que el cotejo deba realizarse considerando los signos objetos de comparación en su conjunto, sin fraccionarlos. Al fraccionar el signo mixto “L.A. CANO”, la Superintendencia desconoció que el elemento gráfico ocupa un lugar destacado en el conjunto marcario, pues consiste en una figura que rodea por completo al elemento nominativo y que comprende dos círculos incompletos entrelazados, en cuya parte exterior se

encuentra la figura de 6 monos precolombinos, tres en cada uno de los círculos. De otro lado, expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al excluir del cotejo la expresión “GALERÍA”, pese a que esa palabra constituye un elemento distintivo de la marca “GALERÍA CANO” y no puede considerarse inapropiable en tanto que no es un término genérico, de uso común o descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 14 Internacional. Sostiene que el signo mixto “L.A. CANO” se forma con las iniciales del nombre y apellido del demandante (Luis Alberto Cano), a quien el artículo 607 del Código de Comercio1 autoriza a emplearlo en la conformación de su marca, siempre y cuando adopte medidas tendientes a evitar el riesgo de confusión, como, en efecto ocurre en el caso presente, en que asocia a su nombre un elemento gráfico original y representativo y las letras L. y A. separadas por puntos. Por último, alegó que las marcas “L.A. CANO” y “GALERÍA CANO” son visualmente diferentes en tanto las marcas registradas no tienen elementos gráficos, mientras que la negada sí; igualmente, expuso que su pronunciación es diferente y que son ortográficamente distintas al estar integradas la una por dos palabras y la otra por siglas.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, se opuso 1 ARTÍCULO 607. PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE NEGOCIO. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de

una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse. a las pretensiones de la demanda argumentando que los actos acusados fueron expedidos de acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que las marcas “L.A. CANO” y “GALERÍA CANO” son ortográfica, fonética y conceptualmente semejantes, existiendo riesgo de confusión por cuanto distinguen productos comprendidos en la misma Clase 14 Internacional. A su juicio, la adición de las siglas “L.A.” y la supresión de la expresión “GALERÍA” no son suficientes para conferir fuerza distintiva al signo cuyo registro pretende el demandante, habida cuenta de que la palabra GALERÍA es inapropiable, por tratarse de un término que puede ser utilizado por cualquier empresario para designar los productos o servicios ofrecidos. Existe confusión auditiva, puesto que las marcas comparten la palabra “CANO”, así como riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos, que podría inducir al consumidor a asumir que las marcas pertenecen al mismo titular, máxime cuando ambas distinguen productos de la misma Clase. 2.2. GALERÍA CANO S.A., mediante apoderado y en calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes argumentos: Aseguró que la Superintendencia incurrió en yerro al afirmar que el cotejo

marcario debía efectuarse entre el signo mixto “L.A. CANO” y la marca “GALERÍA CANO” y que debía excluirse la marca “LA CANO” de su propiedad, en tanto había caducado su registro, circunstancia que no es cierta en la medida en que fue renovado hasta el 30 de julio de 2012. Consideró que, contra a lo afirmado por el demandante, al efectuarse el cotejo marcario la Superintendencia no fraccionó el signo mixto “L.A. CANO”. Cosa distinta es que considerara que el elemento que le confiere distintividad es la expresión “CANO” que es común a la marca previamente registrada “GALERÍA CANO” en la cual es también el elemento distintivo, habida cuenta de que la expresión GALERÍA es un término genérico que por ende, no es susceptible de apropiación. No es cierto que “L.A. CANO” corresponda o sea equivalente al nombre de Luis Alberto Cano, pues las siglas “L.A.” son equívocas y pueden estar asociadas con un artículo o con cualquier palabra que responda a esas iniciales, amén de que el señor Luis Alberto Cano no es una persona renombrada, como sí lo es Guillermo Cano, socio fundador de GALERÍA CANO S.A. Prohijó los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas cotejadas y al riesgo de confusión por inducción a error respecto de la procedencia empresarial de los productos, más aún cuando GALERÍA CANO S.A. es también titular de la marca “LA CANO”, pese a que la Superintendencia incurrió en yerro al omitir

tenerla en cuenta en el cotejo marcario. Finalmente, alegó la indebida representación del demandante, puesto que el poder fue otorgado en la ciudad de Miami (Estados unidos) y, de acuerdo con el artículo 259 del C.P.C., debía estar autenticado por el Cónsul o agente diplomático y abonado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, requisitos que no cumple el poder en cuestión.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. GALERÍA CANO S.A., mediante apoderado, reiteró los argumentos en contestación y que es titular de las marcas nominativas “LA CANO” y “GALERÍA CANO” y de las marcas mixtas “GALERÍA CANO” y “ACCESORIOS DE GALERÍA CANO”, registradas en las categorías 14, 16, 18, 20, 21 y 30 de la Clasificación

Internacional de Niza. Advirtió que la demanda es temeraria, por considerar obvio que el signo mixto cuyo registro pretende el demandante, “L.A. CANO” reproduce en su totalidad la marca nominativa “LA CANO” registrada a favor de GALERÍA CANO S.A., induciendo en error al consumidor y afectando la libre competencia. 3.3. La parte demandante guardó silencio.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, pidió desestimar las pretensiones de la demanda por considerar que entre el signo mixto “L.A. CANO”

y las marcas registradas “LA CANO” y “GALERÍA CANO”, existen identidades y semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que generan riesgo de confusión y asociación. Sostuvo que la redacción de los signos cotejados es semejante y que presentar las letras “L” y “A” intercaladas por puntos, no otorga suficiente distintividad a signo cuyo registro pretende el demandante, pues la expresión “CANO” evoca el mismo origen empresarial, tanto más cuando los signos identifican la misma Clase de productos. Coincidió con la Superintendencia de Industria y Comercio en sostener que la expresión “GALERÍA” es inapropiable, por ser de común utilización en distintas actividades económicas.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones del concepto 41-IP-2007 se citan a continuación. “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad; al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

QUINTO: En