CE-11001-03-24-000-2004-00069-01-2011

MARCA - Concepto / COTEJO - Entre la marca S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial SECURITY SYSTEMS LTDA / IDENTIDAD DE MARCAS - Ortográfica, fonética y conceptual Se empezará por el cotejo entre el nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA.” de la parte demandante frente a la marca mixta cuestionada “S SECURITY SYSTEMS” de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares (…) En el caso sub examine, el signo impugnado de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, pertenece a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con la etiqueta que a continuación se reseña, salta a la vista que no es otro que el de su denominación. Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de los signos en disputa, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: “1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el

parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno)”. En el presente caso, no cabe la menor duda que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética y conceptual que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11119 DE 2000 (29 de mayo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (29 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128 / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

NOMBRE COMERCIAL - Concepto / RAZON SOCIAL - Concepto / NOMBRE COMERCIAL SECURITY SYSTEMS LTDA - Falta de prueba de uso personal, real, efectivo y continuo / USO DE NOMBRE COMERCIAL - Debe ser anterior a la fecha de solicitud de la marca cuestionada S SECURITY SYSTEMS La marca mixta cuestionada “S SECURITY SYSTEMS”, de la sociedad

SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, pretende distinguir los siguientes servicios: “…de vigilancia y seguridad privada por cualquier medio, humano, mecánico, animal, tecnológico, diurno o nocturno, escoltas, agencias de detectives y de vigilancia nocturna, alquiler de distribuidores automáticos, alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, análisis para implantación de sistemas de ordenador, apertura de cerraduras, impresión o filmación de cintas de video, protección civil o comercial; asesoría y consultoría en materia de vigilancia y seguridad; indagación e investigación sobre personas y objetos desaparecidos, elaboración de software, microfilmación, servicios ópticos y acústicos, consultas profesionales, estudios de proyectos técnicos, ingeniería, investigaciones técnicas y demás servicios de seguridad”, (folio 107), comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, que obra a folio 468 ”…la actividad comercial del establecimiento según el formulario para los años de 1992 a 1993 era: Comercialización de sistemas de seguridad”. Sobre la protección del nombre comercial se refieren los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 (…) La Sala destaca de lo afirmado por tal Tribunal, que el nombre comercial es

independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella en su denominación. Pero mientras que la razón social se refiere a la naturaleza, existencia y representación legal del comerciante en virtud de la inscripción o registro mercantil de la sociedad o empresa en una cámara de comercio, el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos con su primer uso en el comercio (…) Los anteriores supuestos son muy importantes, ya que precisan el alcance de la protección del nombre comercial, el uso real y efectivo de éste que permite que se consolide como tal y mantenga el derecho de exclusiva, así como quién debe probar el uso y el momento en que debe considerarse probado el uso (…) Por consiguiente, a juicio de la Sala, las pruebas reseñadas permiten concluir que la sociedad actora SECURITY SYSTEM LTDA., con sede en Barranquilla, no usó tal denominación como un nombre comercial, ni probó el uso personal, real, efectivo y continuo del mismo con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada (…) Aunado a lo anterior se tiene el Oficio núm. 001267 de 17 de octubre de 1996, suscrito por el Superintendente Delegado para la Vigilancia dirigido a la Señora Virginia Ciro Ochoa de SECURITY SYSTEMS Barranquilla (…) da a entender, que tal sociedad no podía desarrollar su objeto social, hasta tanto cumpliera con los requisitos exigidos por el Superintendente Delegado para la Vigilancia, lo cual constituye prueba de que antes de 26 de 0ctubre de 1999, que es la fecha de solicitud de registro de la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42

Internacional, el presumible nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA.” de la sociedad actora, no pudo haber sido usado real, efectiva y continuamente por su titular, en actividades relacionadas con dicha clase de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperar.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11119 DE 2000 (29 de mayo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (29 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 03 IP 98 del 11 de marzo de 1998 2005, y 226IP-2005 del 6 de febrero de 2006.

COTEJO ENTRE DOS NOMBRES COMERCIALES - Improcedencia por no haber probado el demandante el uso real, efectivo y continúo de su nombre comercial / DEPOSITO DE NOMBRE COMERCIAL No resiste realizar análisis jurídico alguno sobre el cotejo entre el nombre comercial “SECURITY SYSTEMS” cuestionado de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá y la denominación “SECURITY SYSTEMS LTDA” de la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA., con sede en Barranquilla, ya que se reitera, la sociedad demandante no

probó el uso real, efectivo y continuo de éste. Solo basta agregar, que el depósito del nombre comercial en la Superintendencia de Industria y Comercio, con fecha 26 de 0ctubre de 1999, el cual la sociedad tercera interesada en las resultas de proceso, con domicilio en Bogotá, cita en su contestación de la demanda como argumento para reclamar un mejor derecho, a juicio de la Sala, sólo constituye un indicio de prueba, más no plena de la misma, tal como lo indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y esta Corporación. Sin embargo, existen evidencias que obran a folios 130 a 416, verificada en la inspección judicial practicada por esta Sección vista a folios 475 a 500, en la que se prueba el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial cuestionado en actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 Internacional, desde el año 1997 a octubre de 2009, fecha en que fueron solicitados el registro de la marca y del nombre comercial demandados de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. de Bogotá. Los documentos aportados a partir de esa fecha hasta el año 2006, no pueden ser tenidos en cuenta, por ser posteriores a la radicación de dichos petitorios.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11119 DE 2000 (29 de mayo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 24463 DE 1999 (29 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 18 de junio de 2009. Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio

Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00069-01

Actor: SECURITY SYSTEMS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 11119 de 29 de mayo de 2000 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “S SECURITY SYSTEMS”, para distinguir “servicios de seguridad” incluidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª versión), a favor de SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, y 24463 de 29 de noviembre de 1999 expedida por la citada División con la cual se concedió el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS” para “distinguir servicios de seguridad”, a la última de las citadas sociedades.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.2. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, solicitó el registro de la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo petitorio se tramitó en el expediente administrativo núm. 99-67452. I.1.2. Mediante Resolución núm. 11119 de 29 de mayo 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “S SECURITY SYSTEMS”, y le asignó el Certificado de Registro núm. 228170. I.1.3. La citada sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, solicitó el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para distinguir servicios de seguridad, cuyo petitorio se tramitó en el expediente administrativo núm. 99-67451. I.1.4. Por medio de la Resolución núm. 24463 de 29 de noviembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, y le asignó el Certificado de Registro núm. 13164. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: I.2.1. Aduce que hubo violación de los artículos 134, 136 literal b) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio; el artículo 278 de la citada Decisión en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. I.2.1.1. Afirma que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, estipulados en dicha norma. Aduce que “Debido a la evidente similitud entre la marca mixta solicitada para registro S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial SECURITY SYSTEMS, previamente usado por la sociedad SECURITY SYSTEMS Ltda.…, podemos concluir que la marca S SECURITY SYSTEMS no es distintiva para identificar servicios de seguridad, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (7ª Versión)” (folio 20). I.2.1.2. Sostiene que se violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, ya que el nombre comercial de la actora corresponde a la denominación social “SECURITY SYSTEMS LTDA.”, sobre el cual se tiene el derecho de uso exclusivo, ya que lo ha usado sin solución de continuidad desde el 23 de abril de 1992 hasta la fecha, en actividades comerciales relacionadas con “equipos y elementos para la vigilancia y seguridad privada” (folio 23). Es decir desde antes de la fecha de solicitud de la marca “S SECURITY SYSTEMS”. I.2.1.3. Expresa que se vulneró el artículo 278 de la Decisión 486 en concordancia

con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andino, por cuanto la Entidad demandada no interpretó ni aplicó correctamente las normas comunitarias sobre registro de marcas. De manera, que no se salvaguardaron los derechos a que se refiere el artículo 278 antes citado. Además, la Entidad demandada no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de la Decisión 486. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce que dentro del trámite de la vía gubernativa no se demostró el uso técnico, efectivo y permanente del nombre comercial alegado, razón por la cual la Superintendencia desconocía la existencia del mismo y no podía entrar a protegerlo. Argumenta, que al momento de hacerse el respectivo análisis de registrabilidad, se encontró que el signo mixto “S SECURITY SYSTEMS” era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Sostiene, que las pruebas allegadas al proceso por parte de la actora sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, son insuficientes para demostrar el uso real,

efectivo y continuo del nombre comercial alegado. Afirma, que dicho nombre comercial no tiene la calidad de notorio. II.1.2. La sociedad SECURITY SYSTEM LTDA. SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Sostiene, que el signo mixto “S SECURITY SYSTEMS” es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Arguye, que la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, no depositó el nombre comercial y, además, tampoco se hizo presente en el trámite administrativo de registro del signo mixto “S SECURITY SYSTEMS”. Por lo tanto, la Superintendencia no podía saber de la existencia del supuesto nombre comercial y, en consecuencia, sus actos administrativos son conforme a derecho. Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en debida forma la normativa comunitaria y siguió el procedimiento pertinente. Sostiene, que el uso que la demandante le ha dado al nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA.” es ilegítimo, ya que la sociedad demandante no podía ejercer actividades de vigilancia y seguridad privada sin los permisos requeridos por las normas vigentes. Manifiesta, que la sociedad “SECURITY SYSTEMS LTDA.”, domiciliada en la ciudad de Bogotá, sí ha usado de manera legal y continua su nombre comercial “SECURITY SYSTEMS” desde 1997.

Indica, que la sociedad demandante “SECURITY SYSTEMS LTDA.” domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8, realmente inició el uso del nombre comercial en el año 2001, fecha en la que se expidió la respectiva autorización o licencia de funcionamiento de su establecimiento comercial; en consecuencia, el uso anterior a dicha fecha es ilegítimo. Explica, que la inscripción de un Establecimiento de Comercio no constituye título, ni prueba de la enseña o del nombre comercial. Afirma, que el signo “SECURITY SYSTEMS” de su titularidad, es notoriamente conocido y, por lo tanto, goza de una protección especial. Expresa que dentro del procedimiento de registro de la marca cuestionada, no se hizo presente la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla. Además, que como la sociedad demandante ha manifestado interés directo en el resultado del proceso, estaba obligada a agotar la vía gubernativa. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la sociedad demandante no puede presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que como se dijo, debe agotar previamente la vía gubernativa, pues no presentó oposición al registro de los signos demandados, ni interpuso los recursos administrativos. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer lugar, la Sala estima pertinente precisar que la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla e

identificada con el NIT 802.006.358-8, contiene la misma razón social que la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, quien actúa como tercera interesada en las resultas de proceso. Además, que la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, se fundamenta en su nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA.”, para que se declare la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, relacionado con actividades propias de las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.104-7, tercera interesada en las resultas de proceso. En segundo término, se considera necesario abordar el tema sobre la falta de agotamiento de la vía gubernativa por parte de la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, alegada por la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, tercera interesada en las resultas del proceso. Expresa dicho tercero, que dentro del procedimiento de registro de la marca cuestionada, no se hizo presente la sociedad actora. Además, que como la sociedad demandante ha manifestado interés directo en el resultado del proceso, estaba obligada a agotar la vía gubernativa y, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la sociedad demandante no

puede presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que como se dijo, debe agotar previamente la vía gubernativa, pues no presentó oposición al registro de los signos demandados, ni interpuso los recursos administrativos. Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial. Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino. “Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a

registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial. Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del depósito del referido nombre comercial, lo cual, es

una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante1. 1 Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016 .Consejero

ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: KYROVET LABORATORIES S.A.

Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable2. Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido con la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS” y el nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, cuyos actos administrativos acusados, respectivamente, le concedieron el registro para la clase 42 Internacional y el depósito del nombre comercial relacionado con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 830.025.1047, tercera interesada en las resultas de proceso, frente al nombre comercial “SECURITY SYSTEMS LTDA” de la sociedad demandante SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla e identificada con el NIT 802.006.358-8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda,

concluyó: “Respecto de los argumentos de la actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho.” 2 La misma Sentencia señala: “En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción”. “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma

comunitaria citada. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto del cual pueda inducirse al público consumidor a error.

TERCERO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial SECURITY SYSTEMS era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos SECURITY SYSTEMS, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.

QUINTO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto S SECURITY SYSTEMS y el nombre comercial denominativo SECURITY SYSTEMS, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia.

SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados

como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

SÉPTIMO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

OCTAVO: El Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico” (folio 709 a 711).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 125-IP-2008, solicitada por esta C