CE-11001-03-24-000-2004-00096-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca MAXIDEX y el signo MIXANDEX / PARTICULA DEX – Es de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / MARCAS FARMACEUTICAS - Examen de registrabilidad más riguroso / SIGNOS DE FANTASIA - Maxidex y Mixandex / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo MIXANDEX por no reunir los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica con la marca MAXIDEX Se evidencia sin dificultad alguna que la marca denominativa “MIXANDEX”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, es muy similar a la marca opositora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que, como ya se dijo, las semejanzas que ofrece son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por ende, puede inducir a error al consumidor en el momento de seleccionar o adquirir los productos que ellas distingue, así como generar riesgo de asociación ya que de acuerdo con su estructura logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial. Dado que su semejanza es significativa con la marca opositora y que pretende distinguir los mismos productos de la clase 5ª, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, pues de permitírsele su registro, se podría atentar contra la salud inclusive con la vida del público consumidor. Por lo tanto, el signo denominativo “MIXANDEX” no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, se

encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Pisa S.A. DE C.V., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó la Resolución 34358 de 28 de noviembre de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa “MIXANDEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala no accedió a las suplicas de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de enero de 2008, Radicación 2002-00105, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; de 23 de mayo de 2002, Radicación 2000-06010, C.P: Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00096-01

Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 34358 de 28 de noviembre de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa “MIXANDEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que se restablezca el derecho de la actora ordenando conceder el registro de la marca nominativa “MIXANDEX”. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 3 de abril de 2003, la sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., solicitó el registro de la marca nominativa “MIXANDEX” para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 528 de 30 de mayo de 2003. I.1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad ALCON INC. presentó oposición con base en su marca “MAXIDEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.4. Mediante Resolución 26951 de 26 de septiembre de 2003, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa “MIXANDEX”. I.1.5. ALCON INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.6. La División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. I.1.7. A través de la Resolución 34358 de 28 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución 26951 de 26 de septiembre de 2003, declarando fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que negar el registro de la marca “MIXANDEX” por considerarla confundible con “MAXIDEX” es un error porque estas son diferentes y pueden coexistir en el mercado sin generar ninguna posibilidad de confusión. Manifiesta que las marcas en conflicto hacen parte de los signos que protegen productos farmacéuticos que comparten un sufijo común para distinguir productos de la clase 5ª Internacional y que el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que en estos eventos debe dejarse a un lado el criterio jurisprudencial según el cual al realizar el estudio de confundibilidad debe efectuarse de manera conjunta sin escindir sus elementos, de tal manera que para el caso actual la comparación debe hacerse solo sobre los elementos adicionales del sufijo DEX. Indica que el sufijo DEX por ser de uso común no puede ser apropiado por ningún empresario y que a pesar de que a la Superintendencia de Industria y Comercio se le manifestó que la expresión DEX es un sufijo común dentro de la clase 5ª

Internacional, interpretó de forma errónea los lineamientos normativos y jurisprudenciales que sobre la materia existen. Agrega que por consiguiente en cualquier momento un empresario farmacéutico que pretenda solicitar y registrar como parte integrante de su marca el sufijo DEX lo puede realizar sin ningún inconveniente tal como se prueba con las marcas registradas por la Superintendencia siempre y cuando la nueva expresión contenga una composición gramatical que la diferencie de las marcas anteriormente registradas. Finalmente aclara que la comparación efectuada por la Administración es errónea ya que la confrontación debió limitarse únicamente en los fonemas MIXAN y MAXI. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Señala que en las marcas cotejadas se aprecia la coincidencia en el número de sílabas existentes, así como en todas las vocales utilizadas y en la mayoría de sus letras, que al ser percibidas emitan un impacto similar, ocasionando similitud fonética y visual. Agrega que en el caso que nos ocupa es claro que las marcas en cotejo comparten el mismo número de sílabas y emplean las mismas vocales en orden distinto: MA-XI-DEX A-I-E frente a MIXANDEX I-A-E. En la misma forma resulta

claro que se usan exactamente las mismas consonantes en el mismo orden. Es claro entonces que las diferencias entre los signos están dadas por la modificación en el orden de las vocales, lo que resulta una marca que es claramente similar a la marca previamente registrada. Las anteriores semejanzas inducen a error al consumidor de los productos de la clase 5ª, sobre la naturaleza de los productos de que se trata y eventualmente sobre el origen empresarial de los mismos. Así las cosas, en el caso particular no se puede permitir la coexistencia de las marcas involucradas, no solamente porque al hacerlo se vulnera el derecho de un particular que tiene un registro sobre un signo confundible con el de la solicitud, sino porque se pueden ver afectados los derechos de los consumidores, más aún cuando se trata de productos de la clase 5ª Internacional, cuya confundibilidad puede generar graves daños a la salud de los consumidores. II.1.2. La sociedad ALCON, INC., en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, expuso: Que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no fue vulnerada ya que la Administración acertadamente determinó que la marca “MIXANDEX”, clase 5ª estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en dicha norma. Que desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico los signos son muy similares, aunado a que pretenden identificar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª Internacional.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVII y s.s. (folio 146). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“TERCERO: Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. “CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerase a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (folios 170 a 171). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 148-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 134 de la citada

Decisión.

DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será

obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas nominativas “MIXANDEX” de la actora y “MAXIDEX” registrada previamente. Toda vez que ambas marcas son de naturaleza nominativa, en tal sentido serán cotejadas, aplicando las reglas establecidas para esta clase de marcas. Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en

infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador necesariamente debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto1. Alega el demandante que el sufijo DEX es de uso común en las marcas de productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª Internacional y, por lo tanto, no puede ser apropiada por ninguna persona. Además, fundamentándose en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, expresa que el cotejo debe realizarse sobre los elementos adicionales a dicho sufijo. En efecto, el citado Tribunal señala: “(…) Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (folio 170). Al respecto, esta Sala, considera que si bien es cierto el cotejo entre las marcas en conflicto debe realizarse sobre los elementos o partículas adicionales al sufijo DEX2, por ser este utilizado en las marcas de productos farmacéuticos, es preciso

analizar si tal o tales elementos o partículas de la denominación de la marca de la actora, tienen la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada. Bajo estas premisas, se tiene que las partículas adicionales de las marcas “MIXANDEX” de la actora y “MAXIDEX” registrada, son MIXAN y MAXI, respecto 1 Sentencia 24 de enero de 2008. Rad. 2002-00105. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. 2 Sentencia de 23 de mayo de 2002. Rad. 2000-6010. Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. de las cuales se observa que existen similitudes ortográficas y fonéticas. En efecto, en cuanto a la identidad o similitud ortográfica, existen similares sucesión de vocales, el mismo número de sílabas, que pueden incrementar la confusión, pues “MIXAN” contiene cinco letras, dos vocales, tres consonantes, dos sílabas; mientras que “MAXI” ostenta cuatro letras, dos vocales, dos consonantes, dos sílabas. En ambas se observa que existen las mismas vocales, pero distinto orden de ubicación y, las consonantes M y X coinciden en su ubicación, siendo la única diferencia que en MIXAN figura la letra N; además, existe igual número de sílabas, veamos: PREFIJOS VOCALES CONSONANTES SÍLABAS M I X A N I A M X MI XAN M A X I A I M X MA XI De lo anterior se deduce que el prefijo MIXAN es propiamente una trasliteración

de las vocales de la marca registrada, lo cual constituye una copia de la misma, que indudablemente no le otorga a la marca de la actora la suficiente distintividad frente a la marca registrada. Aunado a lo anterior, se tiene que, como el sufijo DEX puede ser utilizado en cualquier marca, de la lectura completa que se haga a sus denominaciones se colige el alto grado de confusión para el consumidor en el momento de seleccionar el producto farmacéutico, y en la generación a error acerca del origen empresarial de los productos que distinguen, observemos: MIXANDEX MIXANDEX MIXANDEX MIXANDEX MIXANDEX MIXANDEX MAXIDEX MAXIDEX MAXIDEX MAXIDEX MAXIDEX MAXIDEX En igual forma puede aducirse sobre el aspecto fonético entre las marcas en conflicto, las cuales si bien la doctrina denomina de fantasía por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, su acento prosódico tiende a marcarse en el sufijo común DEX, siendo sus sonidos muy similares. Además, tal como se ve en sus denominaciones, la partícula MIXAN de la marca solicitada “MIXANDEX” figura al principio de ella lo mismo que MAXI de la registrada “MAXIDEX”, circunstancia que, sin lugar a duda, permite considerar a la marca de la actora como no distintiva. Así las cosas, se evidencia sin dificultad alguna que la marca denominativa “MIXANDEX”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, es muy similar a la marca opositora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que, como ya se dijo, las semejanzas que ofrece son suficientes para

determinar que exista riesgo de confusión y, por ende, puede inducir a error al consumidor en el momento de seleccionar o adquirir los productos que ellas distingue, así como generar riesgo de asociación ya que de acuerdo con su estructura logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial. Dado que su semejanza es significativa con la marca opositora y que pretende distinguir los mismos productos de la clase 5ª, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, pues de permitírsele su registro, se podría atentar contra la salud inclusive con la vida del público consumidor. Por lo tanto, el signo denominativo “MIXANDEX” no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión. En consecuencia, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de agosto de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO