CE-11001-03-24-000-2004-00097-01-2011

SIGNOS FIGURATIVOS - Análisis de distintividad / COTEJO ENTRE MARCAS FIGURATIVAS - Marcas de Nike International Ltd y Orrego Gómez S. en C.S. / MARCAS FIGURATIVAS DE NIKE INTERNACIONAL LTD - Chulo de color blanco y chulo de color negro: Un solo elemento gráfico / MARCA FIGURATIVA DE ORREGO GOMEZ S. EN C.S. - Dos chulos o saetas, una de color blanco y otra de color gris sobre una figura ovalada de color negro / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas figurativas de Nike International Ltd y Orrego Gómez S. en C.S. Las marcas a las que la Sala, para efectos de este análisis denomina A y B están integradas por un solo elemento gráfico -el primero de color blanco y el segundo de color negro-, que representa lo que comúnmente se conoce como un “chulo” o saeta, en tanto que la marca denominada en esta providencia como C está conformada por tres elementos perfectamente diferenciados, dos especies de chulos o saetas, una de color blanco y otra de color gris sobre una figura ovalada de color negro, que conforman una unidad gráfica. En cuanto al diseño en sí mismo: Si bien las marcas enfrentadas están estructuradas a partir de líneas curvas que se unen, las marcas A y B corresponden al diseño de una figura cuya orientación es horizontal -de izquierda a derecha- (siendo más ancha en el lado izquierdo y terminando en forma estilizada de modo más angosto en la parte derecha), mientras que la marca C es un diseño cuyos elementos, descritos como dos chulos o saetas, se encuentran en una posición vertical, enfrentados uno al otro: uno en la parte izquierda de la figura, orientado hacia la parte de arriba

(siendo más ancho en su parte inferior y terminando en la parte superior en forma angosta), y el otro, en la parte derecha, y orientado hacia abajo (siendo más ancho en su parte superior y terminando en la parte inferior en forma angosta); además, como fondo sobre el cual se posicionan las dos saetas existe una figura ovalada de color negro. De otro lado, desde el punto de vista conceptual, esto es, de la idea o concepto que puede evocar cada una de las marcas figurativas enfrentadas, estima la Sala que tampoco existe semejanza, pues, mientras que las marcas A y B, tal como lo demuestra su observación, evocan la idea de un “chulo” o una saeta que denota velocidad, la marca C, en su conjunto, a partir del posicionamiento de sus distintos elementos, sugiere la idea de una hélice que denota la idea de movimiento.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28827 DE 2001 (31 de agosto)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83

NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 78-IP-2010 y 114-IP-2003, del 19 de noviembre de 2003, del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00097-01

Actor: NIKE INTERNATIONAL LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la firma NIKE INTERNATIONAL LTD., contra la resolución núm. 28827 de 31 de agosto de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”, a favor de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., para distinguir “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños”, productos comprendidos en la Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 28827 de 31 de agosto de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales.

Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la

otra, formando un todo el dibujo”, a favor de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., para distinguir “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de esa declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 252382 para la marca figurativa antes mencionada.

3. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 2º del Decreto Legislativo 209 de 1957.

4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, la resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 176 del C.C.A. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. La sociedad OREGO GÓMEZ S. EN C.S. solicitó el 3 de noviembre de 2000 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de marca figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales.

Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”, para amparar “toda clase de calzado para

hombres, mujeres y niños”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual le correspondió el radicado núm. 00 83721. En la solicitud aparece la marca figurativa en la siguiente forma:

2. El extracto de la solicitud de registro de la citada marca fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 499 del 26 de diciembre de 2000.

3. Mediante la Resolución núm. 28827 del 31 de agosto de 2001 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca figurativa antes referida, acto debidamente notificado al apoderado de la sociedad solicitante, sin que contra éste se interpusiera recurso, por lo cual quedó agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa que considera aplicable en este asunto, en consideración a que la solicitud de registro de la marca figurativa se presentó en vigencia de la Decisión 344, pero fue resuelta posteriormente, bajo la vigencia de la Decisión 486 que, aunque la sustituyó, conservó en sus disposiciones los principios generales de la legislación derogada.

Al sustentar el concepto de la violación de las citadas normas señaló que aunque

la marca figurativa solicitada es susceptible de representación gráfica, carece del requisito de la distintividad, esto es, de la capacidad intrínseca y extrínseca para identificar un producto, como quiera que se asemeja y confunde con las siguientes marcas figurativas previamente registradas por NIKE INTERNATIONAL LTD. para distinguir, la primera, productos pertenecientes a la Clase 25 y, la segunda, productos de las Clases 9, 14 y 28: Estimó, de acuerdo con lo anterior, que se vulneran los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, lo mismo que los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se considera como distintivo un signo que en realidad no lo es, por existir marcas similares ya registradas, prácticamente idénticas a la marca solicitada a registro. Afirmó que al carecer el signo solicitado de distintividad se vulnera igualmente lo dispuesto en los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: Desde el punto de vista visual los signos son confundibles, pues la marca solicitada reproduce de manera prácticamente idéntica el diseño característico de propiedad de NIKE INTERNATIONAL LTD., según lo demuestra el estudio técnico de un publicista, que se anexa a la demanda, y que concluye que: “desde el punto de vista visual existe para los consumidores una marcada semejanza entre el elemento básico de la marca de ORREGO GÓMEZ y el símbolo de la marca

NIKE, creando efectos de confusión o asociación tanto en sus valores tangibles (los visuales) como en los intangibles (velocidad, dinamismo, dirección) ocasionándole al símbolo de la compañía NIKE un efecto de ilusión (sic) de su fuerza distintiva y de su valor comercial porque ambas marcas comparadas fueron diseñadas para productos destinados a las mismas finalidades y mercados”; esa similitud -afirmó- haría que el consumidor se viera inducido a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos que identifican. Desde el punto de vista de los productos que distingue cada marca, igualmente existe identidad, pues la marca gráfica de ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. distingue “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños”, es decir, los mismos productos de la Clase 25 que distingue la marca gráfica de NIKE INTERNATIONAL LTD, que son: “zapatos atléticos y ropa atlética”. Igualmente existe vinculación competitiva entre los productos amparados por la marca de ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. y por las marcas de NIKE INTERNATIONAL LTD., para las Clases 9, 14 y 28. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Precisó que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial a la fecha de expedición del acto acusado era aplicable en el presente asunto. Señaló que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca figurativa

solicitada consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo” y la marca figurativa de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., se concluye que los elementos gráfico-figurativos que conforman las mismas no conducen a una idea e impresión semejantes, por lo que su coexistencia no generaría un riesgo de confusión o error en el aspecto visual para el público consumidor que concurre al mercado para adquirir productos y servicios. II.2 La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, apoyándose en la siguiente argumentación: Afirmó que entre las marcas enfrentadas no existe semejanza que pueda inducir al público consumidor a error, ya que cada uno de los signos cuenta con elementos propios que los hacen suficientemente distintivos. Estimó que los signos visualmente son totalmente diferentes, pues al compararlos evitando su fraccionamiento y al examinar sus detalles se observa que no existen partes similares o parecidas, tal como lo precisa el estudio de una Agencia de Publicidad y Mercadeo que se acompaña como anexo de la demanda. Destacó, en efecto, que al momento de realizar el cotejo entre marcas figurativas, se debe hacer una visión de conjunto de la totalidad de sus elementos, de su estructura general y de su unidad conceptual, y no en forma fraccionada o aislada, tal como lo hace la sociedad demandante.

Precisó que, de acuerdo con el estudio técnico referido, se debe concluir que: a) el logo “DOS SAETAS” está compuesto por tres elementos (una circunferencia achatada, que encierra dos saetas de diferentes colores); b) el logo “DISEÑO DE ALA” de NIKE está compuesto por un elemento; c) el estilo gráfico del logo “DOS SAETAS” está basado en terminaciones pronunciadas que generan concavidad y proyectan la figura de una hélice; d) el estilo gráfico del logo “DISEÑO DE ALA” está basado en un cuerpo estilizado con dos tipos de terminaciones, comenzando en la parte superior derecha y terminando con una proyección hacia la parte superior izquierda del plano donde se pueda encontrar (no tiene restricción de movimiento, debido a su “libertad” en el espacio donde se pueda encontrar); e) el sentido de la dirección del logo “DOS SAETAS” es un movimiento circular sobre el eje producido por las dos saetas de su composición que generan a su vez direccionalidad cíclica; f) el sentido de la dirección del logo “DISEÑO DE ALA” es un desplazamiento “descendente” hacia el lado izquierdo del plano libre donde se pueda encontrar; g) el punto de tensión máxima del logo “DOS SAETAS” está marcado en la parte central donde se encuentran las dos saetas, una con la otra; y h) el punto de tensión máxima del logo “DISEÑO DE ALA” está marcado en la parte izquierda del mismo, donde termina devolviéndose la gráfica hacia arriba. Puntualizó que al realizar una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad visual e ideológica, se establece que no existe la

más mínima posibilidad de confusión entre los signos cotejados, por lo que no se genera riesgo de confusión en los consumidores. Estimó, así mismo, que cada una de las marcas representa ideas y conceptos diferentes, por lo que tampoco puede hablarse que se presente confusión en el aspecto ideológico. Finalmente, señaló que las marcas enfrentadas han coexistido en el mercado para distinguir productos de la Clase 25, sin haber generado ningún tipo de confusión o asociación sobre su origen empresarial, a pesar de que pertenecen a la misma clase, y a que entre ellos existe conexión competitiva al comercializarse a través de los mismos canales. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandante y el tercero con interés en el proceso presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. (fls. 285 a 341) La Superintendencia de Industria y Comercio alegó en forma extemporánea. (fls. 342 a 346) El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 78-IP-2010 de fecha 29 de septiembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo figurativo se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

QUINTO: Como el signo solicitado y algunos de los observantes amparan productos de diferentes clases, es preciso que el

Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El acto demandado La Resolución núm. 28827 de 31 de agosto de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca figurativa consistente en “la figura de una circunferencia que en su interior aparecen dos figuras geométricas especiales. Similares a dos saetas que tratan de unirse entre sí, una en tono más claro que la otra, formando un todo el dibujo”, a favor de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., para distinguir “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. estima que el citado acto es contrario a la normativa comunitaria que invocó en la demanda, en consideración a que la marca cuyo registro se concede a través del mismo se asemeja y confunde con dos marcas figurativas de su propiedad previamente registradas.

2. La normativa aplicable Según lo consignado en el capítulo de antecedentes, entre las partes existe diferencia en torno a la normativa aplicable en este asunto, pues, mientras la parte

actora considera que deben aplicarse las Decisiones 344 y 486 - en razón a que la solicitud de registro de la marca figurativa se presentó en vigencia de la primera, pero fue resuelta posteriormente, bajo la vigencia de la Decisión 486 que, aunque la sustituyó, conservó en sus disposiciones los principios generales de la legislación derogada-, la Superintendencia de Industria y Comercio estima que la normativa que rige esta actuación es la contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala, acogiendo la conclusión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresada en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, considera que la norma sustancial que debe aplicarse en este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón a que la solicitud de registro del signo figurativo objeto de este proceso se efectuó en vigencia de dicha norma comunitaria. A este respecto resulta pertinente señalar que el tema del "tránsito legislativo" o la "aplicación de la ley comunitaria el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el mencionado Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: "(...) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo

previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (...). (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso "CANALI", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)". (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965, de 8 de agosto de 2003). Por ello, como se precisa en la interpretación prejudicial emitida en este proceso,

en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 4861 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley. En este asunto, se reitera, como la solicitud de registro del signo figurativo se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es ésta la norma sustancial que se debe aplicar.

3. El problema jurídico a resolver 1 Disposición interpretada oficiosamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, identificada con el número 78-IP-2010. Su tenor literal es el siguiente: “Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. // En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. // Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, consiste en conceder el registro de la marca figurativa a favor de ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. contradice o no las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia, cuyo texto literal es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”

4. Análisis de los cargos En el proceso se discute la irregistrabilidad del signo figurativo solicitado para registro, ya que se afirma que es confundible con las marcas figurativas de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. previamente registradas. ? La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles2, suficientemente distintivos3 y susceptibles de representación gráfica4. 2 3 La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 4 La susceptibilidad de representación gráfica, es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. El literal a) del artículo 83 ibídem consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, en efecto, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Es claro, conforme a esta normativa, que no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva, y que, de permitirse su registro, se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de

productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Así las cosas y en orden a determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas enfrentadas en este asunto, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en tratándose de la comparación de signos distintivos y, en particular, de aquellos denominados figurativos. Sobre el primer aspecto, señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir se debe analizar un signo y después el otro, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo, dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada; c) A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión; y d) Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es

determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. De otro lado, sobre el tema de los signos figurativos y la comparación entre los mismos, la interpretación prejudicial núm. 78-IP-2010 señala lo siguiente: “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: "El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofre