CE-11001-03-24-000-2004-00102-01-2011

MARCAS CHENIPION Y NOPION - Distintividad / MARCAS CHENIPION Y NOPION - Signos de fantasía De acuerdo con lo expresado hasta aquí y sin la más mínima pretensión de descomponer las marcas en los elementos que las integran, no puede desconocerse que en ambas se utiliza el sufijo PIÓN, el cual, por tener puesta la tilde en la letra “O”, constituye la sílaba tónica que viene a marcar el acento prosódico de ambos vocablos. En todo caso, se debe destacar que mientras en el signo cuestionado se le antepone a dicha desinencia el prefijo “CHENI” (CHENIPIÓN), en la marca opositora se utiliza la sílaba “NO” (NO-PIÓN), lo cual determina que las marcas sean inconfundibles desde el punto de vista auditivo. Para corroborarlo, basta simplemente con pronunciar de viva voz y forma sucesiva tales denominaciones, advirtiéndose que la expresión CHENI aporta un rasgo de distintividad bien evidente, frente al NO, de la marca opositora: - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN - - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN – - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN – Observa la Sala que aunque desde el punto de vista de su conformación, los signos CHENIPIÓN y NOPIÓN, presentan la misma terminación, contienen al propio tiempo elementos distintos que permiten concluir que no son idénticos. Tal como se puede apreciar a continuación, mientras la marca censurada se encuentra conformada por nueve

(9) letras (4 vocales y 5 consonantes), la marca opositora contiene tan sólo seis (6) letras (3 vocales y 3 consonantes), dispuestas de manera distinta, lo cual permite afirmar que si bien hay cierto parecido, también existen marcadas diferencias. (…) En efecto, en la marca CHENIPIÓN, las letras identificadas con los números 1, 2, 3, y 5, son propias de ese signo, pues como bien se puede advertir, no están contenidas en la marca opositora. Por otra parte, si bien las vocales 7 y 8 de la marca censurada son coincidentes con las vocales 4 y 5 de la marca opositora, lo cierto es que las vocales 3 y 5 de la marca CHENIPIÓN y la vocal 2 de la marca NOPIÓN, son totalmente distintas. Se observa igualmente que las consonantes 1 y 2 de la marca cuestionada, son de suyo distintas de la consonante 1 de la marca previamente registrada. Las diferencias anotadas le imprimen, a juicio de la Sala una sonoridad totalmente diferente a dichos vocablos, contribuyendo en forma decisiva a su distintividad. Aparte de lo anterior y en cuanto concierne al aspecto ideológico o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de análisis no tienen definido un significado específico en lengua castellana, por tratarse de signos de fantasía, fruto de la invenció o imaginación de sus autores y, por ende, no son evocativas de una idea concreta ni de ningún producto en particular. Por lo mismo no se puede afirmar que una y otra correspondan al mismo concepto.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27694 DE 2003 (29 de septiembre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 30465 DE 2003 (29 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) CANALES DE COMERCIALIZACION - Conexión competitiva entre las marcas NOPION y CHENIPION / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas NOPION y CHENIPION / MARCA CHENIPION - Cumple con lo requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica Establecido lo anterior se impone entrar a analizar la conexión competitiva que pueda existir entre los productos distinguidos con las marcas enfrentadas. Pues bien, los productos que distinguen las marcas en conflicto, pertenecen a la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al corresponder más concretamente a un shampoo destinado a combatir los piojos y las liendres, resulta fácil colegir que en su comercialización y publicidad se emplean exactamente los mismos canales, mas no por ello se puede concluir que al existir esos nexos de competitividad, se generen riesgos de confusión, asociación o dilución, precisamente por las diferencias que presentan los signos en sus aspectos fonético, visual y conceptual. Así las cosas, la Sala considera que el consumidor medio bien puede identificarlos con facilidad y precisamente por ello, a diferencia de lo que ocurre con otros productos farmacéuticos, este tipo de enjuagues o shampoos son de venta libre, pues su uso no conlleva ningún peligro para la vida o la salud humanas. Siguiendo el hilo conductor de estas

consideraciones, se concluye que la marca cuyo registro se cuestiona, cumple cabalmente con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no es dable señalar que se haya configurado alguna de las causales de irregistrabilidad, pudiendo coexistir con la marca previamente registrada.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27694 DE 2003 (29 de septiembre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 30465 DE 2003 (29 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00102-01

Actor: TECNOQUIMICAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A., interpuso a través de apoderado la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., contra las Resoluciones números 27694 de 29 de septiembre de 2003 y 30465 del 29 de octubre de 2003, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la 33528 de 27 de noviembre de 2003, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.- LA DEMANDA

1.- Pretensiones. El apoderado de la sociedad actora, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que se decrete la nulidad de los actos administrativos anteriormente enunciados, en virtud de los cuales se declaró infundada la oposición presentada dentro del expediente 03 028 110 por la firma TECHNOQUÍMICAS S.A., como titular de la marca NOPIÓN, y se concedió el registro de la marca mixta CHENIPIÓN a favor del señor FERZÁN GUERRERO, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Solicita, de igual modo, que en cumplimiento del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento y ejecución de la sentencia. 2.- Fundamentos de hecho 2.1.- El señor FERZAN GUERRERO actuando en nombre propio solicitó el registro de la marca mixta CHENIPIÓN + GRÁFICA para identificar el producto champú antipiojos, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación internacional de Niza. 2.2.- El 16 de julio de 2003, el apoderado de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., de manera oportuna presentó oposición al registro de la marca CHENIPIÓN, argumentando la preexistencia del registro de la marca NOPIÓN a nombre suyo, que identifica el mismo tipo de productos. 2.3.- Mediante la resolución 27694 de 29 de septiembre de 2003, se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca CHENIPIÓN, decisión

que fue confirmada por la resolución 30465 del 29 de octubre de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la firma opositora. 2.4.- El recurso de apelación fue resuelto por la Resolución 33528 de 27 de noviembre de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó en todas sus partes lo dispuesto en las precitadas Resoluciones. 3.- Normas violadas y concepto de la violación El apoderado de la sociedad actora señaló que las resoluciones demandadas violan los artículos 134, literales a) y b); 135 y 136 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de su violación, señaló que la solicitada a registro no cumple con lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 134, pues la marca CHENIPIÓN no tiene la suficiente capacidad distintiva. En ese orden de ideas, basta con que exista una mínima posibilidad de confusión para que la autoridad competente rechace el registro de la marca que se solicita. A su juicio el riesgo de confusión puede traer no es solo directa respecto a los productos sino que es también indirecta, en la medida en que se pueden presentar riesgos relativos al origen empresarial de los mismos, en lo cual no se detuvo la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de tratarse de productos farmacéuticos. En cuanto a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la parte actora indicó que la misma se presenta al haberse desconocido la similitud

existente entre los signos NOPIÓN y CHENIPIÓN en sus aspectos ideológico, ortográfico y fonético así como el hecho de que los productos que los dos signos distinguen, pertenecen a la misma Clase. En tales circunstancias, se desconoció en este caso la prohibición de registrar signos idénticos o semejantes ya registrados o solicitados previamente por un tercero para registro, pues lo cierto es que al realizar el examen de registrabilidad del signo mixto CHENIPIÓN, la marca NOPIÓN ya había sido registrada. Según explica, la marca CHENIPIÓN es una transliteración del signo NOPIÓN, y que lo único novedoso de la primera expresión es la partícula CHE, dejando solo la expresión NIPION la cual es similarmente confundible con NOPIÓN. Según lo expresa, el reproche encuentra mayor sustento si se tiene en cuenta que los dos signos identifican productos de la misma Clase. Adicionalmente y como quiera que estamos frente a productos de consumo masivo, que involucran derechos fundamentales como la vida y la salud de las personas, se debe exigir al operador jurídico una regla de conducta mas estricta y rigurosa al momento de evaluar la distintividad y la posible confusión que se pueda generar a partir de la identidad o semejanza entre los signos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando, como primera medida, que los actos administrativos demandados se ajustan por completo a la normatividad comunitaria. Manifiesta que el carácter distintivo de las marcas es determinante, pues contribuye e identificar los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. En

relación con ese tópico, el Tribunal Andino considera que “La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos.” Siguiendo el criterio expresado por las autoridades comunitarias, al momento de realizar el cotejo, es preciso tener en cuenta que el examen de las marcas debe efectuarse considerando los signos en su conjunto, esto es, sin fraccionarlos o desmembrarlos en sus partículas. No obstante lo anterior, esa regla encuentra su excepción en tratándose de marcas farmacéuticas, pues en muchas de ellas se emplean prefijos o sufijos referidos al principio químico básico empleado en su elaboración o a la condición terapéutica a tratar y que contribuyen a orientar al consumidor con respeto a la naturaleza y propiedades de los productos comercializados. En ese sentido y por tratándose de sufijos o prefijos de uso común, el examen debe realizarse no respecto de ellos sino de la otra parte de la palabra. En ese orden de ideas, no es dable predicar la vulneración de los derechos de terceros, pues como lo afirma el propio Tribunal Andino, “al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar el prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un termino necesario dentro del conjunto marcario de una marca farmacéutica,

el cual, a mas de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registros de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas esas características especificas del tema.” En aplicación de las reglas establecidas para el cotejo de marcas farmacéuticas, no se advierte en este caso la existencia de semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas ni conceptuales que puedan inducir en error al público consumidor. Por lo mismo, la objeción planteada por la forma opositora no tenía ninguna opción de prosperar. El señor FERZÁN GUERRERO, en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado, no dio contestación a la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio. V.-LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación al presente proceso concluyó: PRIMERO: Un signo puede registrase como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del

signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. } SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición del registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecerle riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto CHENIPIÓN y el denominativo NOPIÓN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor.

QUINTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio mas riguroso.” VI.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Los actos acusados declararon infundada la oposición presentada por la empresa

TECHNOQUÍMICAS S.A. al registro de la marca mixta CHENIPIÓN, solicitada por el señor FERZÁN GUERRERO, y concedieron su registro para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa contenida en las resoluciones acusadas resulta o no violatoria de lo dispuesto en los Artículos 134 literales a) a g); 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto, es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; Las marcas a cotejar son las siguientes:

MARCA MIXTA SOLICITADA

MARCA NOMINATIVA OPOSITORA NOPIÓN Antes de abordar el análisis de rigor, resulta pertinente destacar que el cotejo marcario a realizar involucra una marca mixta y una nominativa, predominando en ambas el elemento denominativo, por ser el que mayor impresión y recordación genera en el público consumidor. Por lo mismo, la Sala procederá a analizar cada signo en su conjunto, esto es, sin descomponer su unidad fonética; determinará su longitud y su estructura; establecerá si la sílaba tónica ocupa la misma posición y si es idéntica o muy difícil de distinguir; observará el orden y la ubicación de las vocales para establecer en dónde radica la sonoridad de las denominaciones; y de igual modo, precisará si existe alguna conexidad competitiva entre las marcas objeto de examen. En todo caso y al no haberse acreditado en el proceso que los signos en conflicto contengan prefijos, sufijos, raíces o desinencias que correspondan a elementos químicos o farmacéuticos, el cotejo de los mismos se realizará de acuerdo con las reglas aplicables a la generalidad de las marcas.

De acuerdo con lo expresado hasta aquí y sin la más mínima pretensión de descomponer las marcas en los elementos que las integran, no puede desconocerse que en ambas se utiliza el sufijo PIÓN, el cual, por tener puesta la tilde en la letra “O”, constituye la sílaba tónica que viene a marcar el acento prosódico de ambos vocablos. En todo caso, se debe destacar que mientras en el signo cuestionado se le antepone a dicha desinencia el prefijo “CHENI” (CHENI-PIÓN), en la marca opositora se utiliza la sílaba “NO” (NO-PIÓN), lo cual determina que las marcas sean inconfundibles desde el punto de vista auditivo. Para corroborarlo, basta simplemente con pronunciar de viva voz y forma sucesiva tales denominaciones, advirtiéndose que la expresión CHENI aporta un rasgo de distintividad bien evidente, frente al NO, de la marca opositora: - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN - - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN – - CHENIPIÓN – NOPIÓN - CHENIPIÓN – NOPIÓN – Observa la Sala que aunque desde el punto de vista de su conformación, los signos CHENIPIÓN y NOPIÓN, presentan la misma terminación, contienen al propio tiempo elementos distintos que permiten concluir que no son idénticos. Tal como se puede apreciar a continuación, mientras la marca censurada se encuentra conformada por nueve (9) letras (4 vocales y 5 consonantes), la marca opositora contiene tan sólo seis (6) letras (3 vocales y 3 consonantes), dispuestas

de manera distinta, lo cual permite afirmar que si bien hay cierto parecido, también existen marcadas diferencias. Veámoslo:

MARCA CENSURADA C H E N I P I Ó N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCA OPOSITORA N O P I Ó N 1 2 3 4 5 6

En efecto, en la marca CHENIPIÓN, las letras identificadas con los números 1, 2, 3, y 5, son propias de ese signo, pues como bien se puede advertir, no están contenidas en la marca opositora. Por otra parte, si bien las vocales 7 y 8 de la marca censurada son coincidentes con las vocales 4 y 5 de la marca opositora, lo cierto es que las vocales 3 y 5 de la marca CHENIPIÓN y la vocal 2 de la marca NOPIÓN, son totalmente distintas. Se observa igualmente que las consonantes 1 y 2 de la marca cuestionada, son de suyo distintas de la consonante 1 de la marca previamente registrada. Las diferencias anotadas le imprimen, a juicio de la Sala una sonoridad totalmente diferente a dichos vocablos, contribuyendo en forma decisiva a su distintividad. Aparte de lo anterior y en cuanto concierne al aspecto ideológico o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de análisis no tienen definido un significado específico en lengua castellana, por tratarse de signos de fantasía, fruto de la invenció o imaginación de sus autores y, por ende, no son evocativas de una idea concreta ni de ningún producto en particular. Por lo mismo no se puede afirmar

que una y otra correspondan al mismo concepto. Establecido lo anterior se impone entrar a analizar la conexión competitiva que pueda existir entre los productos distinguidos con las marcas enfrentadas. Pues bien, los productos que distinguen las marcas en conflicto, pertenecen a la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.1 Al corresponder más concretamente a un shampoo destinado a combatir los piojos y las liendres, resulta fácil colegir que en su comercialización y publicidad se emplean exactamente los mismos canales, mas no por ello se puede concluir que al existir esos nexos de competitividad, se generen riesgos de confusión, asociación o dilución, precisamente por las diferencias que presentan los signos en sus aspectos fonético, visual y conceptual. Así las cosas, la Sala considera que el consumidor medio bien puede identificarlos con facilidad y precisamente por ello, a diferencia de lo que ocurre con otros productos farmacéuticos, este tipo de 1 “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” enjuagues o shampoos son de venta libre, pues su uso no conlleva ningún peligro para la vida o la salud humanas. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca cuyo registro se cuestiona, cumple cabalmente con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el

ordenamiento jurídico, y no es dable señalar que se haya configurado alguna de las causales de irregistrabilidad, pudiendo coexistir con la marca previamente registrada. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., contra las Resoluciones números 27694 de 29 de septiembre de 2003 y 30465 del 29 de octubre de 2003, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la 33528 de 27 de noviembre de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las razones consignadas en la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO