CE-11001-03-24-000-2004-00104-01-2010

DEMANDA - Debe incluir la totalidad de los actos administrativos / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada. No se demandó la resolución que resolvió el recurso de reposición / FALLO INHIBITORIO Esta Sala, rectifica la posición asumida con anterioridad al Auto citado en el acápite precedente y, en su defecto, determina que con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, se deben demandar todos los actos Administrativos proferidos por la Administración, esto es, tanto el definitivo como aquellos que resuelven el recurso de reposición y apelación cuando estos confirmen, -inclusive modifiquen-, la decisión que se adopte. En este orden de ideas, toda vez que se encuentra probado que el acto administrativo contenido en la Resolución núm. 26851 de 25 de septiembre de 2003, que resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión adoptada en la Resolución 22134 de 31 de julio de 2003, no fue objeto de acusación según las pretensiones y hechos de la demanda que obra a folios 26 a 33, se considera que la excepción de inepta demanda propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio debe prosperar. En consecuencia, probada la excepción de inepta demanda, esta Sala se declarará inhibida para proferir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Unique Industries Inc., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, demandó las Resoluciones números 22134 de 31 de julio 2003 y la 31210 de 31 de octubre de 2003,

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca denominativa “UNIQUE”, para distinguir productos de la clase 16, a la sociedad demandante; y se desató el recurso de apelación interpuesto contra la primera. La Sala declaró probada la excepción de inepta demanda propuesta por la Entidad demandada y se inhibió de proferir pronunciamiento de fondo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 INCISO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00104-01

Actor: UNIQUE INDUSTRIES INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad UNIQUE INDUSTRIES INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 22134 de 31 de julio de 2003 y 31210 de 31 de octubre de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se niega el registro de la marca denominativa “UNIQUE”, para distinguir productos de la clase

16. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca su derecho, otorgándole el registro de la marca solicitada, y se publique la sentencia en los libros de registro

de la propiedad industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 5 de julio de 1996 la sociedad UNIQUE INDUSTRIES INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “UNIQUE” específicamente para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; en especial sombreros de papel, invitaciones, envoltorios para regalos y envoltorios para regalos con cinta y tarjeta incluidos; manteles y servilletas de papel, decoraciones en papel para tortas y ponqués; banderines de papel; afiches, serpentinas y confeti; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), bolsas plásticas para sorpresas y regalos”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 436 de 24 de septiembre de 1996, sin que se hubiese presentado oposición alguna. I.3. Mediante Resolución 5244 de 26 de febrero de 1997 la División de Signos Distintivos niega el registro de la marca “UNIQUE”, para distinguir productos de la clase 16, al comprobar la existencia de un registro anterior de la marca “UNIQUE DIREKT” para distinguir productos de la clase 16 a nombre de la sociedad JAFER

LIMITED.

I.4. El 23 de abril de 2001, UNIQUE INDUSTRIES INC. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca “UNIQUE DIREKT”. I.5. Con Resolución núm. 18873 de 24 de junio de 2002, la Superintendencia de

Industria y Comercio ordenó la cancelación por no uso de la marca “UNIQUE DIREKT”, registro núm. 189.233. I.6. El 9 de septiembre de 2002, la actora utilizando el derecho de preferencia, nuevamente solicita el registro de la marca “UNIQUE” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. I.7. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 522 de 28 de noviembre de 2002. La sociedad JAFER LIMITED presentó demanda de oposición con fundamento en el registro en el Perú de la marca “UNIQUE” para la clase 16 Internacional. I.8. Mediante Resolución 22134 de 31 de julio de 2003 la División de Signos Distintivos declara fundada la oposición y niega el registro de la marca “UNIQUE”, para distinguir productos de la clase 16, al comprobar la existencia de un registro anterior de la marca “UNIQUE” para distinguir productos de la clase 16 a nombre de la sociedad JAFER LIMITED. I.9. Expresa que dentro del término legal presentó el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 22134. I.10. Mediante Resolución núm. 31210 de 31 de octubre de 2003, la Administración resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución núm. 22134 de 31 de julio de 2003. I.11. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: Que la Administración violó los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, y 10 del Código Civil, el cual incorpora lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 57 de 1887. Basándose en los artículos 165 y 168 de la Decisión 486, indica que en efecto la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con la dispuesto en la primera de las normas citadas, aceptó y tramitó la demanda de cancelación por no uso de la marca “UNIQUE DIREKT” presentada por la sociedad Unique Internacional Inc., como defensa de la negación de oficio presentada al registro de su marca “UNIQUE” debido a la preexistencia de la primera, ordenando finalmente la cancelación de la misma a través de resolución. Manifiesta que, sin embargo, como ya explicó anteriormente, en el momento en que debió aplicar el derecho preferente que le correspondía a la solicitante, se lo negó arguyendo inexplicablemente un supuesto requisito de identidad entre la marca cancelada y la solicitada, dicho requisito no está en ningún artículo de la mencionada Decisión 486 con lo cual se demuestra que la Administración se extralimitó en sus facultades de interpretación de la Ley. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Efectuado un examen sucesivo y comparativo de los signos en conflicto, se

concluye que son idénticos entre sí, generando con esto confundibilidad en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético. Las oposiciones presentadas por la sociedad JAFER LIMITED se basan en el derecho que concede el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es propietaria de la marca UNIQUE en Perú. Adicionalmente, esta sociedad acreditó interés real en el mercado de Colombia, solicitando el registro del signo UNIQUE para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El derecho preferente que otorga el artículo 168 de la Decisión 486 no implica, de manera alguna, la seguridad de obtener el registro de la marca, ya que a la solicitud de registro amparada en dicha disposición se le practica un examen de registrabilidad y, por lo tanto, el derecho preferente no significa que automáticamente se otorgue el registro. Finaliza formulando excepción de fondo, ya que la actora no presentó en debida forma las pretensiones de la demanda, toda vez que no demandó como unidad jurídica completa todos los actos administrativos a través de los cuales se negó el registro de la marca “UNIQUE”, pues omitió demandar la Resolución núm. 26851 de 25 de septiembre de 2003 la cual quedaría vigente. II.2. La Sociedad JAFER LIMITED, tercero interesado en la resulta del proceso a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo: El derecho preferente no implica que se otorgue en beneficio de quien obtuvo la resolución favorable de cancelación, un derecho indiscutible e inmediato sobre el registro cancelado. Lo anterior quiere decir que la invocación del derecho

preferente no implica que la Administración esté obligada a otorgar la marca en la que se invoque dicho derecho, sino sólo el reconocimiento de una fecha de presentación anterior a aquella en que realmente fue presentada, ya que se entiende presentada la solicitud el día en que se canceló la marca. Los actos administrativos se ajustaron a derecho, ya que se dio aplicación a la oposición andina regulada en el artículo 147 de la Decisión 486. No se puede considerar que el derecho preferente dé lugar a la inaplicación de la oposición Andina, ya que son materias distintas que reconocen derechos diferentes, no excluyentes entre sí. La sociedad UNIQUE INDUSTRIES INC. no ejerció adecuadamente el derecho preferente, ya que no solicitó el signo cancelado, es decir, “UNIQUE DIREKT”, sino el signo “UNIQUE”. El derecho preferente recae sobre el registro de la marca cancelada y no sobre otra. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVII y s.s. (folio 161). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala considera necesario abordar el tema de la excepción por inepta demanda propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en calidad de demandada, la sustenta en los siguientes términos: “(…) Tal como aparece demostrado la parte demandante omitió demandar como unidad jurídica completa por medio de la acción procedente según el artículo 85

que presuntamente lesionaba sus intereses, todos los actos administrativos contenidos en las resoluciones 22134 del 31 de julio de 2003, 26851 del 25 de septiembre de 2003 y 31210 del 31 de octubre de 2003 que originaron la negación de la marca “UNIQUE” para distinguir productos de la clase 16 solicitada por la sociedad Unique Industries INC., y no como lo pretendió la parte demandante al incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho únicamente contra las resoluciones 22134 del 31 de julio de 2003, y 31210 del 31 de octubre de 2003, pues quedaría vigente el acto administrativo contenido en la resolución No. 26851 del 25 de septiembre de 2003; ello constituye una falla sustantiva de la demanda, por no presentarse en debida forma las pretensiones de la demanda en cuanto a la acusación necesaria de todos los actos administrativos” (folios 78 y 79). Respecto a la excepción formulada, es pertinente precisar que para que esta prospere se requiere que se den los presupuestos establecidos en el inciso 3º del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo1, cuales son, que: (i) exista un 1 El inciso 3º del artículo 138 del C.C.A. Subrogado. D.E. 2304 de 1989, art. 24, señala: “Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”. acto definitivo; (ii) tal acto haya sido objeto de recursos en la vía gubernativa, y (iii)

la demanda verse sobre el acto administrativo definitivo y las decisiones que lo confirmen –o modifiquen-. Al respecto, cabe aclarar que esta Sección con anterioridad al Auto proferido en expediente núm. 00117 de 31 de julio de 2006, sostenía la tesis de que sólo se necesitaba acusar el acto administrativo definitivo y el que resolvía la apelación confirmándolo. No obstante, esta Sala, rectifica la posición asumida con anterioridad al Auto citado en el acápite precedente y, en su defecto, determina que con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, se deben demandar todos los actos Administrativos proferidos por la Administración, esto es, tanto el definitivo como aquellos que resuelven el recurso de reposición y apelación cuando estos confirmen, -inclusive modifiquen-, la decisión que se adopte. En este orden de ideas, toda vez que se encuentra probado que el acto administrativo contenido en la Resolución núm. 26851 de 25 de septiembre de 2003, que resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión adoptada en la Resolución 22134 de 31 de julio de 2003, no fue objeto de acusación según las pretensiones y hechos de la demanda que obra a folios 26 a 33, se considera que la excepción de inepta demanda propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio debe prosperar. En consecuencia, probada la excepción de inepta demanda, esta Sala se declarará inhibida para proferir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda propuesta por la Entidad demandada y, como consecuencia, INHÍBESE de proferir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO