CE-11001-03-24-000-2004-00143-01-2013

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de la marca. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Dilución y uso parasitario. Conexión competitiva En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca MEXSANA es notoriamente conocida como un signo que distingue talcos para pies. En efecto, la Sala constata que el signo MEXSANA es ampliamente conocido por el público consumidor, tal y como se observa en el estudio de Recordación, Actitud y Compra realizado en 2005 por Universal McCann, que señala que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas recuerda de manera espontanea que dicha marca es utilizada para distinguir talcos para pies. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto se perciben de forma similar y generan sonidos semejantes al ser pronunciadas en su conjunto. De hecho, se advierte que muchos de los productos que distinguen las marcas ISANA y MEXSANA en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza podrían utilizar iguales canales de comercialización y los mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los productos que distinguen ambas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica. Precisamente, salta a la vista que existe riesgo de confusión entre las marcas, pues para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los productos de las clases 3 y 5 identificados con la marca

ISANA constituyen una nueva línea de los productos de MEXSANA, generando riesgos de asociación que se deben evitar. Además, siendo la marca MEXSANA un signo notorio resulta evidente la existencia de un riesgo de uso parasitario por parte de ISANA, en virtud del cual el titular de dicha marca podría aprovecharse injustamente del prestigio que ha adquirido MEXSANA en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228.

NOTA DE RELATORIA: Prevalencia del elemento denominativo o gráfico, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.

2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30902 DE 2002 (26 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 38254 DE 2002 (28 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 28862 DE 2003 (8 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00143-01 (Acm) 11001-03-24-000-2004-00142-01

Actor: SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC contra las Resoluciones 30902 de 2002 (26 de septiembre) y 38254 de 2002 (28 de noviembre): y 28862 de 2003 (8 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca ISANA, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, para distinguir, respectivamente, “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación

Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA

SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC, domiciliada en Memphis,

Tennessee, Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó sendas demandas de nulidad relativa en los siguientes términos: Expediente 110010324000200400142 01: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 30902 de 2002 (26 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, el registro de la marca ISANA, para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 38254 de 2002 (28 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos corrigió el artículo 2° de la Resolución 30902 de 2002 (26 de septiembre), modificando el domicilio de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD.  Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca ISANA, concedida a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de

Propiedad Industrial; y dictar una nueva resolución que adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. 1.2. Los Hechos El 31 de agosto de 2001 la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ISANA, para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 21526 de 2002 (10 de julio) la Superintendencia de Industria y Comerció negó el registro de la marca ISANA, pues consideró que era confundible con la marca MEXSANA, previamente registrada a favor de SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC para distinguir productos de la misma clase internacional. Inconforme con tal decisión, la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, mediante Resolución 30902 de 2002 (26 de septiembre), revocando lo decidido en la Resolución 21526 de 2002 (10 de julio) y concediendo a su favor el registro de la marca ISANA para distinguir “talco para

pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, mediante Resolución 38254 de 2002 (28 de noviembre) la Superintendencia de Industria y Comercio corrigió el artículo 2° de la Resolución 30902 de 2002 (26 de septiembre), modificando el domicilio de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD. 1.3. Norma violada y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Bajo el anterior contexto, señala que el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o

servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”. En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca ISANA, concedida a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es semejante al signo notorio MEXSANA, previamente registrado a su favor para distinguir idénticos productos en la misma clase. En efecto, afirma que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, pues se perciben de forma similar y producen sonidos análogos al ser pronunciadas, que pueden inducir a confusión al público consumidor.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que la marca ISANA era suficientemente distintiva para distinguir productos

en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, advirtió que la marca poseía diferencias ortográficas y fonéticas con el signo MEXSANA, que permitían a ambos signos coexistir pacíficamente en el mercado. Finalmente, señaló que no podía prosperar el cargo alegado por la presunta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la demandante no había probado la notoriedad del signo MEXSANA. 2.2. La sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD guardó silencio. Expediente 110010324000200400143 01: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 28862 de 2003 (8 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, el registro de la marca ISANA, para distinguir “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca ISANA, concedida a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD para distinguir “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico,

alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial; y dictar una nueva resolución que adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. 1.2. Los Hechos El 7 de abril de 2002 la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ISANA, para distinguir “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 28862 de 2003 (8 de octubre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, el registro de la marca ISANA para distinguir “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 internacional. 1.3. Norma violada y concepto de la violación La demandante considera que el acto acusado contraría el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca ISANA, concedido a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD para distinguir “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, pues es semejante al signo notorio MEXSANA, previamente registrado a su favor para distinguir productos idénticos en la misma clase. De hecho, sostiene que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas que puede inducir a confusión al público consumidor, pues se perciben de forma similar y producen sonidos análogos al ser pronunciadas.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado había sido expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que concedió el registro de la marca ISANA, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, pues era suficientemente distintiva para distinguir

productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, advirtió que dicho signo poseía diferencias ortográficas y fonéticas con el signo MEXSANA que permitían a las dos marcas coexistir pacíficamente en el mercado. Por último señaló que no podía prosperar el cargo alegado por la presunta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la demandante no había probado la notoriedad del signo MEXSANA. 2.2. La sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 116-IP-2011, respecto de la norma invocada en la demanda, se citan a continuación. “1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de

registro.

3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas registradas “ISANA línea del cuidado de pies” (mixta) de la Clase 5, e “ISANA Talco para pies” (mixta) de la Clase 3; y, la marca “MEXSANA” (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

4. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la desinencia -SANA es una partícula de uso común, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

5. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

6. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, de conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos

notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

7. De no probarse la notoriedad alegada de la marca MEXSANA

(denominativa), el Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente señaló que existía confundibilidad entre las marcas ISANA y MEXSANA, pues tenían la misma desinencia.

Asimismo, indicó que el registro del signo ISANA producía riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta que amparaba los mismos productos que previamente distinguía la marca notoria MEXSANA en el mercado.

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.3. La sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo ISANA, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en

particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca ISANA, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Notoriedad del Signo MEXSANA Como primera medida debe la Sala determinar si la marca MEXSANA es notoria, para poder posteriormente realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca ISANA, a favor de la sociedad SERCO INTERNATIONAL CORP LTD, para distinguir productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”. El artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica

de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca MEXSANA es notoriamente conocida como un signo que distingue talcos para pies. En efecto, la Sala constata que el signo MEXSANA es ampliamente conocido por el público consumidor, tal y como se observa en el estudio de Recordación, Actitud y Compra realizado en 2005 por Universal McCann, que señala que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas recuerda de manera espontanea que dicha marca es

utilizada para distinguir talcos para pies. En un mismo sentido, se observa que SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC ha invertido grandes sumas de dinero en la publicidad del signo, pues a folio 252 del Cuaderno 1 el Revisor Fiscal de la empresa certifica que durante los años 2000 a 2003 se invirtieron $4.850.369.000.oo en dicho rubro. De hecho, en el Anexo 1 del expediente obran múltiples copias de la publicidad del signo, que se registra constantemente durante los años 1999 a 2003 en los periódicos El Tiempo, Vanguardia Liberal, Portafolio y El Universal, así como en las Revistas Semana y Diners. Igualmente, se advierte que los activos utilizados por SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC para fabricar los productos que distingue con la marca MEXSANA son de un valor considerablemente alto, pues ascienden a $1.592.375.273.38, tal y como lo señala el Director Financiero de la empresa a folio 257 del Cuaderno 1. Aunado a lo anterior, sobra recordar que SHERING PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS INC ha distinguido desde antaño productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca MEXSANA, como se advierte en las Resoluciones 21526 de 2002 (10 de julio) y 1997 de 2000 (19 de abril), en las que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma, respectivamente, que “… la marca MEXSANA (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, está concedida según consta en el certificado 17578A, expediente 92/317831, cuyo titular es SHERING PLOUGH

HEALTHCARE PRODUCTS INC”, vigente hasta 2/03/2010” y que concede “…la renovación del registro de la marca nominativa MEXSANA para distinguir productos comprendidos en la clase 5…” Todo lo anterior corrobora que la marca MEXSANA es un signo notorio dentro del mercado de talcos para pies. 5.2. Examen de Registrabilidad Ahora, en relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro

se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

CUESTIONA

ISANA MEXSANA

(NOMINATIVA y MIXTA CLASES 3 y (NOMINATIVA CLASE 3 y 5)

1. MEXSANA Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Secc