CE-11001-03-24-000-2004-00154-01-2010

NO USO DE LA MARCA - Cancelación parcial / DERECHO PREFERENTEConcepto Del anterior supuesto jurídico se deducen dos aspectos importantes a saber: i) el derecho preferente, significa que el solicitante de la cancelación por no uso del registro marcario tiene la prelación de solicitar el registro de la marca cancelada frente a las peticiones de terceras personas. ii) la Superintendencia de Industria y Comercio, de todas maneras, debe realizar el análisis de registrabilidad de dicha marca. En el caso sub examine, se aprecia que la Administración hizo el estudio de registrabilidad del signo mixto “CASABLANCA”, clase 29 y, tuvo en cuenta que la marca denominativa “CASABLANCA”, fundamento para denegar el registro del signo del demandante, fue cancelada parcialmente, respecto a los productos cárnicos de la clase 29 Internacional. Así las cosas, la Sala estima que la cancelación parcial de la marca denominativa “CASABLANCA” de la sociedad MEMO S.A., no constituye obstáculo alguno, para que la Administración haya realizado el estudio de registrabilidad y, consecuentemente, tomado la decisión de denegarla.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 022970 DE 2003 (AGOSTO 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 31157 DE 2003 (OCTUBRE 31) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 32284 DE 2003

(NOVIEMBRE 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO

ANULADA)

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA – ARTICULO 108 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 111 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA MARCA - Concepto / ANALISIS DE CONFUNDIBILIDAD - Requisitos / SIGNO MIXTO CASABLANCA Y MARCA DENOMINATIVA CASABLANCA - Similitud ortográfica, fonética y conceptual Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares. A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa. En el sub judice, se presenta el signo mixto del actor, respecto del cual debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con su estructura, salta a la vista que es su denominación. (…) Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las siguientes reglas generales establecidas por el

Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno). En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis, más aún, si se tiene en cuenta que el actor reconoce que son idénticas desde el punto de vista denominativo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 022970 DE 2003 (AGOSTO 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 31157 DE 2003 (OCTUBRE 31) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 32284 DE 2003

(NOVIEMBRE 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO

ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA CONFUSION ENTRE MARCAS - Elementos / PRINCIPIO DE ESPECIALIDADMarcas / CANALES DE COMERCIALIZACION - Conexión competitiva entre la marca mixta CASABLANCA y la marca denominativa CASABLANCA / RIESGO

DE CONFUSION - Entre la marca mixta CASABLANCA y la marca denominativa CASABLANCA No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. En cuanto al segundo presupuesto anotado en el párrafo precedente y, según las pruebas que reposan en el expediente, la marca mixta denegada “CASABLANCA” distingue “productos cárnicos”, comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca denominativa previamente registrada, ampara: “leche, productos lácteos y semejantes”, productos comprendidos también en la clase 29. Sin embargo, se aclara que como consecuencia de la cancelación parcial por no uso, la marca fue limitada a distinguir tales productos. (…) A juicio de la Sala, el principio de especialidad se rompe en este caso, ya que los productos que ambas distinguen son alimentos, es decir, artículos de consumo masivo; sumado a ello, que la finalidad de los mismos, así como los canales de publicidad son idénticos. En cuanto al argumento del actor relacionado con que la comercialización de la leche y sus derivados que distingue la marca previamente registrada esté destinada a grandes empresas distribuidoras y procesadoras, no es de recibo, porque de todas maneras

se afecta el origen empresarial de las mismas, al pensar el consumidor primario que está adquiriendo productos cárnicos del mismo titular que los que provee la leche y sus derivados, o que se trata de una nueva línea de productos con la marca “CASABLANCA”, lo cual genera riesgo de confusión al consumidor. Así las cosas, a juicio de la Sala, no es posible que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado, dada la identidad entre las mismas y a la relación de productos que distinguen.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 022970 DE 2003 (AGOSTO 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 31157 DE 2003 (OCTUBRE 31) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) / RESOLUCION 32284 DE 2003

(NOVIEMBRE 25) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Se cita la interpretación judicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 19 de noviembre de 2003. Radicado 114-IP-2003.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00154-01

Actor: LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 022970 de 25 de agosto de 2003, 31157 de 31 de octubre de 2003 y 32284 de 25 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se niega el registro de la marca mixta “CASABLANCA” para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, solicita como restablecimiento del derecho se ordene conceder el registro de la aludida marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El actor solicitó el registro de la marca mixta “CASABLANCA”, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 400. I.1.2. La sociedad LUIS FERNANDO ESCOBAR Y CIA S. EN C. presentó demanda de oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en la marca de su titularidad “SIERRA BLANCA”, clases 29, 30 y 42, y en el depósito de su enseña comercial. I.1.3. Mediante Resolución núm. 1498 de 24 de enero de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la

oposición y negó el registro de la marca solicitada, debido a la existencia de la marca “CASABLANCA”, clase 29, cuyo titular es MEMO LTDA. Contra la citada Resolución el actor interpuso los recursos de Ley, los cuales fueron resueltos negativamente mediante las Resoluciones números 01542 de 30 de enero de 1998 y 1928 de 1 de julio de 1998. I.1.4. El actor interpuso acción de cancelación por no uso contra la marca “CASABLANCA”, clase 29 de la sociedad MEMO LTDA., la cual fue concedida parcialmente, porque no fue usada para los productos cárnicos. 1.1.5. Que como consecuencia de lo anterior, el actor con fundamento en el artículo 168 de la Decisión 486, solicitó el registro de la marca mixta “CASABLANCA” clase 29, para distinguir exclusivamente productos cárnicos. 1.1.6. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 511 de 2001, sin que se presentara demanda de oposición. 1.1.7. Por medio de la Resolución núm. 022970 de 25 de agosto de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca, con fundamento en la existencia de la marca “CASABLANCA”, clase 29 de la sociedad MEMO LTDA. 1.1.8. Contra la citada Resolución el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación 1.1.9. Mediante Resolución 31157 de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso de

reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 022970 de 25 de agosto de 2003. I.1.10. Mediante Resolución núm. 32284 de 25 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando las anteriores Resoluciones. I.2. En apoyo de sus pretensiones el demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Afirma que se violó el literal a) del artículo 136 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, toda vez que si bien en las marcas en conflicto hay una identidad fonética y conceptual, no hay confundibilidad de los productos. Lo anterior, por cuanto los productos que amparan los signos en disputa no comparten los mismos canales de comercialización y, por lo tanto, no tienen conexión competitiva. El producto lácteo que ampara la marca denominativa CASABLANCA se expende en forma directa a consumidores directos, que son empresas que utilizan el producto para fabricar otros derivados. No se comercializa una leche con marca CASABLANCA en supermercados y tiendas, sino se vende a empresas como Alquería, Esmeralda, Algarra, Parmalat, Alpina. Además, la marca denominativa CASABLANCA fue cancelada parcialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con todos los productos que no conciernan a leche, productos lácteos y semejantes. Por tal razón es permisible el registro de la marca mixta CASABLANCA para productos cárnicos. Ahora bien, lo que busca la acción de cancelación es impedir el monopolio de

marcas que no se usen en el mercado. Por otra parte, expresa que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a), dado que la Administración no tuvo en cuenta todos los antecedentes relacionados con la marca “CASABLANCA”, cuyo titular es la sociedad MEMO LTDA., entre ellos, el hecho de que los destinatarios de la misma eran consumidores especializados en transformar productos alimenticios muy diferentes al consumidor común. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Considera que el fundamento de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Que efectuado el examen en conjunto del signo solicitado a registro, frente a la marca registrada, es claro que presentan identidad gráfica, ortográfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Afirma que Los signos en conflicto amparan productos similares y estrechamente relacionados entre sí, lo que generaría riesgo de confusión en el público consumidor. Además, el consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que los signos confrontados generan la idea de que los productos amparados provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares. Y que

los canales de comercialización son los mismos. Que como consecuencia de lo expuesto, los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podría generar perjuicio a éste y afectar el derecho de exclusiva de terceros. II.1.2. La sociedad MEMO S.A. (antes MEMO LTDA.), actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma que en el signo mixto CASABLANCA el elemento determinante es el denominativo. Agrega que la coexistencia de los signos en conflicto produciría confusión en el público consumidor, ya que existe confusión visual, fonética e ideológica. Sostiene que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, ya que los mismos comparten idénticos canales de comercialización, están destinados a satisfacer una misma necesidad primaria y tienen idéntica finalidad (alimentación). Además comparten los mismos medios publicitarios que emplean para su promoción. Expresa que el hecho de haber obtenido la cancelación parcial de la marca denominativa CASABLANCA, no le da derecho al demandante de obtener una marca idéntica a la parcialmente cancelada, sobre todo si distingue productos estrechamente relacionados. Manifiesta que no puede pretender el actor mostrar que los productos no están estrechamente relacionados argumentando el uso que se le da a la marca denominativa CASABLANCA, pues ello no obsta para que el titular de la marca CASABLANCA la use de la manera que considere apropiada. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público presenta alegatos de conclusión, que en síntesis, se refiere a

los siguientes aspectos: Que de acuerdo con los criterios expuestos por el Tribunal Andino, en la marca mixta “CASABLANCA” prevalece el elemento denominativo, que bajo tal circunstancia se hará el cotejo frente a la marca previamente registrada “CASABLANCA”. Sostiene que teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas son idénticas desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico y, que además, distinguen productos de la clase 29 Internacional, debe considerarse que no pueden coexistir en el mercado pacíficamente por cuanto inducirían al público consumidor a error. En cuanto al canal de comercialización, aduce que no es importante el análisis de este factor, por cuanto ambas marcas distinguen los productos de la clase 29, ello sería necesario, si los signos en disputa ampararan productos de diferentes clases. Estima que al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de

procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a la comparación de signos marcarios, son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto CASABLANCA y la marca denominativa CASABLANCA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura

de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

SEXTO: El derecho preferente es la facultad de la persona que solicitó y obtuvo la cancelación por no uso de una marca, para solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud presentada posteriormente a la solicitud de cancelación por no uso.

Si bien la norma no impone ninguna carga para el sujeto que inicia el procedimiento de cancelación por no uso en relación con el derecho preferente, para lograr una operatividad del mismo es necesario que dicho sujeto, si su intención es la de registrar un signo idéntico o similar a la marca que se pretende cancelar, informe a la oficina de registro marcario sus intenciones invocando el derecho preferente. Lo anterior por cuanto en el transcurso del procedimiento respectivo, o en el plazo para ejercer el derecho preferente, la Oficina Nacional Competente puede recibir solicitudes de registro de signos idénticos o similares a la marca cancelada. La Oficina o el Juez Nacional competente deberán ser muy cuidadosos al analizar los requisitos de registrabilidad de un signo idéntico o similar al que fue cancelado parcialmente. Es importante que se analicen factores como la notoriedad de la marca cancelada parcialmente, la naturaleza de los productos que ampara y la conexidad de los mismos con los que ampara el signo que se

pretende registrar. Lo anterior con la finalidad de impedir que el público consumidor incurra en error.

SÉPTIMO: En la comparación entre los productos que pertenecen a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito” (folios 288 a 289).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 58-IP2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No será interpretado el artículo 165 de la citada Decisión, ya que al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso se encontraba vigente la Decisión 344. De igual manera, tampoco el artículo 135 literal b) de la misma Decisión por no ser pertinente. Agrega que de oficio se interpretarán los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso de la marca “CASABLANCA” del tercero interesado en las resultas del proceso. Así mismo, se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera

de la Decisión 486. DECISIÓN 344 “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que

hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. “Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La Sala considera pertinente referirse, en primer término, a la cancelación parcial por no uso de la marca, en la cual quien ejercite la acción tiene el derecho preferente de solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud. En segundo lugar cotejar el signo del demandante frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, conceptúa que bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es posible la procedencia de la cancelación parcial por no uso de la marca, para lo cual anota: “A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a

diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa” (folio 279). El citado Tribunal, se refiere a las características del derecho preferente como consecuencia de la cancelación por no uso, en los siguientes términos: “1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.

2. Objeto del derecho preferente.

El derecho preferente es la facultad de la persona que solicitó y obtuvo la cancelación por no uso de una marca, para solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud presentada posteriormente a la solicitud de cancelación por no uso.

3. Término para obtener el derecho preferente.

El derecho preferente nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho. El derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

4. Informe a la Oficina de Registro Marcario al momento de solicitar la cancelación por no uso.

Si bien la norma no impone ninguna carga para el sujeto que inicia el procedimiento de cancelación por no uso en relación con el derecho preferente, para lograr una adecuada operatividad del sistema es necesario que dicho sujeto, si su intención es la de registrar un signo idéntico o similar a la marca que se pretende cancelar, informe a la oficina de registro marcario sus intenciones invocando el derecho preferente. Lo anterior por cuanto en el transcurso del procedimiento respectivo, o en el plazo para ejercer el derecho preferente, la Oficina Nacional Competente puede recibir solicitudes de registro de signos idénticos o similares a la marca cancelada. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación” (folios 283 a 284). Bajo las anteriores premisas, es conducente señal