CE-11001-03-24-000-2004-00156-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca figurativa consistente en una jarra sonriente y que se encuentra en actitud de estar caminando y el signo mixto DRINKI / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo mixto DRINKI por no existir riesgo de confusión o asociación con la marca figurativa consistente en una jarra sonriente y que se encuentra en actitud de estar caminando Las marcas en conflicto pueden convivir perfectamente en el mercado de los productos de la clase 32, sin que generen riesgo de confusión o de asociación que ponga en peligro los intereses del público consumidor. En esas circunstancias, son acertados los actos acusados, en la comparación de los signos en comento, al considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo de inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa; y que ciertamente los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad, al no contravenir lo dispuesto en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Kraft Foods Holdings, INC., en ejercicio de la acción de nulidad, demandó las Resoluciones Números 24416 de 29 de agosto de 2003, la 30353 de 29 de octubre de 2003 y 32286 de 25 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta DRINKI a favor de la sociedad Procesadora de Alimentos Kris S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones

de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 24416 DE 2003 (29 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 30353 DE 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 32286 DE 2003 (25 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., tres (03) de junio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00156-01

Actor: KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 24416 de 29 de agosto de 2003, 30353 de 29 de octubre de 2003 y 32286 de 25 de noviembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca mixta “DRINKI” a favor de la sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS KRIS S.A., para distinguir “cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 28 de noviembre de 2002, la sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS KRIS S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro del signo mixto “DRINKI”, para distinguir “cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer

bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 524 de 31 de enero de 2003. La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., se opuso al registro mencionado, con base en su marca FIGURATIVA, Certificado núm. 185016, clase 32. I.3. Mediante Resolución núm. 24416 de 29 de agosto de 2003, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declara infundada la oposición presentada y se concede el registro de la marca mixta “DRINKI”, clase 32 Internacional. I.4. El 24 de septiembre de 2003, la actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución núm. 24416 de 29 de agosto de 2003. I.5. “Mediante Resolución No. 32286 del 25 de noviembre de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), se resolvió el recurso de reposición interpuesto de manera subsidiaria y se confirmó en su integridad la Resolución No. 24416 del 29 de agosto de 2003 agotando de esta forma la vía gubernativa ante esta entidad” (folio 17). I.7. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Expresa que se violaron los Artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.7.1 Indica que se violaron los Artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, ya que las marcas de comercio constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías, al otorgarles individualidad y permitir su distinción, por lo que no se puede entender una marca separada del producto que distingue, pues con ella el titular busca asegurar una clientela, diferenciándola de productos similares o parecidos y garantizando a través de su uso su propia reputación. Indica que la marca cumple una función trascendental en la economía de mercado pues al distinguir determinado artículo crea un instrumento importante de protección no solamente para el propietario sino para los consumidores, y llega a ser así la base de un acuerdo tácito de lealtad entre el comerciante y consumidor. Plantea que del cumplimiento de los requisitos esenciales y del hecho de que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, depende que el signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto. Agrega que el requisito de distintividad no se cumple por cuanto la marca mixta solicitada a registro se asemeja y confunde con la marca figurativa de su propiedad. Además, que la marca figurativa registrada, consistente e una jarra animada en actitud sonriente, ha sido ampliamente utilizada en el mercado mundial y goza de un amplio reconocimiento desde el año 1954, cuyo diseño se encuentra registrado

en más de 40 jurisdicciones a nivel mundial. I.7.2. Sostiene que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que del contenido del citado artículo se desprenden dos supuestos de irregistrabilidad, cada uno con dos presupuestos legales para que una solicitud de registro de marca deba ser negada. -Que el signo a registrarse sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada; y -Que el signo a registrarse ampare los mismos productos o servicios protegidos que la marca previamente solicitada o registrada. O: -que el signo a registrarse ampare productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Concluye, que en este caso, se presentan los dos supuestos del artículo 136 de la Decisión 486, pues existe semejanza, la cual se desprende del simple cotejo visual, respaldado además por el dictamen de semejanza realizado por el diseñador gráfico experto. Además, que se presenta el segundo de los supuestos de la citada norma, toda vez que la marca solicitada distingue idénticos productos de la marca opositora, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad del acto administrativo acusado, adujo que éstos se

ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Indica que los signos en conflicto presentan diferencias gráficas, visuales, conceptuales e ideológicas. Una es totalmente figurativa y consiste en la figura humanizada de una jarra con movimiento de brazos y piernas en actitud de ir caminando, por lo cual se sacude el líquido de su interior, además de poseer una gran sonrisa. La solicitada, es una marca mixta compuesta por una denominación “DRINKI” y, una parte gráfica, consistente en una figura de un jarrón con cara humana de una persona mayor, que cubre sus ojos con unas gafas negras y su boca en actitud de estar chupando con un pitillo. Señala en relación con la marca mixta “DRINKI”, que el consumidor medio no se confunde al solicitarla, en virtud de que al hacerlo no se remite a los trazos de su parte gráfica, sino con la indicación de su parte denominativa. II.1.2. La sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS KRIS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, mediante apoderado, contestó en síntesis lo siguiente: Aduce que la palabra “DRINKI” no es de uso común ni genérica en relación con los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta es evocativa, ya que al ser identificada visualmente, por vía del esfuerzo imaginativo posee la habilidad de transmitir a la mente del consumidor una idea sobre el producto. Expresa que los signos en conflicto no son confundibles, ya que el elemento denominativo de la marca mixta “DRINKI” cumple un papel preponderante.

Además, los colores utilizados le otorgan distintividad. La forma de jarra que utiliza gafas no ha sido registrada en Colombia por la sociedad demandante. En consecuencia, no se puede solicitar su protección en ese País, ya que en materia marcaria rige el principio de territorialidad. Además, que una jarra es un concepto genérico no susceptible de apropiación. Adicionalmente, presenta excepciones de mérito, frente a la presunta violación de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, y del artículo 136 literal a) de la misma Decisión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En relación con las “excepciones de mérito” propuestas por el apoderado de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, como quiera que no constituyen excepciones propiamente dichas, por cuanto no impiden, modifican ni extinguen la acción del actor, tales argumentos se estudiarán junto con el fondo del asunto. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten

indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: En la comparación entre un signo mixto y otro figurativo, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el primero generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el elemento decisivo.

Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confundibilidad con el signo figurativo. En caso de que el elemento predominante en el signo mixto sea el gráfico, el

examen de confundibilidad deberá hacerse atendiendo los aspectos gráfico y conceptual, siendo que, por lo general, este último es el que prevalece.

CUARTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se trate de signos denominativos compuestos o gráficos compuestos, que contengan una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: El signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

SEXTO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

El titular de una marca provista de un elemento de uso común o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni

puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección mucho más amplia de los signos notoriamente conocidos, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el

reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.” (folios 371 a 374). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 60-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio los artículos 135 literales e), f) y g), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la citada Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…)”. “Artículo 136.- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. En esencia, el problema que plantea la demandante es que el signo mixto “DRINKI”, clase 32 Internacional, solicitado a registro es confundible con la marca FIGURATIVA que ampara productos comprendidos también en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual induce al público consumidor a error, ya que el elemento gráfico de la marca cuestionada es semejante al diseño de la marca figurativa de su titularidad. Las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: MARCA REGISTRADA MARCA SOLICITADA Como puede apreciarse la marca FIGURATIVA de la sociedad demandante, consiste en un muñeco en pantaloneta con cara de jarra sonriente, con ojos, cejas, nariz, boca, manos enguantadas, piernas y pies calzados, una oreja, en su parte

superior aparece un líquido derramándose que aparenta ser el pelo, y se encuentra en actitud de estar caminando. Mientras que la marca mixta cuestionada, contiene la denominación “DRINKI” y al fondo una jarra tradicional sonriente de color naranja, con gafas oscuras, dos orejas, siendo más protuberante la derecha en forma de asa y un pitillo en su boca que cae sobre la citada denominación. Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos de la sociedad actora, es preciso entrar a cotejar la marca figurativa de su propiedad frente a la marca mixta cuestionada, con el objeto de establecer si realmente el público consumidor podría asociar los productos amparados por ambos signos con un mismo origen empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino advierte que “Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son las líneas o rasgos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquéllas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un sólo signo. (…) No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento

gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El Consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante…” (folios 361 y 362). Vista en su conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que en la marca mixta cuestionada predomina su denominación, dada su ubicación y su tamaño, cuya estructura la hace más perceptible ante los ojos del público consumidor, más cuando su elemento gráfico se encuentra detrás de la denominación “DRINKI”. Ahora bien, entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, más cuando el elemento denominativo “DRINKI” del signo marcario acusado, no comparte la unidad temática y conceptual que expresa la marca FIGURATIVA de la actora, pues no se da una relación de contenido entre sus elementos. Además, el elemento gráfico del signo cuestionado, si bien tiene alguna semejanza con la marca de la demandante, no guarda una relación directa con la estructura, diseño y expresión de la figura de aquélla, ya que la jarra, como bien genérico, inapropiable por persona alguna, marcado en el signo en conflicto, difiere del muñeco con cara de jarra de la marca FIGURATIVA. Por otra parte, no puede alegarse que la expresión “DRINKI”, sea de uso común o usual de algún producto comprendido en la clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza, pues no aparece probado este hecho en el expediente y, menos aún, de que tal vocablo haga parte de marcas solicitadas o registradas previamente a la solicitud de la marca mixta “DRINKI”, clase 32, que es objeto de análisis. Tampoco aparece demostrado que la marca FIGURATIVA de la actora sea considerada como notoriamente conocida1, a pesar de que en la demanda se diga que ha sido ampliamente utilizada en el mercado mundial y que goza de un amplio reconocimiento desde el año 1954, cuyo diseño se encuentra registrado en más de 40 jurisdicciones a nivel mundial. En este orden de ideas, se considera que las marcas en conflicto pueden convivir perfectamente en el mercado de los productos de la clase 32, sin que generen riesgo de confusión o de asociación que ponga en peligro los intereses del público consumidor. En esas circunstancias, son acertados los actos acusados, en la comparación de los signos en comento, al considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo de inducir a error al consumidor en la escogencia de 1 Decisión 486, “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,

incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. una u otra empresa; y que ciertamente los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad, al no contravenir lo dispuesto en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 03 de junio de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLA