CE-11001-03-24-000-2004-00159-01-2011

MARCA FRUTIPOP - Cancelación por no uso / CANCELACION DEL REGISTRO DE MARCA - Efectos El presente asunto se contrae a establecer si la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneró el Régimen Común de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca “FRUTIBOM” a favor de la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A. (parte vinculada como tercero interesado en el proceso), para distinguir productos de la clase 30, por existir riesgo de confusión con la marca “FRUTIPOP” de la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Cabe resaltar, que la marca “FRUTIPOP”, otorgada en favor de la actora y con base en la cual se opuso al registro de la marca “FRUTIBOM”, concedida a favor de INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A., en los actos acusados, fue CANCELADA POR NO USO, a través de la Resolución núm. 029612 de 31 de octubre de 2006. No obstante lo anterior, no hay lugar a inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo, como lo solicita la tercera interesada en las resultas del proceso, pues la cancelación no recayó sobre ninguno de los actos que aquí se controvierten. A lo sumo dejaría sin sustento la oposición formulada por la parte actora, pues ésta no tendría interés para instaurar la acción. Sin embargo, dicha declaratoria de cancelación se produjo tres años

después de la expedición de los actos acusados y dos años después de instaurada la demanda. Además, en esta clase de acciones y bajo los presupuestos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no se requiere interés para demandar y no sólo se protegen los derechos de los interesados en el proceso, sino los del consumidor, todo lo cual obliga a proferir pronunciamiento de mérito.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20465 DE 2003 (25 de julio) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 30518 DE 2003 (29 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 33140 DE 2003 (27 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) COTEJO MARCARIO - Entre las marcas FRUTIPOP y FRUTIBOM / EXPRESION FRUTI - Se excluye del cotejo por ser una partícula de uso común / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas FRUTIPOP y FRUTIBOM Las marcas en conflicto contienen un elemento común en su denominación cual es la partícula FRU, que aparece en más de cuarenta marcas, especialmente en las clase 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, así como también la expresión FRUTI. De manera que, como reiteradamente se ha expresado, dichos sufijos, no pueden ser apropiados por ninguna persona, como tampoco pueden ser utilizados en el cotejo marcario para establecer o determinar la confusión, como lo

dispone la tantas veces mencionada Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Así las cosas, y con miras a determinar el grado de confusión entre las marcas en conflicto, deben analizarse los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos, excluyendo del cotejo la expresión FRUTI, habida cuenta de tratarse de una partícula de uso común. En este orden de ideas, se tiene que entre las marcas (FRUTI) POP y (FRUTI) BOM, el elemento adicional lo constituyen las expresiones POP y BOM. Desde el punto ortográfico, siguiendo los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe tenerse en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, que pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. No obstante que POP y BOM tienen la misma longitud o extensión y la vocal “O” se encuentra en la misma ubicación dentro de la estructura gramatical de la palabra, lo ciero es que las consonantes PP y BM que están en cada una imprimen suficiente distintividad, circunstancia esta que se traslada al campo fonético, pues en una comparaciòn sucesiva y no simultánea, se acentúan más sus diferencias. Véamos: POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM POP BOM De otra parte, y desde un punto de vista conceptual, la expresión POP evoca un ritmo musical; en tanto que BOM por no tener significado en nuestro idioma, se asimila

más a una marca caprichosa o de fantasía,.Así las cosas, las marcas en conflicto bien podían coexistir en el mercado, dado que no son semejantes y con mayor razón en la actualidad y hacia el futuro no podría haber riesgo de confusión para los consumidores, pues como se dijo ab initio de estas consideraciones, la marca “FRUTIPOP” otorgada en favor de la actora, fue cancelada por falta de uso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20465 DE 2003 (25 de julio) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 30518 DE 2003 (29 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 33140 DE 2003 (27 de noviembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Sobre las marcas débiles se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 19 de agosto de 2010, Radicado 2006-00067, M.P.

Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00159-01

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 20465 de 25 de julio de 2003, 30518 de 29 de octubre de 2003 y 33140 de 27 de noviembre de 2003, expedidas por la demandada, mediante las cuales, en síntesis, se concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”.

I. DEMANDA.- I.1La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación

tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP. y se concedió el registro de la marca “FRUTIBOM” en la clase 30 de la clasificación internacional de NIZA, a favor de

la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A.

2. La nulidad de la Resolución núm. 30518 de 29 de octubre de 2003, mediante la

cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003 y concedió el recurso de apelación.

3. La nulidad de la Resolución núm. 33140 de 27 de noviembre de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la citada Resolución núm. 20465 de 25 de julio de

2003.

4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar de los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la marca “FRUTIBOM” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

5. Se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de

Propiedad Industrial.

6. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo que se profiera, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

7. Se condene en costas a la demandada. (Folios 37 a 38 del expediente) I.2Fundamentos de Hecho: La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. señaló, en síntesis, los siguientes

hechos:

1. El 23 de julo de 2001, la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS

S.A. ALIRESA S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “FRUTIBOM” para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 01-59330.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 507 de 28 de agosto de 2001. La sociedad actora presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca “FRUTIPOP” registrada en la clase 29.

3. Mediante Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, procediéndose a interponer los recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución mencionada.

4. Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la actora, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 30518 de 29 de octubre de 2003 confirmó la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003. 5.- A través de la Resolución núm. 33140 de 27 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en las anteriores Resoluciones. (Folios 39 a 44 del expediente) I.3Fundamentos de Derecho: En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 136 literal

a), 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: En primer lugar, precisó que por falta de aplicación, se violó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que de conformidad con lo establecido tanto en la norma antes mencionada como en la doctrina y la jurisprudencia, en materia de propiedad industrial, dos signos confrontados pueden presentar entre sí, dos tipos de confusión: la “confundibilidad directa” y la “confusión indirecta”. Manifestó que en el caso bajo estudio se presenta la “confundibilidad directa”, para la cual, es necesario que concurran dos requisitos, el primero, que entre los signos confrontados exista identidad o semejanza; y, el segundo, es que amparen productos o servicios idénticos o estrechamente relacionados, de tal forma que pueda generarse confusión en el consumidor. En este orden de ideas, a efectos de establecer su acaecimiento, es indispensable tener en cuenta los siguientes criterios: a) .- Efectuar un análisis conjunto de los signos y no en forma fraccionada, pues el consumidor encuentra en el mercado los productos con la marca en su integridad. b) .-Estudiar la prelación de las semejanzas frente a las diferencias. Este criterio busca proteger los derechos de propiedad industrial adquiridos por terceras personas, de tal forma que se entiende que en muchos casos las semejanzas son producto de la imitación del competidor desleal y que por ello, en caso de presencia de semejanzas y diferencias, debe darse

preponderancia a las primeras; y c) Analizar el punto de vista del consumidor medio presunto. Indica que el funcionario que realiza el cotejo marcario debe ponerse en el lugar del consumidor medio del tipo de productos o servicios amparados por las marcas en conflicto, pues es al consumidor medio al que se protege evitando la coexistencia de signos confundibles en el mercado. Adujo que para establecer la “confundibilidad directa” entre las marcas “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, es necesario aplicar los criterios antes mencionados, para acreditar las razones por las cuales la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos administrativos demandados, es errónea. Expresó que en aplicación del primer criterio mencionado, para comparar las dos marcas en conflicto, era necesario que el funcionario estudiara si la impresión que en conjunto despertaban los signos “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, podía llegar a confundir al público. Señaló que no obstante lo anterior, en las Resoluciones cuya nulidad se busca con esta acción, se aprecia claramente que la comparación entre los signos se centra en el fraccionamiento de los mismos, a tal punto que se termina decidiendo con base en el cotejo directo entre dos letras, que aunque en forma independiente son consideradas distintas, analizadas dentro del conjunto marcario no son suficientes para evitar el riesgo de confusión en el mercado. Manifestó que tal y como se indicó en los recursos, en la vía gubernativa, en ningún momento se estaba sosteniendo que los signos confrontados fueran idénticos.

Simplemente se señaló que la semejanza en conjunto existente entre las marcas, a pesar de diferir en dos letras, era suficiente para confundir al público. En dicho sentido, el argumento esgrimido por la entidad demandada, según el cual, las marcas no son confundibles porque las letras “P-P” son diferentes de las letras “BM”, constituye una clara contradicción al criterio que precisamente impide esta clase de fraccionamiento. Afirmó que en cuanto al segundo criterio, al estudiar los actos administrativos demandados, también resulta evidente que el mismo no se aplicó, pues se le dio preponderancia a las escasas diferencias existentes sobre las múltiples semejanzas. De hecho, en aspectos como el fonético, la similitud entre los signos es muy significativa, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los productos de la clase 29 y 30, por ser de consumo masivo, normalmente se solicitan en el mercado de forma verbal. Agregó que en este caso en particular, encontramos que las marcas difieren en la letra final (P-M), diferencia que desde el punto de vista fonético resulta prácticamente imperceptible para el consumidor, dado que las consonantes al final de una palabra en nuestro idioma son débilmente pronunciadas. Expresó que en lo relativo a las consonantes “P-B”, que también fueron esgrimidas como argumentos para determinar la registrabilidad del signo solicitado “FRUTIBOM”, encontramos que las mismas tienen una pronunciación prácticamente idéntica, lo cual sin duda no evitará que los consumidores y demás participantes del mercado incurran en confusión. Anotó que en cuanto al tercer criterio, tampoco se tuvo en cuenta en ningún

momento, la condición del consumidor medio de productos comprendidos en la clase 29 y 30 internacional. Agregó que si se hubiese realizado la comparación de signos bajo esta perspectiva, la entidad demandada habría encontrado que para el consumidor medio de productos alimenticios, que incluye personas de todas las edades y con niveles culturales muy diversos, resulta fundamental el aspecto fonético de una marca, pues esta es la forma más común de solicitarla dentro del mercado y porque en muchas ocasiones el consumidor carece de la facultad de leer. En segundo lugar, indicó que por aplicación indebida, se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, habida cuenta de que existe riesgo de confusión entre las marcas “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, pues evidentemente este último signo no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca, tal y como lo dispone la norma en mención. En tercer y último lugar, argumentó que se quebrantó igualmente, el artículo 150, ibídem, toda vez que en las Resoluciones demandadas se omitió efectuar un análisis que permitiera verificar la existencia de “confundibilidad directa” entre las marcas “FRUTIPOP” y “FRUTIBOM”, confundibilidad que como ya quedó demostrado, se presenta, y no se llevó a cabo la obligación establecida en la norma citada, en el sentido de realizar una análisis de registrabilidad completo y adecuado. (Folios 45 a 51 del expediente)

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, por lo siguiente: Se fundamentó en la “Legalidad de los actos administrativos acusados”, en los “Requisitos de Registrabilidad”; en la “Registrabilidad de la marca ‘FRUTIBOM’ para distinguir los productos de la clase 30 internacional”; efectuó un análisis “Desde el punto de vista de la distintividad”, “Desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual y fonético)” y “Desde el punto de vista fonético”. Respecto a la “Legalidad de los actos administrativos acusados”, argumentó que frente a la solicitud de registro de la marca “FRUTIBOM” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A., la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Manifestó que en lo relativo a los “Requisitos de Registrabilidad”, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, especialmente el artículo 134, de la Decisión 486 mencionada, establecen como presupuestos de registrabilidad los siguientes: a) La perceptibilidad. La cual supone la capacidad del signo para ser captado por los sentidos con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para

ello es indispensable su materialización o exteriorización. b) La suficiente distintividad. Constituye la función primordial que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. c) La susceptibilidad de representación gráfica. Hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese. Indicó que la presencia conjunta de los tres requisitos, es indispensable para que un signo pueda alcanzar la categoría de marca, lo cual se realiza mediante el acto de registro que corresponde expedir a la Oficina Nacional Competente, luego de practicar el examen tendiente no sólo a verificar su cumplimiento sino también para establecer si no existen causales especificas de irregistrabilidad como las establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que efectuado el examen de la marca “FRUTIBOM” (mixta) solicitada, frente a “FRUTIPOP” para distinguir productos establecidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente, es claro que no presentan similitud gráfica ni fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir su función diferenciadora en el mercado. Anotó que en relación con la “Registrabilidad de la marca ‘FRUTIBOM’ para distinguir los productos de la clase 30 internacional”, se desprende que del literal a) del artículo 136 de citada Decisión 486, la prohibición no exige que el signo solicitado a registro induzca error

a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición, por lo que indicó que la confundibilidad, radica básicamente en la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra. Precisó que “Desde el punto de vista de la distintividad”, se resalta que entre las expresiones en conflicto “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Agregó que para que se dé el denominado “Riesgo de Confusión” que requiere la causal en estudio, es necesario que concurran dos circunstancias, la primera, hace referencia a la marca como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. La segunda circunstancia, impone la necesidad de verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el “principio de la especialidad” limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida. Indicó que “Desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual y fonético)”, es claro que las marcas en cuestión pueden coexistir de forma pacífica en el mercado,

teniendo en cuenta las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales ya explicadas. Finalmente, dijo que “Desde el punto de vista fonético”, tampoco se puede alegar similitud capaz de inducir en error al público consumidor, en tanto que cada uno de los signos estudiados tienen una pronunciación particular, diferente y las coincidencias ortográficas en que incurren no son suficientes para llevar a error, haciéndolas inconfundibles ya que la escritura y pronunciación del conjunto total de palabras que las conforman son suficientemente distintivas. Adicionó que es menester tener en cuenta, que las marcas confrontadas utilizan la misma raíz, esto es, FRUTI, el sufijo en cada una de ellas logra otorgarle la distintividad suficiente para su registro. (Folios 247 a 255 del expediente) II.1.2. La sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, a través de apoderada contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adjuntó la Resolución núm. 29612 de 31 de octubre de 2006, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló por no uso el registro núm. 221.476 de la marca “FRUTIPOP”, en clase 29, a nombre de

FERRIS ENTERPRISES CORP.

Manifestó que ha sido conocido tanto en la Jurisprudencia del Consejo de Estado como del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la cancelación por no uso del registro marcario que sirve de fundamento a una acción de nulidad, se ha considerado un hecho que inhibe la declaratoria de nulidad solicitada, según el artículo 172 de la Decisión la

Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que en el presente proceso, el registro fundamento de la acción de nulidad presentado por FERRIS ENTERPRISES CORP., ha desaparecido del mundo jurídico, razón por la cual, al margen de cualquier argumento de la demandante, es aplicable la prohibición establecida en la referida norma. (Folios 397 a 399 del expediente).

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 55IP-2009, rendida en este proceso, concluyó: “… Es importante advertir que la falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta. (artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. (…) El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

(…) Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la confusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre los signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de las silabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. (…) La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los

signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar una análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…) La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que conforman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el

conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. (…) El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. (…) Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común por lo que no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. (…) Al hacer el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. (…) Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho

signo requiere el citado carácter. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar a aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegara a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene u