CE-11001-03-24-000-2004-00177-01-2004

CONFLICTO DE JURISDICCION - Puede resolverse por los despachos trabados en él sin acudir al Consejo Superior de la Judicatura / CONFLICTO POSITIVO DE JURISDICCION - Caso en que resuelve el Consejo Superior de la Judicatura / CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCION - Caso en que resuelve el Consejo Superior de la Judicatura Entra la Sala al estudio del conflicto de jurisdicción propuesto por el apoderado de la empresa Stanton & Cía. S.A. en virtud de lo dispuesto en el artículo 216 del C.C.A. que consagra: (...). Este último inciso fue declarado exequible por la Corte constitucional mediante sentencia C-154 de 2004, en la cual se dijo: “:..En tanto que el tercer inciso del artículo 216 –que es el que acusa el actorprevé el conflicto positivo en el que el juez o Magistrado que ha asumido el conocimiento de un determinado asunto es requerido por otro Juez o Magistrado de la otra jurisdicción que considera que es a ésta y en particular a él a quien la ley le ha atribuido el conocimiento del asunto objeto de la controversia. Como lo ha explicado la jurisprudencia, el conflicto de jurisdicción puede resolverse por parte de los despachos trabados en él, o por un tercer órgano, a saber el Consejo Superior de la Judicatura, según la actitud que aquellos asuman sobre el fuero del caso concreto. En efecto, en el caso del conflicto negativo si uno de los servidores judiciales acepta que es a él a quien corresponde conocer del asunto, finaliza la controversia y no se requerirá acudir al Consejo Superior de la Judicatura. En el

caso del conflicto positivo si uno de ellos acepta que es al otro juez o Magistrado a quien se le ha atribuido el conocimiento del asunto igualmente cesará la controversia y no se deberá acudir al Consejo Superior de la Judicatura para que decida el conflicto. En el caso contrario, es decir si ninguno acepta que le corresponde asumir el asunto –para el caso del conflicto negativoo si quien ha asumido el conocimiento insiste en ello frente a la solicitud que le haga el otro juez o Magistrado para que le envíe el proceso – en el caso del conflicto positivo-, será el Consejo Superior de la Judicatura a quien corresponderá decidir de manera definitiva el conflicto planteado. (...)”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 2004. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis). JUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS - Competencia residual en procesos relativos a propiedad industrial / COMPETENCIA RESIDUALDe los jueces civiles del circuito en propiedad industrial / PROPIEDAD INDUSTRIAL - Competencia del Consejo de Estado sobre demandas de nulidad absoluta o relativa de registros marcarios / NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS - Competencia del Consejo de Estado en única instancia De manera que esta norma procesal (artículo 17 del C. de P.C.) consagra una competencia residual respecto del tema en cabeza de los jueces civiles. Al analizar la misma, debe partirse de la base de que la jurisdicción contencioso administrativa es el juez natural de la legalidad de los actos administrativos, incluyendo obviamente a los concernientes a este contenido, por lo que

corresponde analizar las normas que establecen competencia del Consejo de Estado sobre dicho tema. El artículo 36 de la Ley 446 de 1998, dispone: ”Artículo

36. Competencia el Consejo de Estado en única instancia. El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: “Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. (....) 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. (...)”. De otro lado el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece: “Decisión 486. Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y

135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de los dispuesto en el artículo 136, o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de consecución del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. (...)”.

ACTOS DE REGISTRO MARCARIO - El juicio de legalidad compete a la jurisdicción contenciosa y no al juez civil del circuito / CANCELACION DE REGISTRO MARCARIO - Competencia del Consejo de Estado y no del juez civil del circuito La misma sociedad, ante el juez civil del circuito formuló la siguiente pretensión: “Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND para distinguir productos de la Clase 25, concedido a favor de Stanton & Cía. S.A.”, es decir, solicita como pretensión principal la “cancelación” del mismo registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND, por violación de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, al registrar y usar la marca TIMBERLAND para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pretensión que no puede resolver el juez de circuito, pues, como se anotó, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la legalidad de los actos de registro marcario, la que deberá juzgar la legalidad de la Resolución mediante la cual se concedió el registro de la citada marca TIMBERLAND, juzgamiento que no puede ser sustraído de esta jurisdicción a quien corresponde privativamente su conocimiento. (art. 137 C.P., art. 128 del C.C.A). Igualmente, el numeral segundo del petitum de la demanda presentada ante el Juzgado 7º Civil del Circuito, en el fondo pretende un juicio de legalidad del acto administrativo para que se declare una causal de irregistrabilidad de una

marca. Si es de competencia de esta jurisdicción el conocimiento de los actos administrativos que resolvieron la solicitud de cancelación de registro por no uso, como lo reconoce THE TIMBERLAND, con mayor razón lo será el revisar la legalidad del registro que tuvo como causa un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuyo uso adecuado o debido se deriva de la presunción de legalidad del acto administrativo, mientras éste exista en el mundo jurídico. JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO - Competencia para decidir indemnización de perjuicios por uso abusivo de la marca / USO ABUSIVO DE LA MARCACompetencia del juez civil del circuito para conocer de indemnización de perjuicios Cosa distinta se presenta cuando se acude a la jurisdicción civil para obtener el resarcimiento de los respectivos perjuicios por el uso abusivo de la marca, si el mismo se hubiere producido. Tal como lo disponen los artículos 607 y 609 del Código de Comercio, se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios. El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios, situación totalmente distinta al uso adecuado o debido de una marca válidamente registrada mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, acto que se presume legal y que conlleva su ejecutoriedad mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera que como no procede

reconocimiento de perjuicios por la debida ejecución de un acto administrativo no declarado nulo, resultan totalmente contradictorias e incongruentes las pretensiones formuladas ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00177-01

Actor: STANTON & CIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: CONFLICTO DE COMPETENCIA La empresa STANTON & CIA S.A., por medio de apoderado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 216 del C.C.A., propuso ante esta Corporación Conflicto de Jurisdicción, en relación con el conocimiento del proceso ordinario con radicación 2002-13.003 promovido por la empresa The Timberland Company contra Stanton & Cía. S.A., con ocasión de la solicitud de “cancelación” del registro de la marca “Timberland”, proceso que actualmente se adelanta en el

Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá. PETICIÓN Con fundamento en el artículo 216 del C.C.A., se solicita al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, que se declare competente para conocer del proceso entre las empresas The Thimberland Company y Stanton & Cía S.A., que actualmente cursa en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, con ocasión del registro de la marca Timberland.

ANTECEDENTES.

El 10 de octubre de 2002, la empresa The Timberland Company demandó a la sociedad STANTON & Cía. S.A., ante los jueces de circuito de esta ciudad, formulando las siguientes peticiones: “Primero Que se declare que el nombre comercial THE TIMBERLAND COMPANY en el ramo de “la fabricación, diseño, desarrollo, manufactura, compra, venta y distribución de zapatos y calzado de todo tipo y materiales relacionados”, está protegido en nuestro país desde el 20 de diciembre de 1978, según lo dispuesto en la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, aprobada en Colombia por la Ley 59 del 25 de Marzo de 1936 y depositada su ratificación el 22 de Julio de 1936, Convención de la cual Colombia y los Estados Unidos de América son signatarios, y a la cual en adelante denominaré “La Convención”. Segunda. Que se declare que a la sociedad Stanton & Cía. Ltda, hoy, Stanton & Cía S.A., le estaba prohibido el registro como marca del signo TIMBERLAND y que, en consecuencia, quebrantó el ordenamiento referido a la protección del nombre comercial contenido en la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, al registrar y usar la marca TIMBERLAND en Colombia para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con posterioridad a Diciembre 20 de 1978. Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND para distinguir

productos de la Clase 25, concedido a favor de Stanton & Cía. S.A. Cuarta. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la sociedad Stanton & Cía. S.A., cesar en el uso de la marca TIMBERLAND para distinguir productos de la clase 25 internacional o productos relacionados. Quinta. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la sociedad Stanton & Cïa S.A. al pago de los perjuicios de orden material ocasionados a The Timberland Company, en la modalidad de daño emergente, por el uso y registro de la marca TIMBERLAND en Colombia, la suma de dos millones de dólares (US $2’000.000) y en la modalidad de lucro cesante la suma de tres millones de dólares (US $3’000.000), o la que pericialmente se establezca por cada uno de dichos conceptos, dentro del proceso. Sexta. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que decide el presente caso. Séptima. Que se condene a la demandada al pago de las costas y gastos que se ocasionen en virtud de este proceso”. La sociedad Stanton y Cía. S.A. propuso se declararan probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, indebida acumulación de pretensiones, indebida representación del demandante e inepta demanda. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 12 de agosto de 2003, respecto de la excepción de falta de jurisdicción, señaló: ”La protección de marcas, patentes, propiedad industrial, cuando es discutido

en el derecho mismo a la marca, o a la titularidad del derecho, el cual entra dentro del contenido del derecho patrimonial, el cual está dentro del derecho privado, por la utilidad económica que genera la explotación de la marca, por lo que la misma representa frente a su reconocimiento y un potencial de clientela en el manejo de un mercado de posibles consumidores, para efectos de su posesionamiento, reconocimiento y distribución, es un asunto que no constituye contenido general, ni que se traslada al conocimiento de la jurisdicción Contencioso Administrativa. No se discute la legalidad de ningún acto de la administración, sino del legítimo derecho de propiedad o de utilización de una marca en una actividad totalmente mercantil; así como si lo que se discutiera fuera la titularidad de una propiedad intelectual o industrial, para protegerla, y así proteger el derecho a explotar y beneficiarse de la misma. De tal manera entonces, que para este juzgado, el litigio versa sobre la definición en la titularidad del derecho a la marca, al uso y explotación de la misma, como marca mercantil. En consecuencia, por la naturaleza del asunto litigiado y su contenido patrimonial, sí es de la órbita de la jurisdicción civil su conocimiento. Por lo tanto, dicha excepción será resuelta desfavorablemente al demandado”. Interpuesto recurso de reposición y subsidiario de apelación contra este pronunciamiento, la apelación fue resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, confirmando el auto y, por consiguiente, la competencia de la jurisdicción civil, manifestando: “La acción de cancelación se da cuando ya no se ataca el acto administrativo sino que tiene por finalidad dirimir una controversia de derecho privado que

versará “sobre un derecho subjetivo que cada uno de ellos reclama como suyo. La controversia no versa sobre un acto administrativo sino sobre un derecho particular. En estos casos, la protección al derecho subjetivo se logra a través de la cancelación del registro y no se requiere que este sea declarado nulo pues no “se trata de un problema de legalidad que deba ser decidido por el juez administrativo, sino de la controversia de un derecho subjetivo”. Esta acción de cancelación corresponde conocerla a la jurisdicción civil por tratarse de una controversia entre particulares (Artículo 17 del C. P.C.). Por otro lado, la acción para impedir el uso y reclamar la indemnización de perjuicios está consagrada en el artículo 571 del C. de Comercio y su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil. Descendiendo al caso en estudio advierte la Sala que las pretensiones del actor se refieren a la acción de cancelación (que no de anulación ) y a la acción indemnizatoria, acciones ambas que son de competencia de los jueces civiles de donde deviene la confirmación de la providencia impugnada en cuanto declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción”. CONFLICTO DE COMPETENCIAS En el escrito que busca provocar el conflicto de jurisdicciones, se traen los siguientes argumentos: Al analizar la segunda pretensión de la demanda en forma conjunta con la tercera, en la cual se solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio “la cancelación” del registro marcario correspondiente, previa declaración de que a la Compañía Stanton & Cía S.A. se le otorgó el registro de la marca TIMBERLAND en contravención de la Convención General Interamericana sobre

Protección Marcaria y Comercial, necesariamente se llega a la conclusión de que se está cuestionando la legalidad y legitimidad del acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro. Aunque dicha demanda plantea una supuesta controversia entre dos particulares alrededor de la titularidad de un derecho subjetivo, y para ello solicita que se “ordene cancelar el registro de la marca” lo que realmente pretende es que se declare la nulidad del registro de la marca TIMBERLAND, por considerar que éste se concedió con desconocimiento de los postulados de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. Por ello se solicita la “cancelación” del registro 108.675B correspondiente a la marca TIMBERLAND para distinguir productos de la Clase 25, concedido a favor de STANTON & Cía S.A. El litigio promovido con el propósito de restarle eficacia jurídica a un acto administrativo, solo puede ser conocido por el juez de lo contencioso administrativo. En el presente caso, si el actor sostiene que a Stanton & Cía S.A. le estaba prohibido el registro de la marca TIMBERLAND, so pena de usurpar el nombre comercial de The Timberland Company, la única acción procedente será la de nulidad relativa del registro de la marca, consagrada en el inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 128 del C.C.A., modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

”7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley”. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es entonces la única facultada para restarle eficacia jurídica a un acto administrativo ya que la competencia para conocer de este tipo de acciones le ha sido expresamente atribuida. De manera que, las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda, sólo podrán ser consideradas por el Juez Civil una vez que la jurisdicción contencioso administrativa declare, si es el caso, que a Stanton & Cïa S.A., le estaba prohibido el registro como marca del signo Timberland, en la medida en que las mismas son consecuenciales a dicha decisión. De acuerdo con lo anterior Stanton & Cia S.A. solicita al Consejo de Estado, reclamar la competencia para conocer del proceso que se sigue en su contra en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, de forma tal que se respeten las garantías procesales y se evite abrir la compuerta para que los actos administrativos puedan ser modificados por un juez distinto al contencioso administrativo. CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio del conflicto de jurisdicción propuesto por el apoderado de la empresa Stanton & Cía. S.A. en virtud de lo dispuesto en el artículo 216 del C.C.A. que consagra: “Conflictos de Jurisdicción. Artículo 216. Los conflictos entre la jurisdicción en lo contencioso administrativo y la ordinaria no se suscitarán de oficio, podrán proponerse ante el juez o tribunal que este conociendo del asunto, o ante el que, a juicio del peticionario sea el competente y serán tramitados y decididos por el

Tribunal Disciplinario. Si el conflicto se propone ante el juez o magistrado que está conociendo del proceso y éste declara su falta de competencia, ordenará remitirlo al que estime competente, mediante auto contra el cual no procederá recurso alguno. Si el juez o magistrado que reciba el expediente, se declara a su vez sin competencia, solicitará que el conflicto se decida por el Tribunal Disciplinario, al que enviará la actuación. Si el conflicto se propone ante el otro juez o magistrado, y éste se declara competente, solicitará a quien lo esté conociendo el envío del proceso. Si éste insiste, lo comunicará así al primero y enviará la actuación al Tribunal Disciplinario para que decida el conflicto”. Este último inciso fue declarado exequible por la Corte constitucional mediante sentencia C-154 de 2004, en la cual se dijo: “:..En tanto que el tercer inciso del artículo 216 –que es el que acusa el actorprevé el conflicto positivo en el que el juez o Magistrado que ha asumido el conocimiento de un determinado asunto es requerido por otro Juez o Magistrado de la otra jurisdicción que considera que es a ésta y en particular a él a quien la ley le ha atribuído el conocimiento del asunto objeto de la controversia. Como lo ha explicado la jurisprudencia, el conflicto de jurisdicción puede resolverse por parte de los despachos trabados en él, o por un tercer órgano, a saber el Consejo Superior de la Judicatura, según la actitud que aquellos asuman sobre el fuero del caso concreto.

En efecto, en el caso del conflicto negativo si uno de los servidores judiciales acepta que es a él a quien corresponde conocer del asunto, finaliza la controversia y no se requerirá acudir al Consejo Superior de la Judicatura. En el caso del conflicto positivo si uno de ellos acepta que es al otro juez o Magistrado a quien se le ha atribuido el conocimiento del asunto igualmente cesará la controversia y no se deberá acudir al Consejo Superior de la Judicatura para que decida el conflicto. En el caso contrario, es decir si ninguno acepta que le corresponde asumir el asunto –para el caso del conflicto negativoo si quien ha asumido el conocimiento insiste en ello frente a la solicitud que le haga el otro juez o Magistrado para que le envíe el proceso – en el caso del conflicto positivo-, será el Consejo Superior de la Judicatura a quien corresponderá decidir de manera definitiva el conflicto planteado. (...)”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 2004. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis). En el caso sub examine, en los términos del inciso primero del artículo 216 del C.C.A. el conflicto se ha planteado ante el Consejo de Estado, Corporación a la que se considera competente para conocer del asunto. Procede la Sala al análisis de los fundamentos que llevan a considerar que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de la controversia que se tramita actualmente ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá. El artículo 17 del C.P.C. establece: C.P.C. “Artículo 17. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3, par. 1. Los jueces civiles

de circuito especializados conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuídos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa”. De manera que esta norma procesal consagra una competencia residual respecto del tema en cabeza de los jueces civiles. Al analizar la misma, debe partirse de la base de que la jurisdicción contencioso administrativa es el juez natural de la legalidad de los actos administrativos, incluyendo obviamente a los concernientes a este contenido, por lo que corresponde analizar las normas que establecen competencia del Consejo de Estado sobre dicho tema. El artículo 36 de la Ley 446 de 1998, dispone: ”Artículo 36. Competencia el Consejo de Estado en única instancia. El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: “Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

(....)

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

(...)”. De otro lado el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena establece: “Decisión 486.

Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta

de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de los dispuesto en el artículo 136, o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de consecución del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. (...)”. Si se analizan las pretensiones de la demanda interpuesta el 10 de octubre de 2002 ante el Juzgado Civil de Circuito por la empresa The Timberland Company, se observa que se busca una declaratoria en el sentido de que a la sociedad STANTON & Cía. S.A. le estaba prohibido obtener el registro como marca del signo TIMBERLAND y, en consecuencia, que se quebrantó el ordenamiento. Se pide igualmente se ordene a la Superintendencia de Industria Comercio “cancelar el registro 108.675 B correspondiente a la marca TIMIBERLAND para distinguir productos de la Clase 25, concedido a favor de Stanton y Cía S.A.”; como consecuencia de estas declaratorias, solicita que la sociedad Stanton y Cía. S.A. deberá cesar en el uso de la marca TIMBERLAND y pagar los perjuicios de orden material ocasionados a The Timberland Company. Obviamente para posibilitar el reconocimiento de perjuicios, solicita la “cancelación” del registro 108.675 B, mediante el cual se concedió el registro de

la marca TIMBERLAND a la sociedad Stanton y Cía. S.A., mediante Resolución 5.900 del 16 de mayo de 1985. Al efecto, se precisa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa TIMBERLAND a favor de Stanton & Cïa. S.A., para distinguir productos de la clase 25, registro al cual se otorgó el certificado N° 108.675 B, cuya “cancelación” se solicita a la jurisdicción civil, pretensión que obviamente presupone un juicio de legalidad respecto de un acto administrativo, recordando que la titularidad de la marca se otorga mediante acto administrativo. Las razones para considerar que Stanton y Cia. S.A. no podía obtener el registro marcario igualmente debieron hacerse valer dentro de la actuación administrativa que adelantó Stanton ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el mecanismo denominado demanda de oposiciones. Ante esta Sección cursa el proceso 1-8373, expediente 11001032400020020360 01, mediante el cual el 20 de septiembre de 2002 la empresa THE TIMBERLAND COMPANY interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se resolvieron unos recursos y se negó solicitud de cancelación de uso de la marca TIMBERLAND, en donde las pretensiones se dirigen a que se declaren nulas las resoluciones de la Superintendencia que negaron la solicitud de cancelación por no uso del registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND de propiedad de Stanton y Cïa. S.A. y, en consecuencia, que se reconozca a The

Timberland Company el derecho preferente para obtener el registro de la citada marca. En este caso se busca la nulidad de los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron la solicitud de cancelación del registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND, por no uso. La misma sociedad, ante el juez civil del circuito formuló la siguiente pretensión: “Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND para distinguir productos de la Clase 25, concedido a favor de Stanton & Cía. S.A.”, es decir, solicita como pretensión principal la “cancelación” del mismo registro 108.675 B, correspondiente a la marca TIMBERLAND, por violación de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, al registrar y usar la marca TIMBERLAND para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pretensión que no puede resolver el juez de circuito, pues, como se anotó, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la legalidad de los actos de registro marcario, la que deberá juzgar la legalidad de la Resolución mediante la cual se concedió el registro de la citada marca TIMBERLAND, juzgamiento que no puede ser sustraído de esta jurisdicción a quien corresponde privativamente su conocimiento. (art. 137 C.P., art. 128 del C.C.A). Igualmente, el numeral segundo del petitum de la demanda presentada ante el Juzgado 7º Civil del Circuito, en el fondo pretende un juicio de legalidad

del acto administrativo para que se declare una causal de irregistrabilidad de una marca. Si es de competencia de esta jurisdicción el conocimiento de los actos administrativos que resolvieron la solicitud de cancelación de registro por no uso, como lo reconoce THE TIMBERLAND, con mayor razón lo será el revisar la legalidad del registro que tuvo como causa un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuyo uso adecuado o debido se deriva de la presunción de legalidad del acto administrativo, mientras éste exista en el mundo jurídico. Cosa distinta se presenta cuando se acude a la jurisdicción civil para obtener el resarcimiento de los respectivos perjuicios por el uso abusivo de la marca, si el mismo se hubiere producido. Tal como lo disponen los artículos 607 y 609 del Código de Comercio, se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o simil