CE-11001-03-24-000-2004-00196-01-2010

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Alcance El presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. COTEJO MARCARIO – Entre la marca UPS y el signo UBS / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo UBS por existir similitud visual y fonéticamente con la marca UPS Desde el punto de vista fonético de la marca “UBS” respecto a la marca registrada previamente “UPS”, se observa una gran similitud, pues las letras B y P, no ofrecen sonoramente una mayor distintividad, además, se reitera, que las letras U y S, comunes e idénticas en ambos signos se encuentran ubicadas en el mismo orden, es decir, al principio y al fin de la expresión. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual y, a pesar de que la actora afirma que cada una de ellas varía en su significado, para la concepción ideológica del consumidor o usuario es incomprensible, dado que para llegar a esa conclusión, sería necesario que se le explicara tal significado, pues por deducción lógica no podría referirse a que UBS se trata de las iniciales de UNIÓN DE BANCOS SUIZOS y UPS signifique la razón social de la compañía UNITED PARCEL SERVICE, titular de la marca registrada.

Por consiguiente, en el caso su examine, es irrelevante tal diferencia, ya que tales expresiones no hacen parte de los signos en conflicto. Así las cosas, a juicio de la Sala, basta que se presente alguno o algunos de los factores analizados, como en efecto sucede visual y fonéticamente con el objeto de determinar la similitud entre dos marcas, y, por ende, la existencia del riesgo de confusión, así como la afectación en cuanto a su origen empresarial.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad UBS AG., en ejercicio de la acción de la nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 09824 de 29 de mayo de 1998, la 021513 de 30 de julio de 2003 y 04842 de 27 de febrero de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca denominativa “UBS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad UBS A.G.. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de marzo de 2004, Radicación 00074, C.P: Camilo Arciniegas Andrade; de 13 de junio de 2002; Radicación 06160, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00196-01

Actor: UBS AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad UBS AG, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 09824 de 29 de mayo de 1998 y 021513 de 30 de julio de 2003, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 04842 de 27 de febrero de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las cuales se negó el registro de la marca denominativa “UBS” para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 26 de mayo de 1997, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, el registro como marca del signo UBS (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la de la

clasificación Internacional de Niza. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 451, de 29 de septiembre de 1997. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. presentó observaciones con base en el registro de su marca UPS+DISEÑO clase 38 Internacional. I.1.3. El 15 de febrero de 1999 se solicitó el cambio de nombre de la sociedad

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT por UBS A.G.

I.1.4. Mediante Resolución núm. 09824 de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo). I.1.5. Contra dicha Resolución la sociedad UBS A.G. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.6. Por Resolución núm. 021513 de 30 de julio de 2003, la División de signos Distintivos, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada. I.1.7. Mediante Resolución núm. 04842 de 27 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución núm. 09824, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que el artículo 134 de la Decisión 486, fue vulnerado, al no hacer un examen

juicioso del signo, omitiendo los lineamientos que deben aplicarse en el cotejo de marcas similares. Que la marca “UBS”, la cual se solicita para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 Internacional, constituye un signo indivisible, novedoso y con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o servicios, cumpliendo con la representación gráfica mediante la lectura y escritura que es definitiva, no afectando a los consumidores y reteniéndose este en la imaginación de ellos, pues se trata de signos diferentes. I.2.2. Precisa que el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina fue vulnerado por la Administración, por cuanto los argumentos base de la negativa hacen parte de las iniciales de la compañía titular de la marca UNITED PARCEL SERVICE, en tanto que el signo solicitado “UBS”, es correspondiente a las siglas UNIÓN DE BANCOS SUIZOS, teniendo claridad que frente al mercado la primera se relaciona con la explotación de servicios de correo y la segunda explota servicios financieros a través de establecimientos financieros y bancos. Argumenta que la Administración al resolver el asunto de los signos “UPS” y “UBS”, manifiesta que presentan riesgo de confusión, omitiendo la diferencia de la letra intermedia, siendo éste un cambio fundamental y decisivo. Anota que la entidad demandada al resolver los recursos, no tuvo en cuenta las decisiones que se habían presentado dos años y medio antes sobre la confrontación de las mismas en clases diferentes, pero referidos a la comparación y similitud de los mismos signos. Dice que las marcas “UBS” y “UPS”, se encuentran registradas y vigentes en

Colombia para las clases 36 y 16 y de hecho, están coexistiendo. Aduce que si en dicho momento la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió la coexistencia de los signos para la clase 36 en Colombia, debe tener en cuenta la coexistencia de las mismas para la clase 38 Internacional, atendiendo a los principios de uniformidad y seguridad jurídica de los actos administrativos. Estima que si bien es cierto que el funcionario posee autonomía al momento de decidir, sus decisiones deben ajustarse a ciertos lineamientos establecidos por la jurisprudencia para así poder determinar si los signos en discusión presentan similitud o confusión. Establece que desde el punto de vista fonético, el signo solicitado “UBS” y el registrado “UPS”, responden a sonidos diferentes, expresando que por muy rápida que se haga la lectura de la expresión UBS, no genera sensación de semejanza, ni identidad de sonido a la generada por la expresión UPS, puesto que así presenten similitud en las letras U y S, ellas presentan diferencias de la B frente a la P, lo cual evidencia su disparidad, justificando su coexistencia en el mercado, sin riesgo de confusión. Desde el punto de vista visual así presenten similitud en las letras U y S, tampoco existe riesgo de confusión frente al impacto visual, siendo notoria la diferencia de los signos en su intermedio, pues la P de la marca “UPS” es llamativa con respecto a la B de la marca “UBS”, siendo este un factor determinante en los signos enfrentados, concluyendo su coexistencia sin riesgo de confusión. De otra parte, conceptualmente las dos compañías explotan diferentes servicios,

UPS se dedica a prestar servicios de correo, en tanto que UBS explota servicios financieros a través de los bancos, situación que desde el punto de vista conceptual, hace que no se presente riesgo de confusión frente al público consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que, tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos, la marca “UBS” solicitada para la clase 38, presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca previamente registrada “UPS” para los mismos servicios, existiendo posibilidad de confusión. Manifiesta que el signo solicitado es una reproducción fonética de la marca previamente registrada, ello por cuanto la expresión UBS reproduce parcialmente la marca registrada, en razón de que solamente se cambia la letra P por la B, las cuales evidentemente tienen muchas similitudes, pues el público consumidor las percibe como BE y PE, por lo que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión. Expresa que resulta evidente que el signo solicitado UBS pretendía amparar servicios de telecomunicaciones relacionadas con los servicios bancarios de la clase 38 y la marca previamente registrada UPS ampara de manera general los

servicios de telecomunicaciones, de transmisión, documentos y otros textos por télex, teléfono, medios electrónicos y por una o varias redes globales de computadores o por otros medios, dentro de los cuales pueden estar aquellos. Lo que igualmente puede llevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que UBS tiene el mismo origen empresarial de UPS, al distinguir ambos signos servicios de la clase 38, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 267). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye

causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro. “SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, si ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. “CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición

de irregistrabilidad. “QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principio elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. “SEXTO: La coexistencia marcaria de hecho no genera derechos”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 195-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “UBS” se presentó el 26 de mayo de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, es procedente la interpretación de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. DECISIÓN 486 “Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las

etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. Afirma el Tribunal que con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, estima adecuado reiterar para el presente caso, que “…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario” (folio 292).

Además, el Tribunal Andino indica que debe analizarse si la marca “UBS” cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Al respecto, la marca denominativa “UBS” frente a la marca mixta “UPS”, cuyo elemento denominativo es el que predomina, contienen la siguiente configuración: MARCA DENOMINATIVA CUESTIONADA MARCA MIXTA REGISTRADA UBS UPS Se observa en sus estructuras que ambas contienen el mismo número de letras (tres), de las cuales la primera “U” y la última “S” son idénticas, y la ubicada en la mitad se trata de una “B” en la marca cuestionada, mientras que en la registrada una “P”. Se tiene, que visualmente ostentan similitudes que, sin duda alguna, crean un impacto al consumidor hasta el punto de generarle confusión en la adquisición de los servicios que amparan, así como sobre el origen empresarial de los mismos. Desde el punto de vista fonético de la marca “UBS” respecto a la marca registrada previamente “UPS”, se observa una gran similitud, pues las letras B y P, no ofrecen sonoramente una mayor distintividad, además, se reitera, que las letras U y S, comunes e idénticas en ambos signos se encuentran ubicadas en el mismo orden, es decir, al principio y al fin de la expresión. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual y, a pesar de que la actora afirma que cada una de ellas varía en su significado, para la concepción ideológica del consumidor o usuario es incomprensible, dado que para llegar a esa conclusión,

sería necesario que se le explicara tal significado, pues por deducción lógica no podría referirse a que UBS se trata de las iniciales de UNIÓN DE BANCOS SUIZOS y UPS signifique la razón social de la compañía UNITED PARCEL SERVICE, titular de la marca registrada. Por consiguiente, en el caso su examine, es irrelevante tal diferencia, ya que tales expresiones no hacen parte de los signos en conflicto. Así las cosas, a juicio de la Sala, basta que se presente alguno o algunos de los factores analizados, como en efecto sucede visual y fonéticamente con el objeto de determinar la similitud entre dos marcas, y, por ende, la existencia del riesgo de confusión, así como la afectación en cuanto a su origen empresarial. No obstante lo anterior, como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades esta Corporación, se considera necesario abordar el tema del nexo o conexión competitiva de los servicios que distinguen ambas marcas, para efectos de determinar si a pesar de sus semejanzas observadas, la marca denominativa “UBS” en conflicto, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344. La solicitud del 26 de mayo de 1997, efectuada por la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, sobre el registro del signo UBS (nominativo) indica que es para distinguir servicios de telecomunicaciones, comprendidos en la clase 38 de la de la clasificación Internacional de Niza, según consta a folios 18 y 19. La marca mixta “UPS”, según se prueba en el expediente, fue concedida con

anterioridad a la solicitud de la marca denominativa “UBS”, para distinguir servicios comprendidos en la misma clase 38 de la referida Clasificación. Referente a los servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante1. En el presente caso, los servicios que distingue la marca de la actora frente a los de la marca cuestionada son de la misma clase, como ya se dijo. Sin embargo, en el sub lite, a diferencia de las consideraciones efectuadas en la sentencia de esta Sección2, en la que se apoya la actora, el signo “UBS” en esta oportunidad, no 1 Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor:

CAFÉ BRISA LTDA. 2 Sentencia de 13 de junio de 2002. Exp. 6160. Consejero Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Actora: UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. Marca: UBS Union Bank of Switzerland Clase 36. trae el elemento “UNION BANK OF SWITZERLAND” ni la misma leyenda en español, como parte de la expresión sometida a registro, pues solo contiene las letras UBS. En consecuencia, no puede catalogarse que tales letras hagan alusión a las iniciales de unión de bancos suizos, y menos aún, que su actividad sea la bancaria (servicio de la clase 36), pues tal actividad es irrelevante en la clase 38 de la Clasificación Internacional, que contempla los servicios de telecomunicaciones, distintos a la actividad financiera y de seguros que ejerce la sociedad UBS AG (acreditada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, folio 66), titular de la marca en análisis. En este orden de ideas, no puede permitirse el registro del signo “UBS” para distinguir servicios de la clase 38, dada la alta similitud con la denominación de la marca mixta registrada “UPS”, así como en los servicios que pretende amparar (clase 38), ya que afectaría el derecho del tercero, titular de la última citada, por causar riesgo de confusión al público consumidor al inducirlo a error en el momento de elegir el servicio de telecomunicaciones, al no estar provisto el signo denegado de la capacidad suficiente para ser distintivo. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de febrero de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

ACLARA VOTO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO