CE-11001-03-24-000-2004-00197-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca UPS y el signo UBS / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo UBS por existir similitud visual y fonéticamente con la marca UPS Ha de poner de presente que la cuestión aquí expuesta ya fue solucionado por la Sala, en sentencia anterior donde justamente se debatió el mismo problema ahora planteado, esto es, la registrabilidad de la marca UBS en consideración a su semejanza con la marca UPS para una misma clase de servicios (clase 38), en el sentido de que sí hay semejanza entre ambos signos, hasta el punto de que en virtud de la conexión competitiva por tratarse de la misma clase de servicios, no podían coexistir en el mercado y que por lo mismo no es registrable la marca solicitada UBS en dicha clase. Por estarse frente a una situación igual, incluso entre las mismas partes, la Sala no tiene opción distinta a la de reiterar lo dicho en la referida sentencia.[…] Igual que en la sentencia reseñada, la Sala concluye que “no puede permitirse el registro del signo “UBS” para distinguir servicios de la clase 38 ( clase 39, para el sub lite), dada la alta similitud con la denominación de la marca mixta registrada “UPS”, así como en los servicios que pretende amparar (clase 38), ya que afectaría el derecho del tercero, titular de la última citada, por causar riesgo de confusión al público consumidor al inducirlo a error en el momento de elegir el servicio de telecomunicaciones, al no estar provisto el signo denegado de la capacidad suficiente para ser distintivo.” Por lo tanto, las resoluciones acusadas no son contrarias a las dos normas comunitarias traídas en

los cargos de la demanda, en cuanto negaron el registro del signo UBS como marca para distinguir servicios de la clase 39, debido a su confundibilidad con la marca ya registrada UPS para la misma clase de servicios, de allí que se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad UBS AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 9825 de 29 de mayo de 1998, la 15198 de 29 de mayo de 2003 y 4841 de 27 de febrero de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS para distinguir productos comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UBS AG. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de febrero de 2010, Radicación 2004-00196, C.P: Marco Antonio Velilla Moreno FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO DMNISTRATIVO – ARTÍCULO 128 NUMERAL 7 / CÓDIGO CONTENCIOSO DMNISTRATIVO – ARTÍCULO 170 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00197-01

Actor: UBS AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA UBS AG, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones números: - 9825, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo), para distinguir servicios de operación turística, comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. - 15198, de 29 de mayo de 2003, de la misma dependencia para desatar el recurso de reposición y en la decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. - 4841, de 27 de febrero de 2004, del Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial, quien también confirmó la Resolución Nº 9825 con ocasión del recurso de apelación que la interesada interpuso contra ésta.

Segunda.- Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la entidad demandada conceder el registro de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 39. Tercera.- Comunicar la sentencia que se profiera para que proceda a su debido cumplimiento y ordenar la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones de la demanda 2.1. El 26 de mayo de 1997, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, solicitó a la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo UBS

(nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad United Parcel Service of America, Inc. presentó observaciones sobre la base del registro de su marca UPS registrada en las Clases 39, 38, 9, 35 y 36, todas nominativas. 2.3. Por Resolución Nº 9825, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo). 2.4. La sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT quien posteriormente solicitó el cambio de nombre por UBS A.G., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra tal resolución. 2.5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 15198, de 29 de mayo de 2003, decidió

confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada; mientras que el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 4841, de 27 de febrero de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 9825, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante señala como violados los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así: 3.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “La marca ‘UBS’ que se emplea para distinguir servicios de operación turística, comprendidos en la clase 39 internacional, se trata de un signo indivisible, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o servicios con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica (…) el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa ‘UPS’ clase 39, pues se trata de dos signos realmente diferentes”. 3. 2. Que también se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 toda vez que “aunque sí no aparece en los signos las letras UPS, signo base de la negativa corresponden a las iniciales del nombre de la compañía titular de la marca UNITED PARCEL SERVICE y las letras UBS, signo solicitado por mi representada corresponden a la sigla UNION DE BANCOS SUIZOS. Es decir, en el mercado

está perfectamente establecido que la primera compañía explota los servicios de correo y la segunda, o sea, mi representada explota servicios financieros y similares por medio de establecimientos financieros y bancos”. 3. 3. Que la Superintendencia, en otras ocasiones, ha tenido posiciones contradictorias respecto a los signos en cuestión, y que “las marcas UBS y UPS se encuentran registradas y vigentes en Colombia para la clase 36, y 16 y de hecho, están coexistiendo en Colombia (…)”. 3. 4. Manifiesta que desde el punto de vista fonético, visual, conceptual y ortográfico los signos en disputa son diferentes y no crean confusión. Y finalmente, que restringió el uso del signo solicitado “a distinguir únicamente operación turística”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda con base en razones de defensa del acto acusado donde sostiene que con la emisión de éste no se han violado la normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que la marca UBS, clase 39 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘UPS’ para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 (sic) de la nomenclatura vigente, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen servicios de la misma clase.

Que esa expresión ‘UBS’ consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘UPS’, por cuanto el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, en razón a que solamente se cambia la letra P por la B, las cuales evidentemente tienen muchas similitudes y el público

consumidor las percibe como BE y PE, por lo que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el público consumidor. Que resulta evidente que con el signo ‘UBS’ se pretendía amparar servicios de telecomunicaciones relacionadas con los servicios bancarios de la clase 38 (sic) y la marca previamente registrada ‘UPS’ ampara de manera general los servicios de telecomunicaciones, de transmisión, documentos y otros textos por télex, teléfono, medios electrónicos y por una o varias redes globales de computadores o por otros medios, dentro de los cuales pueden estar aquellos, lo que igualmente puede conllevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que ‘UBS’ tiene el mismo origen empresarial de ‘UPS’, más aún si se tiene en cuenta que ampara servicios de la clase 38 (sic) de la nomenclatura vigente”. Que al tratarse de servicios de la clase 38 en ambos casos (sic) se generaría confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión, y en consecuencia, la marca solicitada es irregistrable conforme la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. La sociedad United Parcel Service of America, Inc., en su condición de tercera interesada en el proceso, fue notificada de la admisión de la demanda, ante la cual guardó silencio.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en las anteriores oportunidades procesales.

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación guardó

silencio en esta oportunidad procesal. V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 015 IP-2009, con fecha 22 de abril de 2009, concluye que: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- El Juez Consultante debe analizar si el signo UBS (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. TERCERO.- Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos cuyo uso en

el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo UBS (nominativo) es similar a la marca registrada UPS (nominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. QUINTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. SEXTO.- Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un

caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. SÉPTIMO.- La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.”

VI.- CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala La acción incoada por la actora es de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo proceso es de única instancia, y su conocimiento le corresponde a la Sala según el artículo 128, numeral 7, del C.C.A., en virtud de lo cual no sólo puede anular los actos demandados, sino también adoptar las disposiciones que sean necesarias y conducentes para restablecer el derecho que hubiere sido violado, según el artículo 170 ibídem, al prever que “los organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformas éstas.” Por consiguiente, la Sala tiene competencia para conocer y decidir sobre el fondo de las pretensiones de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que nieguen solicitudes o peticiones en materia de propiedad industrial, incluyendo los que niegan registros.

2. El acto acusado y las razones en que se funda Se persigue la nulidad de la Resolución núm. - 9825, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo), para

distinguir servicios de operación turística, comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y sus confirmatorias en vía gubernativa, núms. 15198, de 29 de mayo de 2003, de la misma dependencia, y 4841, de 27 de febrero de 2004, del Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial. Las razones que dieron lugar a esa decisión están condensadas en las siguientes consideraciones de la Resolución núm. - 9825, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a saber: “PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir…’los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error’… SEGUNDO.- Que según consta en los registros de la Propiedad Industrial, la Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., es titular de los siguientes registros: CERTIFICADO MARCA CLASE VIGENCIA 148.226 UPS 39 10-11-2.003 199.541 UPS 38 23-07-2.007 199.542 UPS 9 23-07-2.007 199.533 UPS 35 23-07-2.007 199.535 UPS 36 23-07-2.007 TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar los signos en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los mismos al

compararlos o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este Despacho la marca solicitada a registro, UBS (NOMINATIVA) y el signo que le sirve de fundamento a la UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., (UPS), son casi idénticas lo cual haría incurrir en error al consumidor, por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado. En consecuencia la marca objeto de la solicitud se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” En la Resolución núm. 15198, de 29 de mayo de 2003, de la misma dependencia se agrega lo siguiente: “…, teniendo en cuenta los criterios que permiten determinar si existen o no semejanzas determinantes de error en los signos a comparar, esta División considera que entre los signos en confrontación, UBS y UPS, existe posibilidad de confusión atendiendo a la primera regla de comparación, esto es, a la que resulta de la impresión de conjunto que los mismos despiertan. Desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, existen semejanzas tales que imposibilitan su diferenciación por parte del adquirente o consumidor, por cuanto el signo solicitado reproduce en gran parte el signo registrado. Como podemos observar comparte la totalidad de vocales y la mayoría de consonantes ubicadas en el mismo orden, U-BSy U-P-S que hace que el consumidor al visualizarlas tenga la misma percepción; de otro lado la misma situación se presenta al ser pronunciadas sucesivamente al producirse una pronunciación similar, por lo que el consumidor no

contará de las suficientes herramientas para poderlas diferenciar en el mercado al compartir la misma longitud y la misma cantidad de elementos. Si bien la marca previamente registrada contiene una parte gráfica importante, al predominar la parte nominativa de la marca no le da la suficiente distintividad frente al signo solicitado en registro, induciendo al consumidor en el error de considerar al instante de la adquisición del servicio que su origen o procedencia empresarial es la misma. Finalmente, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino, en el sentido, de que la reproducción que de una marca registrada haga un signo distintivo solicitado a registro, origina similitudes, ortográficas, visuales y fonéticas que hace que entre los signos exista una clara posibilidad de error para el público consumidor; dicho de otra manera, cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión diferente a la marca unitaria.” Finalmente, en la Resolución núm. 4841, de 27 de febrero de 2004, del Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial y con la cual desató el recurso de apelación, se reiteraron los anteriores argumentos, precisándose que “existen semejanzas de orden fonético y ortográfico entre el signo solicitado UBS y la marca UPS, ya que como podemos apreciar, la marca solicitada a registro

reproduce parcialmente la marca registrada, simplemente cambia la letra P por la B, las cuales fonéticamente tienen muchas similitudes, ya que el público consumidor las percibe como BE y PE. Por lo tanto, consideramos que de coexistir las marcas en el mercado se generaría un riesgo de confusión entre el público consumidor.”

2. Examen de los cargos 2.1. La normatividad aplicada al sub lite Se indican como violados los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero según lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esas normas no son aplicables al presente caso, puesto que para la fecha en que fue presentada la solicitud de registro de la marca UBS aún no existían y que la normatividad vigente para esa época era la Decisión 344 de La Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la cual, atendiendo la exhortación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 312) han de aplicarse los artículos 81 y 83, cuya interpretación prejudicial fue la que justamente asumió el Tribunal bajo las consideraciones que se traen a continuación: “…,este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación — tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su

legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo UBS (nominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contiene las normas que fijan lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto.” (folio 313) Los artículos citados a la letra dicen: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…). Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”. 2.2. Las razones de la violación Se resumen en que la marca ‘UBS’ que se emplea para distinguir servicios de operación turística, comprendidos en la clase 39 internacional, es un novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros

signos o servicios con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa ‘UPS’ clase 39, pues se trata de dos signos realmente diferentes”. Que aunque no aparece en los signos las letras UPS, corresponden a las iniciales del nombre de la compañía UNITED PARCEL SERVICE y las letras UBS, a la sigla UNION DE BANCOS SUIZOS, de modo que en el mercado está perfectamente establecido que la primera compañía explota los servicios de correo y la segunda explota servicios financieros y similares por medio de establecimientos financieros y bancos. Que desde el punto de vista fonético, visual, conceptual y ortográfico los signos en disputa son diferentes y no crean confusión que restrinja el uso del signo solicitado “a distinguir únicamente operación turística”. 2.3. Comparación de los signos Ahora bien, la actora pretender el registro de la marca UBS en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que consiste en los servicios de transporte y almacenaje. A su vez, la marca UPS, que le ha sido opuesta para dicho registro, aparece inscrita, según consta en autos, entre otras, en esa misma clase 39. Por lo tanto, para efectos de la comparación se ha de tener en cuenta sólo esa clase de servicios (clase 39), toda vez que lo que se concluya en relación con ella desplaza o hace innecesaria la consideración de las otras clases en la que se encuentra registrada la marca UPS. Para el efecto, se tiene que ambas marcas tienen la condición de marcas nominativas, por lo que sólo se ha de tener en consideración su aspecto literal o expresivo gramaticalmente, de allí que la comparación se ha de centrar en los

signos o grupos de letras UBS, marca solicitada, y UPS, marca registrada, ambas para distinguir productos de la clase 39. En ese orden, se ha de poner de presente que la cuestión aquí expuesta ya fue solucionado por la Sala, en sentencia anterior donde justamente se debatió el mismo problema ahora planteado, esto es, la registrabilidad de la marca UBS en consideración a su semejanza con la marca UPS para una misma clase de servicios (clase 38), en el sentido de que sí hay semejanza entre ambos signos, hasta el punto de que en virtud de la conexión competitiva por tratarse de la misma clase de servicios, no podían coexistir en el mercado y que por lo mismo no es registrable la marca solicitada UBS en dicha clase. Por estarse frente a una situación igual, incluso entre las mismas partes, la Sala no tiene opción distinta a la de reiterar lo dicho en la referida sentencia, en la que expresó lo siguiente: “Al respecto, la marca denominativa “UBS” frente a la marca mixta “UPS”, cuyo elemento denominativo es el que predomina, contienen la siguiente configuración:

MARCA DENOMINATIVA CUESTIONADA MARCA MIXTA

REGISTRADA UBS UPS Se observa en sus estructuras que ambas contienen el mismo número de letras (tres), de las cuales la primera “U” y la última “S” son idénticas, y la ubicada en la mitad se trata de una “B” en la marca cuestionada, mientras que en la registrada una “P”. Se tiene, que visualmente ostentan similitudes que, sin duda alguna, crean un impacto al consumidor hasta el punto de generarle confusión en la adquisición de los servicios que amparan, así como

sobre el origen empresarial de los mismos. Desde el punto de vista fonético de la marca “UBS” respecto a la marca registrada previamente “UPS”, se observa una gran similitud, pues las letras B y P, no ofrecen sonoramente una mayor distintividad, además, se reitera, que las letras U y S, comunes e idénticas en ambos signos se encuentran ubicadas en el mismo orden, es decir, al principio y al fin de la expresión. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual y, a pesar de que la actora afirma que cada una de ellas varía en su significado, para la concepción ideológica del consumidor o usuario es incomprensible, dado que para llegar a esa conclusión, sería necesario que se le explicara tal significado, pues por deducción lógica no podría referirse a que UBS se trata de las iniciales de UNIÓN DE BANCOS SUIZOS y UPS signifique la razón social de la compañía UNITED PARCEL SERVICE, titular de la marca registrada. Por consiguiente, en el caso su examine, es irrelevante tal diferencia, ya que tales expresiones no hacen parte de los signos en conflicto. Así las cosas, a juicio de la Sala, basta que se presente alguno o algunos de los factores analizados, como en efecto sucede visual y fonéticamente con el objeto de determinar la similitud entre dos marcas, y, por ende, la existencia del riesgo de confusión, así como la afectación en cuanto a su origen empresarial.”1 En esas circunstancias, igual que en la sentencia reseñada, la Sala concluye que “no puede permitirse el registro del signo “UBS” para distinguir servicios de la

clase 38 ( clase 39, para el sub lite), dada la alta similitud con la denominación de la marca mixta registrada “UPS”, así como en los servicios que pretende amparar (clase 38), ya que afectaría el derecho del tercero, titular de la última citada, por causar riesgo de confusión al público consumidor al inducirlo a error en el momento de elegir el servicio de telecomunicaciones, al no estar provisto el signo denegado de la capacidad suficiente para ser distintivo.” Por lo tanto, las resoluciones acusadas no son contrarias a las dos normas comunitarias traídas en los cargos de la demanda, en cuanto negaron el registro del signo UBS como marca para distinguir servicios de la clase 39, debido a su confundibilidad con la marca ya registrada UPS para la misma clase de servicios, de allí que se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 9825, de 29 de mayo de 1998, de la División de Signos Distintivos de la Superintende