CE-11001-03-24-000-2004-00226-01-2013

PATENTE DE INVENCION - Requisitos. Novedad. Nivel inventivo De los testimonios transcritos, se deduce que los mismos coinciden en que el invento cuestionado, es novedoso, pero no hacen estricta alusión al nivel inventivo, quizás debido a que los cuestionarios formulados en las diferentes diligencias, se refieren muy someramente a este requisito. Es más aún, como afirma la Entidad demandada, confunden la novedad con el nivel inventivo, ya que se limitan a diferenciar la creación, del estado de la técnica. Es por esto, que se considera que la materia reivindicada en esta solicitud carece a todas luces de nivel inventivo, puesto que corresponde a procedimientos que son conocidos, que se encuentran en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia. Además, es importante destacar que la obtención de la forma cristalina o polimorfo reivindicado en la presente solicitud corresponde simplemente a una forma cristalina específica de una sustancia conocida anteriormente, forma que al momento de la presentación final del producto en: gragea, inyectable, gel, o capsula etc. desaparece y que tiene exactamente las mismas propiedades farmacológicas como antifungico.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 1 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 2 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 4 / DECISION486 DE LA COMISION

DE LA COMUNIDAD ANDINA - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00226-01

Actor: SCHERING CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SCHERING CORPORATION, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones 24086 de 28 de agosto de 2003 y 35929 de 23 de diciembre de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención de la solicitud titulada “POLIMORFO ANTIFUNGICO CRISTALINO DE (-)-4[4-[4-[4[[(2R-cis)-5-(2,4difluorofenil)tetrahidro-5-(1H-1,2-triazol-1 ilmetil)furan-3-il]metoxi]fenil-1piperazinil]fenil-2,4-dihidro-2-[(S)-hidroxilpropil]-3H-1,2,4-triazol-3-ona”.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada y publicarla en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Se señalan como hechos relevantes de la demanda, los siguientes: I.1.1. El 5 de octubre de 1998 la sociedad SCHERING CORPORATION, solicitó el otorgamiento de patente para una invención, cuyo Capítulo Reivindicatorio reclamaba, mediante 5 reivindicaciones, una forma 1 de un polimorfo cristalino de un compuesto de fórmula I, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X y un espectro de infrarrojo específico, composiciones del mismo, y un método para tratar o prevenir infecciones. I.1.2. Durante el examen de patentabilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que la presente invención carece de nivel inventivo. I.1.3. El 27 de febrero de 2003, se dio respuesta al examen de patentabilidad, argumentando a favor del nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 4 y desistiendo de la 5. I.1.4. Mediante Resolución 24086 de 28 de agosto de 2003, la Entidad demandada negó la solicitud de patente, por falta de nivel inventivo. I.1.5. El 10 de octubre de 2003, la actora presentó recurso de reposición contra la anterior Resolución. I.1.6. Mediante la Resolución 35929 de 23 de diciembre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó su decisión de negar la solicitud de patente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Errónea interpretación y aplicación del artículo 18 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina. La violación a la citada norma, adicionalmente vulnera el artículo 14 de la mencionada Decisión, por cuanto debe concederse la patente al cumplir con los tres requisitos allí establecidos. Sostiene que la Entidad demandada ha cometido un grave error al anotar que el polimorfo específico de la invención es obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica porque el compuesto general ya se conocía, así mismo, por cuanto los procedimientos de cristalización usados para obtener un polimorfo, son ampliamente conocidos en el arte. Que el hecho que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo para llegar a una solución particular, no necesariamente se convierte en evidente para una persona medianamente versada en la materia. Aduce que se hace necesario establecer la naturaleza impredecible del área técnica a la que corresponde el invento, que es específicamente el arte de cristalización y de polimorfos. Afirma que el objeto de la invención es una forma polimórfica, la cual no se había divulgado en el estado de la técnica, y que se caracteriza por tener una estabilidad mayor a la demostrada por las formas polimórficas II y III del mismo compuesto. Esta estabilidad superior se demuestra por el hecho de que la forma polimórfica I reivindicada no se transformó en ninguna de las otras dos formas II y III. Señala que la patente de invención WO 9633178 divulga un procedimiento para la preparación de compuestos de triazolona de fórmula (I), procedimiento que produce las formas amorfas del compuesto de fórmula (I). Esta anterioridad también establece que los compuestos de fórmula (I) se pueden recristalizar en

una mezcla de agua/acetona, pero el polimorfo reivindicado no fue divulgado ni siquiera sugerido por esta anterioridad, como tampoco el procedimiento específico. Agrega que los libros de texto “Remington Farmacia” y “Farmacotécnia teórica y práctica”, solo ilustran conocimientos generales de cristalización. Indica que la Entidad demandada, sus examinadores o cualquier persona medianamente versada en el arte no hubiera obtenido el polimorfo reivindicado, solamente con conocer las divulgaciones del estado de la técnica. Que otro error en que incurre la Superintendencia, es confundir la obviedad de las motivaciones para hacer investigación en un área particular, con la obviedad del resultado obtenido. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico. Manifiesta que el artículo 14 de la Decisión 486, no fue vulnerado, toda vez que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, adolecen del requisito de nivel inventivo. Expresa que las anterioridades a saber: WO 9633178, libro “Remington Farmacia” y “Farmacotecnia teórica y práctica”, afectan el nivel inventivo. En otras palabras, con la invención solicitada no se logran los resultados inesperados.

III-. ALEGATOS DE LAS PARTES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO III.1. La Agencia del Ministerio Público, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes (folio 368). III.2. Resumen del alegato oral en audiencia pública1 de la sociedad actora. Al respecto, la parte actora reitera sus argumentos expuestos en la demanda, y se apoya en los testimonios recibidos en el proceso para concluir: “…las resoluciones demandadas son infundadas, ya que la invención de un Polimorfo Antifúngico de Triazolona que pretende reivindicación de patente sobre la Forma Cristalina I de dicho compuesto, además de novedosa, cuenta con el nivel inventivo requerido para que se le conceda el privilegio de patente. Esto, por cuanto se demostró sobradamente que el estado de la técnica definido por la SIC en D1, D2 Y D3, no permite a un experto medio predecir el polimorfismo de la triazolona, determinar sus formas cristalinas, 1 Audiencia pública celebrada el 23 de febrero de 2011, folios 452 a 458. determinar las condiciones de mayor y mejor estabilidad del compuesto y fabricarlo preservando dichas condiciones de estabilidad para permitir su comercialización (…)” (folios 452 a 458). III.2. Resumen del alegato oral en la citada audiencia pública de la Superintendencia de Industria y Comercio2. Al respecto, la parte demandada reitera sus argumentos expuestos en la

contestación de la demanda, y refuta los testimonios recibidos en el proceso, indicando en síntesis lo siguiente: Respecto al testimonio del doctor Libardo Torres, concluye que “…parece que no tiene claro el procedimiento de evaluación de una solicitud de patente…3”, y agrega “En cuanto a la comparación de métodos, se aprecia también el desconocimiento del Dr. Torres en temas de patentes, debido a que al relacionar las diferencias entre lo encontrado en D1 y lo patentado, lo que está efectuando es un estudio de la novedad de la solicitud y no profundiza en argumentos técnicos que permitan rebatir lo dicho por la SIC en cuanto a la falta de nivel inventivo de la presente solicitud, se recuerda que lo que debemos analizar es que para llegar a dicho polimorfo reivindicado se utilizaron las enseñanzas de D1 que revela la cristalización… es decir, una persona con conocimientos en cristalizaciones tomaría estas enseñanzas y probaría otros solventes polares de amplio uso en estos procedimientos, como los usados en la presente solicitud, y llegaría al polimorfo más estable que se pretende proteger. No hay que olvidar que el objeto del estudio del polimorfismo es determinar y establecer las condiciones en las cuales se producen las diferentes formas cristalinas para garantizar una materia prima uniforme y adecuada a formas farmacéuticas. Es decir, el resultado de mayor estabilidad no es inesperado ni sorprendente, pues hace parte de los estudios rutinarios de preformulación farmacéutica4”. En cuanto al testimonio del doctor José Antonio Henao, se sostiene, en síntesis, lo siguiente: “…no demuestra experiencia en patentes, ya que se esfuerza en demostrar

únicamente las diferencias entre lo reivindicado y lo existente en el estado de la técnica, es decir la novedad de la solicitud, la cual fue reconocida por la SIC, pero la confunde con el nivel inventivo…ya que esta oficina 2 Ibídem, 459 a 475. 3 Folio 473 4 Ibídem demostró que D1 en su ejemplo 5 y no el 4…el que revela una recristalización de posaconazol en agua/acetona, es decir sí hay una recristalización del compuesto, que junto con los conocimientos de D2,… orientarían a un técnico a obtener los polimorfos reivindicados…en conclusión, los polimorfos de posaconazol ya eran derivados de D1-D2 y su diferencia de estabilidad entre sí ya era de esperarse, de acuerdo con lo enseñado en D2. En cuanto a la falta de predictibilidad y a las variables para encontrar polimorfos, cabe decir que el estudio del polimorfismo es un asunto rutinario y, si bien, las variables pueden ser muchas, haciendo de dichos estudios algo dispendioso, eso no implica que haya un nivel inventivo asociado a dicha práctica, especialmente en el caso en estudio, pues D1, ya enseñaba solventes como agua/acetona o metanol/agua para trabajar con el posaconazol ya sintetizado, es decir D1 ya daba enseñanzas evidentes para usar los solventes…usados en la obtención de los polimorfos de la presente solicitud”5. En lo atinente al testimonio del Dr. William Leong, inventor de la solicitud, la Superintendencia, en síntesis, acota: “(…) en conclusión D2 enseña de manera evidente la solución propuesta por la presente solicitud.

Contrario a lo que explica el testigo, D1 ya enseñaba a usar metanol/agua y agua/acetona para cristalizar posaconazol, que son solventes iguales o muy parecidos a los usados para obtener las formas reivindicadas (agua/metanol, agua/isopropanol). En conclusión, se aprecia que, al contrario de lo expresado por el solicitante, D1-D2 enseñan en forma evidente a obtener los polimorfos de posaconazol reivindicados con la expectativa de tener estabilidades entre ellos”6. III.2. Resumen del alegato oral en la citada audiencia pública presentado por el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado7. “(…). Los testimonios técnicos rendidos por los químicos especialistas en cristalización… concluyeron, una vez estudiado el expediente…y analizados los actos administrativos expedidos por la citada entidad, que los argumentos y conclusiones expuestos para negar el privilegio carecen de fundamento experimental y teórico, expresando que la solicitud no es una derivación evidente del estado de la técnica, esto es, que ni de la anterioridad contenida en la publicación WO9633178, ni de las publicaciones reseñadas por la Superintendencia puede decirse que se relacionen formas polimórficas del compuesto denominado “fórmula I”…ni que con base en la información que reposa en los libros Rémington 5 Folio 474. 6 Folio 474 a 475. 7 Audiencia Pública celebrada el 23 de febrero de 2011. Folios 476 a 487. Farmacia y Farmacotécnica, se puedan deducir las condiciones bajo las cuales se pueda obtener el polimorfo de “forma I” cristalice, pues, agregan

estos especialistas, las búsquedas de las condiciones o variables del proceso de cristalización de un compuesto debe realizarlas el investigador, ni tampoco puede considerarse que orientan a definirlas y a establecer sus rangos de utilización para tener éxito en cuanto a la obtención de un polimorfo particular, razón para considerar que la invención no es obvia para un experto medio (como podrían ser considerados estos testigos técnicos) y constituye un salto en relación con la técnica existente. Del mismo modo, esta Agencia del Ministerio Público considera que la Superintendencia no puede perder de vista que 47 países entre ellos EEUU y Perú y miembros de la Comisión Europea han concedido el privilegio de patente de invención a la solicitud, que paradójicamente la oficina nacional colombiana ha negado, pues nos encontramos ante un mundo dominado por una economía de mercado globalizada, en el que se resalta comprensiblemente un tratamiento dísimil frente a un mismo supuesto”8. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de privilegio de una patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere

derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión de la patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 8 Ibídem, folio 487.

Tercero: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a

la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios.

Cuarto: La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto” (folios 390 a 392).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 132-IP-2007 rendida dentro de este proceso, consideró pertinente no interpretar los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no encontrarse vigentes a la fecha de presentarse la solicitud de patente. De oficio, estima procedente interpretar los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviere examinando, siempre que dicho contenido se publique”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica

correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. DECISIÓN 486 “Disposición Transitoria Primera. - Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta

Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Por otra parte, como quedó expuesto en la jurisprudencia del Tribunal Andino, para que una invención sea patentable a la luz del artículo 1º la Decisión 344 y desarrollados por los artículos 2 a 5 de la citada Decisión, debe reunir los siguientes requisitos: que sea novedosa, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial9. El Tribunal, además aduce que una creación tiene nivel inventivo, si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en el arte, y si no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Así lo explica en los siguientes apartes: “De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado

de la técnica. El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo”. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87)…. Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de

la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos”. (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001). 9 “A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial”. A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo

esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, ob.cit.). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras citadas, siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. (Office européen des brevets, ob.cit.). En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la

invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (…)”. (Proceso N° 12-IP-98, ya citado)” (folios 387 a 389). Al respecto, y aunque en el caso sub examine, no se discute sobre el requisito de novedad, resulta necesario diferenciarlo del nivel inventivo (objeto de controversia en esta oportunidad), para efectos de determinar si a la Superintendencia le asiste razón o no al indicar que los testigos confunden estos dos requisitos, ya que para la Sala es importante tener en cuenta esta situación con el fin de valorar las pruebas aportadas, y tomar la determinación a que haya lugar. El Tribunal ha manifestado sobre el particular, lo siguiente: “…uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso Nº 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, del 16 de

abril de 1999)” (folio 388). En efecto, si bien los requisitos de novedad y nivel inventivo, parten de la base del estado de la técnica, faltará el primero de ellos, si al cotejar la invención con la anterioridad o anterioridades, se encuentra que el producto o procedimiento que se pretende patentar ya existía en el estado de la técnica, es decir, si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ha tenido acceso del público por cualquier medio, salvo las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344, o si el contenido de la solicitud de patente, ha sido publicado antes de la fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina10. Mientras que se carecerá del nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica no ha podido producirse una invención, porque no contiene la solución a un problema técnico o no proporciona la obtención de un resultado útil a la industria. En otras palabras, una invención carece de altura inventiva si para un experto medio le resulta obvia, es decir, le parece aquello tan claro y directo que no le ofrece dificultad racional alguna; o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, esto es, que la deducción del arte existente, le resulta al analista experto, algo tan cierto y diáfano que no le ofrece la menor duda de ello. 10 El tribunal, precisa: “…si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o