CE-11001-03-24-000-2004-00244-00-2010

COLA - Expresión de uso común en marcas / MARCAS - Expresiones de uso común / EXPRESION DE USO COMUN - Se excluye en examen de confundibilidad de marcas / MARCA BIG COLA En la demanda la actora considera que la marca “BIG COLA”, otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 Internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de BIG que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. De acuerdo con lo anterior y lo manifestado por la actora en la demanda, la palabra COLA es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, criterio que ha compartido la Sala en asuntos similares al que ahora ocupa la atención.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 37183 DE 2003 (DICIEMBRE 30) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

NOTA DE RELATORIA: Sobre el uso común de la palabra cola en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de octubre de 2009, Radicado 2005-00132, M.P. Marco Antonio

Velilla Moreno. EXPRESION BIG O GRANDE - Alcance / BIG - No es expresión descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 / SIGNO DE FANTASIA - Expresión BIG: Vocablo extranjero / BIG COLA - Es registrable como marca Atendiendo los lineamientos del citado Tribunal (de Justicia de la Comunidad Andina), se puede concluir que la palabra “BIG” del idioma inglés, que traducida al español significa “GRANDE”, la que a su vez se refiere a “vasto, extenso, amplio, espacioso, ancho, alto, enorme, grandioso, inmenso, desmedido, gigante, monumental, gordo, abultado, voluminoso”, si bien es un adjetivo calificativo, contrario a lo que afirma la actora, no puede considerarse descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 Internacional de Niza, como son las aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, a pesar de que de alguna manera califique cierta cualidad o ventaja del producto, la expresión no alcanza a describir absolutamente una característica de éstos, si se tiene en cuenta que los productos de la citada clase 32 son sustancias líquidas, cuya palabra pertinente para saber la cantidad contenida en el envase o recipiente sería “volumen", vocablo que se encuentra en

estrecha relación con el término "capacidad", el que se define como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a otra u otras cosas, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, en ambos términos existe una equivalencia que se basa en la relación entre el litro, unidad de capacidad y el decímetro cúbico, unidad de volumen, a través de la cual se mide el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente. Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra BIG o GRANDE, está relacionada con el tamaño de los objetos sólidos, lo que descarta la afirmación de la actora en el sentido de que al conformar la marca otorgada “BIG COLA”, sea descriptiva de las características esenciales de los productos de la Clase 32 Internacional. Ahora, también cabe señalar que la expresión “BIG”, vocablo extranjero, su significado no es de dominio o conocimiento común, por lo que se debe considerar como un signo de fantasía, dado que ante el público consumidor no establece idea o concepto alguno frente a los productos comprendidos en la Clase 32. Además, porque los artículos de esta clase son de consumo masivo donde por ejemplo, están destinados a una población cuya educación es mínima a la cual no se le puede exigir, en nuestro medio, conocimientos en el idioma inglés. Así las cosas, el signo “BIG COLA”, es registrable, en la medida, que si bien posee una partícula de uso común, cual es “COLA” no se encuentra incurso en ninguna de las causales prohibitivas contenidas en la norma comunitaria.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 37183 DE 2003 (DICIEMBRE 30) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00244-01

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda contra la Resolución núm. 37183 de 30 de diciembre de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- El 6 de septiembre de 2002, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L., a través de apoderado, solicitó el registro de la

marca “BIG COLA” (NOMINATIVA), para distinguir productos de la Clase 32ª. 2.- Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 527 de 30 de abril de 2003, se presentaron observaciones por parte de la actora y de la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. 3.- Mediante Resolución núm. 023418 de 27 de agosto de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declararon fundadas las observaciones presentadas y, en consecuencia, se negó el registro de la marca “BIG COLA” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarla incursa en la causal de irregistrabiliad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.- La sociedad solicitante, esto es, EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior Resolución, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 030480 de 29 de octubre de 2003, por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 5.- Mediante Resolución núm. 37183 de 30 de diciembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución núm.

23418 de 2003 y, en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca “BIG COLA” en clase 32, a favor de la sociedad

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Que se violaron los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar la marca “BIG COLA” afectó indebidamente el derecho innato de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones genéricas y descriptivas, pues es claro que cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o porque describe las características del producto, no existiría ninguna diferencia entre éstos, lo cual contradice abiertamente el papel al que están destinadas las marcas. Agrega que no puede otorgarse el uso exclusivo a alguna persona sobre productos o servicios, por cuanto se estaría coartando su uso comercial. Señala que la expresión COLA que forma parte del signo “BIG COLA”, corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar1, dado que es comúnmente usada en el mercado para 1 Productos comprendidos en la Clase 32: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. designar la especie de algunos de esa clase; y que es evidente que la sociedad

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L. pretende utilizar como marca la propia denominación genérica para distinguir solamente una clase de GASEOSA ó COLA, la que ella comercializa. Aduce que la marca concedida no puede ser considerada como un término de fantasía, conforme lo señala el acto administrativo acusado, dado que éstos no tienen un contenido conceptual, lo que no se puede predicar del citado signo, ya que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de “BIG” que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Afirma que la idea que “BIG COLA” transmite de forma directa al consumidor es que se trata de una gaseosa de gran tamaño (GASEOSA GRANDE), por lo que la marca resulta ser genérico-descriptiva de los productos de la clase 32 Internacional, esto es, uno de los elementos que contempla el literal e) del artículo 35, ibídem, como determinante del carácter descriptivo de una expresión, que impide su registro. Sostiene que la prohibición de registrar como marcas los signos que consistan exclusivamente en denominaciones genéricas o descriptivas, encuentra razón en que un término de esta clase no puede sustraerse del ámbito de utilización por la generalidad de las personas, pues ello implicaría conceder a favor de un individuo un monopolio, que lesionaría la libertad industrial y comercial, pues se estaría permitiendo que un industrial o comerciante se apropie de los nombres de los productos que fabrica o vende, impidiendo su utilización por parte de los otros comerciantes. Expresa que la doctrina en derecho marcario a nivel universal al estudiar la

posibilidad de incluir en las marcas términos genéricos o descriptivos, ha concluido de manera unánime que ellos son de libre empleo de manera que nadie puede reivindicar exclusividad sobre tales expresiones, de ahí que no era posible acceder al registro del signo “BIG COLA”. 2.- Que se violó de manera directa el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, dado que el signo concedido no tiene aptitud para distinguir productos o servicios del mercado. Reitera que la marca “BIG COLA” está compuesta exclusivamente por denominaciones que son descriptiva y genérica, respectivamente, en el campo de los productos de la clase 32, porque la expresión BIG del idioma inglés, que traducida al español significa “gran, grande, voluminoso”, guarda estrecha relación con los productos para los cuales se solicitó su registro en la clase 32 Internacional, pues resulta indicativa de propiedades que puede tener el producto COLA, como el mayor tamaño, cuyo significado es generalmente conocido entre la mayoría del público consumidor a quien va dirigido el producto. Indica que es válido afirmar que para el consumidor “BIG COLA” no sería una marca, sino una bebida gaseosa de tamaño grande o de cualidades grandiosas, es decir, un signo carente de distintividad. Señala que otro aspecto que resulta fundamental es la utilización generalizada de la palabra BIG en la conformación de marcas registradas en la Clase 32 a nombre de diferentes titulares, lo que determina que carezca de distintividad y, por ende, resta toda vocación de registrabilidad. 3.- Que se violó el artículo 135, literales a) y b), ibídem, por falta de aplicación,

pues aún cuando en el acto a través del cual se otorgó la marca cuestionada no se indicó expresamente que la solicitud de registro de la marca “BIG COLA” en clase 32 no estaba comprendida igualmente en este motivo de irregistrabilidad, la ausencia de reconocimiento de la falta de capacidad distintiva del citado signo, permite inferir claramente que se dejó de aplicar la norma antes citada, sin que existiesen motivos o fundamentos fácticos que dieran lugar a ello. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que con la expedición del acto acusado no se ha incurrido en violación alguna de las normas invocadas en aquélla. Agrega que efectuado el examen en conjunto de la marca “BIG COLA” (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32, se concluyó que no estaba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000, por lo que se otorgó. Aduce que no cabe duda que la expresión “BIG COLA” (NOMINATIVA) goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, pues, contrario

a lo afirmado por la actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como “BIG COLA” en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la demandante. Reitera que la expresión en conjunto “BIG COLA” (NOMINATIVA), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea inmediata de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica. II.1.2.- La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, al contestar la demanda, manifiesta que la expresión “BIG COLA” está compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos, esto es, la clase 32. Agrega que el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 2-IP-95 sostuvo y ha sido reiterada su jurisprudencia, que el análisis de registrabilidad de un signo debe hacerse “sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso a registro”, por lo que el método propuesto por el demandante para concluir que “BIG COLA” es irregistrable para productos en clase 32 no es de recibo. Aduce que si se aceptara fraccionar el signo “BIG COLA” para estudiar las

expresiones que lo componen en forma separada, se debe analizar qué debemos entender por BIG principalmente, ya que la expresión COLA es genérica de los productos de la clase 32, y como se puede observar, las expresiones “BIG COLA” (marca en controversia) y “COFI COLA”, “TROPICOLA”, “COCACOLA”, “INCA COLA”, “PONY COLA”, “COLA Y POLA”, “PEPSI COLA”, “HELLO COLA”, marcas registradas, son expresiones caprichosas, que comparten una palabra en común COLA, que tiene múltiples significados de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que, por consiguiente, no es susceptible de apropiación por parte de ninguna persona, lo que lleva a concluir que cualquier persona puede utilizarla con otras expresiones que le otorguen distintividad. Indica que la doctrina ha considerado que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía; que la expresión BIG no traduce ni es genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 amparados por el registro que se pretende anular, por lo que sería registrable a la luz de esta interpretación. Agrega que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que “Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los productos. El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o necesaria de la característica del

mismo; por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no por ejemplo, espumoso o batido” (27-IP-95). Anota que GRANDE es un adjetivo calificativo que no describe ninguna calidad esencial de los productos protegidos por la marca “BIG COLA”, pues los elementos “esenciales primordiales” de estos productos están referidos a su sabor, a si son naturales, si son gasificados o si calman o no la sed, pero jamás a su tamaño, además de que los productos protegidos por el signo en controversia, son aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, son líquidos cuya cantidad se mide por centímetros cúbicos, mililitros, litros, entre otras, y no por tamaño grande, pequeño, mediano, pesado, etc., que son adjetivos calificativos descriptores de cantidades de sólidos y no líquidos. Afirma que la prohibición de registrar signos genéricos o descriptivos es taxativa, y se debe referir, como lo menciona la norma, a signos que consistan exclusivamente en expresiones que sirvan para describir las características propias e inseparables del producto o servicio y que el público las entienda como tales dentro del mercado en el que se pretenden registrar, de lo contrario sería tanto como hacer una interpretación extensiva de la prohibición para impedir que la fantasía, fundamento de la creatividad, obtenga protección legal. Por último, dice que la marca en conflicto es un signo compuesto por una expresión de fantasía que no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna y que es suficientemente distintivo para identificar productos comprendidos en la clase 32.

II.1.3.- La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifiesta que coadyuva las pretensiones de la demanda, dado que la marca “BIG COLA” consiste exclusivamente en dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad. Estima que el signo registrado es lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado una marca compuesta o compleja, conformada por dos términos: BIG y COLA, el primero de ellos descriptivo y el segundo genérico. Aduce que la palabra COLA se convirtió en una designación de uso común para las bebidas gaseosas, por lo que el término es inapropiable en exclusiva por un empresario, es decir, es irregistrable. Que además está acompañada del adjetivo BIG, que, a su juicio, constituye una palabra descriptiva para los productos de la clase 32, por lo que también resulta irregistrable. Anota que el término BIG significa, como lo sabe perfectamente el consumidor medio, GRANDE, lo que pone de manifiesto que indica una cualidad esencial y deseable en las bebidas gaseosas como es su tamaño (contenido), lo que la hace irregistrable, al igual por ser común a todos los productos. Indica que pensar que la combinación de los términos BIG y COLA constituye una expresión distintiva, es exactamente lo mismo que permitir el registro de GASEOSA GRANDE para productos de la Clase 32. Por lo anterior, considera que se vulneró el artículo 135, literales b) y g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita requerir la interpretación judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto administrativo acusado es la Resolución núm. 37183 de 30 de diciembre de 2003, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución núm. 023418 de 27 de agosto de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, en su lugar, concedió la marca “BIG COLA” para la Clase 32, a nombre de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L., y declaró infundadas las observaciones presentadas por la actora y la sociedad PANAMCO

COLOMBIA S.A..

Para acceder a otorgar la marca en mención que distingue productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones par hacer bebidas, estimó que “si bien la denominación BIG existente en el signo solicitado consiste en un adjetivo, al ser examinado en su conjunto consideramos que este cuenta con la distintividad requerida para acceder a registro y el término BIG unido a la expresión COLA, se capta no como un adjetivo, sino como una denominación de fantasía…”. Las normas comunitarias que la actora considera vulneradas son los artículos 134,

135, literales a), b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales en su orden, prevén: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; …”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 062-IP-2009, además de interpretar las normas transcritas, de oficio interpretó el literal g) del artículo 1352, ibídem, precisando, entre otros aspectos, los siguientes: Que dentro de los signos denominativos están los compuestos, que es el caso de la marca solicitada, los que están conformados de dos o más palabras, frente a lo cual se ha establecido por parte del citado Tribunal que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico”. Señala que al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad “no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, … el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular 2 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje

corriente o en la usanza del país;” de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico…”. Indica que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, “tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común …”. Anota que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se les considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Agrega que también existen palabras extranjeras en las que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

En la demanda la actora considera que la marca “BIG COLA”, otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 Internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de BIG que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. De acuerdo con lo anterior y lo manifestado por la actora en la demanda, la palabra COLA es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, criterio que ha compartido la Sala en asuntos similares al que ahora ocupa la atención. En efecto, en sentencia de 5 de octubre de 2009 (Expediente núm. 2005-00132, Actora: Panamco Colombia S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo: “Debe aclararse que la palabra COLA, es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, tal como lo evidencian

los argumentos de las partes en conflicto. De manera que la Sala hará abstracción de dicha expresión en el análisis que ocupa su atención, a pesar de que la regla no permita el fraccionamiento de la marca, ya que ésta exige que debe efectuarse el cotejo atendiendo la visión de conjunto donde el total de su estructura prevalezca sobre sus elementos que la componen. Así lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas oportunidades3, en las que se aduce que las palabras de uso común no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo está una circunstancia de excepción a la regla de que el análisis de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. “La razón para que se imponga esta excepción a la regla general, en este caso, obedece a que el titular de una marca que lleve incluida esta partícula común, no puede impedir u oponerse a que terceros la utilicen en combinación con otros elementos suficientemente distintivos en la conformación de signos marcarios” (Sentencia de 2009. Expediente núm. 2004-00427.Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actora:

COMMONWEALTH BRANDS INC.).

En semejantes términos lo ratifica el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial que hace parte de este proceso, al sostener lo siguiente: “El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signo de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el

riesgo de confusión entre los signos en disputa” (folio 222). Los anteriores planteamientos jurispruden