CE-11001-03-24-000-2004-00248-00-2013

COSA JUZGADA Bajo el anterior contexto, resulta evidente que la presente demanda y aquella que dio origen a la providencia transcrita, son coincidentes tanto en el objeto como en la causa petendi, ya que ambas pretenden la nulidad de la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre) por considerar que la marca BIG COLA está compuesta por un término descriptivo y otro genérico. Así las cosas, las consideraciones que dieron pie a negar las pretensiones de la demanda en la sentencia de 9 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González) son plenamente aplicables al cargo formulado en la demanda que se estudia, pues aunque en aquella oportunidad no se invocó la violación del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, lo cierto es que el análisis del fondo del asunto debe permanecer incólume porque las demandas se sustentan en los mismos argumentos. Conforme con lo anterior y a la luz de lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, se encuentra que lo decidido por esta Sala en sentencia de 9 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González) ha hecho tránsito a cosa juzgada erga omnes, en relación con la causa petendi juzgada, de modo que sus efectos se extienden a ésta y a todas aquellas demandas cuyo objeto sea obtener la nulidad de la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre) invocando que la marca BIG COLA está compuesta por un término descriptivo y otro genérico.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

- ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL G / CODIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 175.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 37183 DE 2003 (30 de diciembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00248-00

Actor: PANAMCO COLOMBIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por PANAMCO COLOMBIA S.A. contra la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BIG COLA, a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas”, en la clase 32 internacional.

I. LA DEMANDA PANAMCO COLOMBIA S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado,

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones Que se declare nula la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BIG COLA, a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas”, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca BIG COLA, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos El 6 de septiembre de 2002 la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca BIG COLA, para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 527 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, bajo el argumento de que el signo BIG COLA era genérico de los productos que pretendía distinguir.

Mediante Resolución 23418 de 2003 (27 de agosto), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, negó el registro de la marca BIG COLA, pues consideró que la expresión BIG COLA era genérica de los productos descritos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. En este sentido, mediante Resolución 30480 de 2003 (29 de octubre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 23418 de 2003 (27 de agosto); y, posteriormente, mediante Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, declarando infundada la oposición presentada por la actora, revocando lo decidido en la Resolución 23418 de 2003 (27 de agosto) y concediendo a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro de la marca BIG COLA, para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante considera que el acto acusado contraría el artículo 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Afirma que el artículo 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;… g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. En ese sentido, considera que la marca BIG COLA carece de distintividad y su registro debe ser cancelado, pues está compuesta por un término genérico y otro descriptivo. De hecho, considera que la palabra COLA es genérica, debido a que se utiliza para designar gaseosas; y el término BIG, además de ser común en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es conocido por los consumidores como un vocablo en idioma ingles que significa “grande”.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado fue expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, manifestó que el registro de la marca BIG COLA no debía cancelarse debido a que la misma era distintiva. Adicionalmente, señaló que los

cargos de la demandante no debían prosperar, pues la expresión BIG COLA no era común para designar productos de la clase 32 internacional. 2.2. EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. contestó extemporáneamente la demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 116-IP-2009 se citan a continuación: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado “BIG COLA” cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se

pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

SEXTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva; sin embargo, los signos débiles sí son registrables.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que la marca BIG COLA era una expresión de fantasía, suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo BIG COLA, cuyo registro se concedió

para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas”, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. En este sentido, se tiene que la demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BIG COLA, a favor de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS

HUANCAYO S.R.L. para distinguir “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas”, en la clase 32 internacional; pues considera que la marca esta compuesta por un término descriptivo y otro genérico.

1. Cosa Juzgada Ahora bien, antes de entrar a resolver el fondo del asunto, la Sala observa que ya tuvo la oportunidad de analizar los cargos que invoca la actora en el caso sub examine, con ocasión de la demanda que interpuso Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con Rad: 110010324000200400244 00. En efecto, en dicha oportunidad la demandante expuso los siguientes cargos: “I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1.- Que se violaron los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar la marca “BIG COLA” afectó indebidamente el derecho innato de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones genéricas y descriptivas, pues es claro que cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o porque describe las características del producto, no existiría ninguna diferencia entre éstos, lo cual contradice abiertamente el papel al que están destinadas las marcas.

Agrega que no puede otorgarse el uso exclusivo a alguna persona sobre productos o servicios, por cuanto se estaría coartando su uso

comercial. Señala que la expresión COLA que forma parte del signo “BIG COLA”, corresponde a un término genérico tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar1, dado que es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de esa clase; y que es evidente que la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L. pretende utilizar como marca la propia denominación genérica para distinguir solamente una clase de GASEOSA ó COLA, la que ella comercializa. Aduce que la marca concedida no puede ser considerada como un término de fantasía, conforme lo señala el acto administrativo acusado, dado que éstos no tienen un contenido conceptual, lo que no se puede predicar del citado signo, ya que sugiere en forma directa una relación 1 Productos comprendidos en la Clase 32: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de “BIG” que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Afirma que la idea que “BIG COLA” transmite de forma directa al consumidor es que se trata de una gaseosa de gran tamaño (GASEOSA GRANDE), por lo que la marca resulta ser genéricodescriptiva de los productos de la clase 32 Internacional, esto es, uno de los elementos que contempla el literal e) del artículo 35, ibídem, como determinante del carácter descriptivo de una expresión, que impide su registro. Sostiene que la prohibición de registrar como marcas los signos que

consistan exclusivamente en denominaciones genéricas o descriptivas, encuentra razón en que un término de esta clase no puede sustraerse del ámbito de utilización por la generalidad de las personas, pues ello implicaría conceder a favor de un individuo un monopolio, que lesionaría la libertad industrial y comercial, pues se estaría permitiendo que un industrial o comerciante se apropie de los nombres de los productos que fabrica o vende, impidiendo su utilización por parte de los otros comerciantes. Expresa que la doctrina en derecho marcario a nivel universal al estudiar la posibilidad de incluir en las marcas términos genéricos o descriptivos, ha concluido de manera unánime que ellos son de libre empleo de manera que nadie puede reivindicar exclusividad sobre tales expresiones, de ahí que no era posible acceder al registro del signo “BIG COLA”. 2.- Que se violó de manera directa el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, dado que el signo concedido no tiene aptitud para distinguir productos o servicios del mercado. Reitera que la marca “BIG COLA” está compuesta exclusivamente por denominaciones que son descriptiva y genérica, respectivamente, en el campo de los productos de la clase 32, porque la expresión BIG del idioma inglés, que traducida al español significa “gran, grande, voluminoso”, guarda estrecha relación con los productos para los cuales se solicitó su registro en la clase 32 Internacional, pues resulta indicativa de propiedades que puede tener el producto COLA, como el mayor tamaño, cuyo significado es generalmente conocido entre la mayoría del público consumidor a quien va dirigido el producto.

Indica que es válido afirmar que para el consumidor “BIG COLA” no sería una marca, sino una bebida gaseosa de tamaño grande o de cualidades grandiosas, es decir, un signo carente de distintividad. Señala que otro aspecto que resulta fundamental es la utilización generalizada de la palabra BIG en la conformación de marcas registradas en la Clase 32 a nombre de diferentes titulares, lo que determina que carezca de distintividad y, por ende, resta toda vocación de registrabilidad. 3.- Que se violó el artículo 135, literales a) y b), ibídem, por falta de aplicación, pues aún cuando en el acto a través del cual se otorgó la marca cuestionada no se indicó expresamente que la solicitud de registro de la marca “BIG COLA” en clase 32 no estaba comprendida igualmente en este motivo de irregistrabilidad, la ausencia de reconocimiento de la falta de capacidad distintiva del citado signo, permite inferir claramente que se dejó de aplicar la norma antes citada, sin que existiesen motivos o fundamentos fácticos que dieran lugar a ello.”2 (Se resalta y subraya) Asimismo, se advierte que dicha demanda fue decidida de fondo por la Sala, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González), en la que se negaron las pretensiones de la actora con apoyo en los siguientes argumentos: “El acto administrativo acusado es la Resolución núm. 37183 de 30 de diciembre de 2003, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

Comercio revocó la Resolución núm. 023418 de 27 de agosto de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, en su lugar, concedió la marca “BIG COLA” para la Clase 32, a nombre de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUNCAYO S.R.L., y declaró infundadas las observaciones presentadas por la actora y la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A.. Para acceder a otorgar la marca en mención que distingue productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones par hacer bebidas, estimó que “si bien la denominación BIG existente en el signo solicitado consiste en un adjetivo, al ser examinado en su conjunto consideramos que este cuenta con la distintividad requerida para acceder a registro y el término BIG unido a la expresión COLA, se capta no como un adjetivo, sino como una denominación de fantasía…”. Las normas comunitarias que la actora considera vulneradas son los artículos 134, 135, literales a), b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales en su orden, prevén: (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 062-IP-2009, además de interpretar las normas 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2010, Rad.:

110010324000200400244 00, Actora: Gaseosas Posada Tobón S.A., M.P. María Elizabeth García González transcritas, de oficio interpretó el literal g) del artículo 1353, ibídem, precisando, entre otros aspectos, los siguientes: Que dentro de los signos denominativos están los compuestos, que es el caso de la marca solicitada, los que están conformados de dos o más palabras, frente a lo cual se ha establecido por parte del citado Tribunal que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico”. Señala que al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad “no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo,…el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico…”. Indica que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, “tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A

pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común…”. Anota que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se les considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Agrega que también existen palabras extranjeras en las que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al 3 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. En la demanda la actora considera que la marca “BIG COLA”,

otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 Internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de BIG que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. De acuerdo con lo anterior y lo manifestado por la actora en la demanda, la palabra COLA es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, criterio que ha compartido la Sala en asuntos similares al que ahora ocupa la atención. En efecto, en sentencia de 5 de octubre de 2009 (Expediente núm. 2005-00132, Actora: Panamco Colombia S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo: “Debe aclararse que la palabra COLA, es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, tal como lo evidencian los argumentos de las partes en conflicto. De manera que la Sala hará abstracción de dicha expresión en el

análisis que ocupa su atención, a pesar de que la regla no permita el fraccionamiento de la marca, ya que ésta exige que debe efectuarse el cotejo atendiendo la visión de conjunto donde el total de su estructura prevalezca sobre sus elementos que la componen. (…) Los anteriores planteamientos jurisprudenciales, son acogidos en esta oportunidad para el caso sub examine, pues es claro para la Sala que ningún titular de una marca que lleve incluida la expresión COLA para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, está facultado por la ley marcaria para impedir que el tercero interesado en el sub judice, pueda utilizar dicho término como parte de uno de los elementos que conforman el signo marcario cuestionado.” Por ser procedentes los argumentos allí expuestos para el caso sub examine, la Sala los prohija, razón por la que no entrará a analizar la citada expresión. Atendiendo los lineamientos del citado Tribunal, se puede concluir que la palabra “BIG” del idioma inglés, que traducida al español significa “GRANDE”, la que a su vez se refiere a “vasto, extenso, amplio, espacioso, ancho, alto, enorme, grandioso, inmenso, desmedido, gigante, monumental, gordo, abultado, voluminoso”4, si bien es un adjetivo calificativo, contrario a lo que afirma la actora, no puede considerarse descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 Internacional de Niza, como son las aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, a pesar

de que de alguna manera califique cierta cualidad o ventaja del producto, la expresión no alcanza a describir absolutamente una característica de éstos, si se tiene en cuenta que los productos de la citada clase 32 son sustancias líquidas, cuya palabra pertinente para saber la cantidad contenida en el envase o recipiente sería “volumen", vocablo que se encuentra en estrecha relación con el término "capacidad", el que se define como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a otra u otras cosas, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, en ambos términos existe una equivalencia que se basa en la relación entre el litro, unidad de capacidad y el decímetro cúbico, unidad de volumen, a través de la cual se mide el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente. Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra BIG o GRANDE, está relacionada con el tamaño de los objetos sólidos, lo que descarta la afirmación de la actora en el sentido de que al conformar la marca otorgada “BIG COLA”, sea descriptiva de las características esenciales de los productos de la Clase 32 Internacional. Ahora, también cabe señalar que la expresión “BIG”, vocablo extranjero, su significado no es de dominio o conocimiento común, por lo que se debe considerar como un signo de fantasía, dado que ante el público consumidor no establece idea o concepto alguno frente a los productos comprendidos en la Clase

32. Además, porque los artículos de esta clase son de consumo masivo donde por ejemplo, están destinados a una población cuya educación es mínima a la cual no se le puede exigir, en

nuestro medio, conocimientos en el idioma inglés. Así las cosas, el signo “BIG COLA”, es registrable, en la medida, que si bien posee una partícula de uso común, cual es “COLA” no se encuentra incurso en ninguna de las causales prohibitivas contenidas en la norma comunitaria.”5 (Se resalta) 4 www.elpais.com/diccionarios/ingles-español. 5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2010, Rad.: 110010324000200400244 00, Actora: Gaseosas Posada Tobón S.A., M.P. María Elizabeth García González Bajo el anterior contexto, resulta evidente que la presente demanda y aquella que dio origen a la providencia transcrita, son coincidentes tanto en el objeto como en la causa petendi, ya que ambas pretenden la nulidad de la Resolución 37183 de 2003 (30 de diciembre) por considerar que la marca BIG COLA está compuesta por un término descriptivo y otro genérico. Así las cosas, las consideraciones que dieron pie a negar las pretensiones de la demanda en la sentencia de 9 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González) son plenamente aplicables al cargo formulado en la demanda que se estudia, pues aunque en aquella oportunidad no se invocó la violación del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, lo cierto es que el análisis del fondo del asunto debe permanecer incólume porque las demandas se sustentan en los mismos argumentos. Conforme con lo anterior y a la luz de lo previsto en el artículo 175 del Código

Contencioso Administrativo, se encuentra que lo decidido por esta Sala en sentencia de 9 de diciembre de 2010 (M.P. María Elizabeth García González) ha hecho tránsito a cosa juzgada erga omnes, en relación con la causa petendi juzgada, de modo que sus efecto