CE-11001-03-24-000-2004-00257-01-2010

COTEJO MARCARIO - Entre la marca PAN AMERICAN y el signo mixto PAN AMERICAN. Reglas para marcas denominativas Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud visual, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre la marcas nominativas y mixtas “PAN AMERICAN” clase 36 de la actora y el signo mixto “PAN AMERICAN ASSISTANCE” clase 42 cuestionado. (…) En la marca mixta en conflicto se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 6250 DE 2002 (FEBRERO 27) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 31201 DE 2003 (OCTUBRE 31) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 37313 DE 2003

(DICIEMBRE 30) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A MARCA PAN AMERICAN Y SIGNO PAN AMERICAN ASSISTANCE - Similitud ortográfica, fonética y conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Entre las

marcas PAN AMERICAN y PAN AMERICAN ASSISTANCE / MARCA PAN

AMERICAN ASSISTANCE - Irregistrable En cuanto a la similitud ortográfica, se tiene que la marca acusada “PAN AMERICAN ASSISTANCE”, es compuesta al poseer tres vocablos; sin embargo, la Sala precisa que la palabra destacada en la misma es PAN AMERICAN, pues el término ASSISTANCE que en español significa: “s. asistencia, ayuda…”, es una expresión conocida en nuestro medio, la cual puede ser utilizada en marcas de productos o servicios de cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza. Las palabras PAN AMERICAN de la marca mixta “PAN AMERICAN ASSISTANCE” cuestionada, se encuentran totalmente subsumidas en la denominación de la marca de la actora, es decir, son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico. Referente a la similitud fonética, son idénticas en las palabras PAN AMERICAN, pues su acento prosódico se encuentra ubicado en ambas, en el vocablo PAN y, en el segundo término, en la partícula AMÉ, y sus desinencias en CAN, la diferencia está en el tercer vocablo: ASSISTANCE de la marca cuestionada, el cual, se reitera, no aporta mayor distintividad frente a las marcas previamente registradas de la sociedad actora.En cuanto a la similitud ideológica, debe indicarse que la expresión PAN AMERICAN es un vocablo del idioma inglés, que significa: “PAN-A-MER-I-CAN. Adj. panamericano”, término que si bien es conocido en nuestro idioma no puede catalogarse como una palabra de uso común, pues según las pruebas que reposan en el expediente sólo aparecen tres marcas registradas para la clase 36 Internacional, de la sociedad demandante. Así las cosas, el resultado es que ambas

marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual generan riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “PAN AMERICAN”, para amparar los servicios comprendidos en la clase 42 Internacional, se asemeja a la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrece, se reitera, son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión.

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(ANULADA) PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Marcas / CONEXION COMPETITIVA - De productos o servicios Referente a los servicios que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la

doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

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(ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de la especialidad sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 11 de marzo de 2004, Radicado 0074, M.P. Camilo Arciniegas Andrade. CANALES DE COMERCIALIZACION - Conexión competitiva entre las marcas PAN AMERICAN y PAN AMERICAN ASSISTANCE / RIESGO DE CONFUSIONEntre las marcas PAN AMERICAN y PAN AMERICAN ASSISTANCE / SIGNO MIXTO PAN AMERICAN ASSISTANCE - Irregistrable En el presente caso, los servicios que distingue la marca de la sociedad demandante son de la clase 36 Internacional (…) La marca mixta “PAN AMERICAN ASSISTANCE” de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, distingue los (…) servicios de la clase 42 Internacional (…) De lo anterior se evidencia que las clases 36 y 42, no se encuentran relacionadas, pero los servicios que distinguen una y otra, pueden catalogarse del mismo género, esto es, servicios de salud, asistencia médica y legal, accidentes, gastos: terapéuticos, de habitación, alimentación, hospitalización, de diagnóstico, cirugía, ambulancia, honorarios médicos, cuyas coberturas hacen parte de los seguros de vida; contratos cuya naturaleza, si bien difiere de los contratos de servicios profesionales, como lo son los del tercero interesado en las resultas del proceso, inclusive los de medicina prepagada (contratos citados por la Entidad demandante), se reitera, están relacionados con la asistencia de la salud humana. También, pueden tildarse que son complementarios, en la medida de que además de que son servicios adicionales que las compañías de seguros prestan, en el caso específico, en la póliza de seguro Colectiva de Hospitalización y Enfermedad de la sociedad demandante, que obra en el expediente, son coberturas que la sociedad titular de la marca cuestionada ofrece a nivel internacional y trata de proteger a través de dicho signo. Por otra parte, tienen la misma finalidad, pues sus coberturas están destinadas a los mismos consumidores interesados en la protección de su salud y, por lo tanto, su

comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. (…) En el caso sub examine, el usuario o consumidor de los servicios de salud y médicos, supone un conocimiento y una capacidad de atención común y corriente, o sea, que se trata del denominado “consumidor medio”, ya que el grado de especialización lo ostentan las entidades prestadoras del servicio, quienes suelen seleccionar a los consumidores, en especial, la aseguradora, cuya actividad se encuentra regulada rígidamente por las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y bajo el estricto control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. En este orden de ideas, al presentarse semejanzas significativas en las estructuras de sus marcas, como conexión competitiva de sus productos, se cumple con los dos presupuestos trazados por la jurisprudencia y la doctrina. Por lo tanto, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto el consumidor puede pensar que está adquiriendo servicios de salud del mismo titular que los que provee mediante un contrato de seguros, o que se trata de una nueva línea de servicios con la marca “PAN AMERICAN”, lo cual afecta su origen empresarial y, por ende, genera riesgo de confusión indirecta al consumidor. Así las cosas, el signo mixto “PAN AMERICAN ASSISTANCE” clase 42, no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en las normas comunitarias y, por consiguiente, se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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(ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL B NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 24 de marzo de 1995. Radicado 09-IP-94, caso

“DIDA”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00257-01

Actor: PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 6250 de 27 de febrero de 2002, 031201 de 31 de octubre de 2003 y 37313 de 30 de diciembre de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PAN AMERICAN ASSISTANCE” para distinguir “servicios de asistencia de viaje en materia de salud, incluida la asistencia y hospitalización; servicios de pago de honorarios médicos y odontológicos y servicio de suministro de medicamentos; servicios de terapia de recuperación física; servicios de pago de hoteles por convalecencia; servicios de reembolso de gastos por vuelo demorado o embarque negado; servicio de asistencia legal incluido el pago de honorarios; servicio de prestación de cauciones en caso de juicio criminal por accidente” servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de

PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 7 de marzo de 2001 la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC., solicitó el registro de la marca mixta “PAN AMERICAN ASSISTANCE” para “servicios de asistencia de viaje en materia de salud, incluida la asistencia y hospitalización; servicios de pago de honorarios médicos y odontológicos y servicio de suministro de medicamentos; servicios de terapia de recuperación física; servicios de pago de hoteles por convalecencia; servicios de reembolso de gastos por vuelo

demorado o embarque negado; servicio de asistencia legal incluido el pago de honorarios; servicio de prestación de cauciones en caso de juicio criminal por accidente”, servicios comprendidos en la clase 42ª Internacional. I.1.2. El 28 de agosto de 2001 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 507. I.1.3. Mediante Resolución núm. 6250 de de 27 de febrero de 2002, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca cuestionada. I.1.4. El 18 de abril de 2002, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. Mediante Resolución 031201 de 31 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos revocó la resolución recurrida y negó el registro del signo solicitado. I.1.6. La sociedad solicitante, PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC., interpuso recurso de apelación contra la Resolución 031201 de 31 de octubre de 2003. I.1.7. Mediante Resolución núm. 37313 de 30 de diciembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución 031201 y concedió el registro de la marca “PAN AMERICAN ASSISTANCE”, a favor de la sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina y el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por interpretación errónea e indebida aplicación, al considerar que el signo mixto “PAN AMERICAN ASSISTANCE” es idéntica y/o semejante a la marca nominativa “PAN AMERICAN” y a las demás marcas que contienen la misma denominación de las cuales es titular. Sostiene que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que tienen una similitud desde el punto de vista ortográfico, dado que la expresión “ASSISTANCE” y las demás que acompañan las marcas por ella registradas como “de Colombia”, “life Colombia”, “life de Colombia”, son elementos genéricos, que no deben ser tenidos en cuenta para la comparación de las marcas en cuestión, en virtud de que son términos que no otorgan la suficiente distintividad entre los signos. Agrega que de la comparación de las marcas en conflicto, se observa que el elemento preponderante es “PAN AMERICAN”, lo que, a su juicio, debe llevar claramente a la conclusión que hay identidad entre dichos signos. Afirma que existe similitud fonética entre las marcas en cuestión, al presentarse identidad en las vocales y consonantes, así como en la ubicación de las mismas; igualmente, similitud ideológica por cuanto ambos signos intentan conceptualizar la idea de relación entre los Estados Unidos de América y los países hispanoamericanos, concepto que aparece en la figura que se asemeja a un globo terráqueo que aparece en las marcas en disputa. Señala que existe semejanzas al presentarse conexión competitiva entre los

servicios que las marcas pretenden distinguir o diferenciar, pues por un lado la marca cuestionada, clase 42, busca distinguir “servicios de asistencia de viaje en materia de salud, incluida la asistencia y hospitalización; servicios de pago de honorarios médicos y odontológicos y servicio de suministro de medicamentos; servicios de terapia de recuperación física; servicios de pago de hoteles por convalecencia; servicios de reembolso de gastos por vuelo demorado o embarque negado; servicio de asistencia legal incluido el pago de honorarios; servicio de prestación de cauciones en caso de juicio criminal por accidente” y, por el otro, intenta amparar los servicios de seguros; financieros; monetarios e inmobiliarios. Aduce que conforme a la relación de los servicios ofrecidos, también existe una conexión competitiva, ya que ambos servicios se desarrollan dentro del mismo ramo de los servicios de salud, amparan un riesgo futuro e incierto, por un período acordado, contra el pago de una suma, lo que hace que existan unos canales de comercialización similares y se pueda inducir al consumidor medio al riesgo de error o confusión de que los servicios distinguidos por las marcas en conflicto proceden de la sociedad PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. Sostiene que las marcas en conflicto utilizan los mismos medios generales de publicidad, lo que, en su opinión, genera riesgo de confusión o asociación cuando los usuarios por las similitudes ya mencionadas estimen que los servicios son sustituibles o intercambiables entre sí para las mismas finalidades. Concluye diciendo que como consecuencia de la interpretación errónea y dado que

la marca otorgada a través de los actos administrativos acusados no reunían los requisitos de registrabilidad señalados en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se violaron los artículos 134 y 135 ibídem. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Expresa que si bien del análisis de las marcas en conflicto se establece que coinciden en la expresión “PAN AMERICAN”, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, pues deben tenerse en cuenta también los criterios para determinar si existe relación entre los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca. Señala que de los servicios que distinguen las marcas en debate, se concluye que los servicios de la clase 36 y los servicios de la clase 42, no existe relación, ya que se trata de servicios de naturaleza distinta, pues de una parte los servicios de salud de los viajeros se asimila más a un contrato de medicina prepagada y dirigida en particular a los viajeros, en tanto que los seguros de la clase 36 que ampara la marca registrada “PAN AMERICAN DE COLOMBIA” no van dirigidos a nadie en particular, tienen consumidores diferentes,

buscan satisfacer necesidades distintas y los medios a través de los cuales se comercializan también son disímiles lo que no genera confusión ni induce a error al público consumidor. II.1.2. La sociedad PAN AMERICAN ASSISTANCE, INC., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, concuerda con los argumentos de la entidad demandada al expresar que la marca “PAN AMERICAN ASSISTANCE” cumple con el requisito de la distintividad, en virtud del principio de la especialidad marcaria. Expresa que los servicios que presta una y otra sociedad son de clases y naturaleza diferentes. Señala, finalmente, que presta sus servicios no solamente en Colombia sino también a nivel Internacional, con los más altos estándares de calidad que hacen que tales servicios sean reconocidos precisamente por su alto prestigio. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de

irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de

asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

5. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no

es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite” (folios 305 a 307).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 46-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que la solicitud de registro del signo mixto “PAN AMERICAN ASSISTANCE” fue el 7 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) de la citada Decisión, y limitar la interpretación del artículo 135 al literal b) ibídem. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su

registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud visual, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre la marcas nominativas y mixtas “PAN AMERICAN” clase 36 de la actora y el signo mixto “PAN AMERICAN ASSISTANCE” clase 42 cuestionado. En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

Marca registrada Marca cuestionada “PAN AMERICAN” “PAN AMERICAN ASSISTANCE” En la marca mixta en conflicto se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas. En cuanto a la similitud ortográfica, se tiene que la marca acusada “PAN AMERICAN ASSISTANCE”, es compuesta al poseer tres vocablos; sin embargo, la Sala precisa que la palabra destacada en la misma es PAN AMERICAN, pues el término ASSISTANCE que en español significa: “s. asistencia, ayuda…”1, es una expresión conocida en nuestro medio, la cual puede ser utilizada en marcas de productos o servicios de cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza. Las palabras PAN AMERICAN de la marca mixta “PAN AMERICAN ASSISTANCE” cuestionada, se encuentran totalmente subsumidas en la denominación de la marca de la actora, es decir, son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico. Referente a la similitud fonética, son idénticas en las palabras PAN AMERICAN, pues su acento prosódico se encuentra ubicado en ambas, en el vocablo PAN y, en el segundo término, en la partícula AMÉ, y sus desinencias en CAN, la diferencia 1 THE AMERICAN HERITAGE SPANISH DICTIONARY. está en el tercer vocablo: ASSISTANCE de la marca cuestionada, el cual, se reitera, no aporta mayor distintividad frente a las marcas previamente registradas de la sociedad actora. En cuanto a la similitud ideológica, debe indicarse que la expresión PAN AMERICAN es un vocablo del idioma inglés, que significa: “PAN-A-MER-I-CAN. Adj.

panamericano”2, término que si bien es conocido en nuestro idioma no puede catalogarse como una palabra de uso común, pues según las pruebas que reposan en el expediente sólo aparecen tres marcas registradas para la clase 36 Internacional, de la sociedad demandante. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual generan riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “PAN AMERICAN”, para amparar los servicios comprendidos en la clase 42 Internacional, se asemeja a la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrece, se reitera, son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión. Referente a los servicios que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, 2 ÍDEM. y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error

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