CE-11001-03-24-000-2004-00263-01-2013

REGISTRO MARCARIO – Reiteración jurisprudencial cuando la parte actora, el tercero interesado, las marcas enfrentadas y la entidad demandada, son las mismas Cabe resaltar que contra la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003, cursaba en esta Sección una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue resuelta mediante reciente sentencia de 13 de marzo de 2013 (Expediente núm. 2004 00236 01, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), en la que se denegaron las pretensiones de la actora -GASEOSAS LUX S.A.-, tendientes a la declaratoria de nulidad de dicho acto, por el cual se negó el registro que solicitó de la marca “PLUS KOLA”, para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En aquél proceso y en éste, la parte actora, el tercero interesado, las marcas enfrentadas y la entidad demandadas, son las mismas. Por lo anterior, se tiene que la Sección ya se pronunció, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, en el sentido de que el signo “PLUS KOLA”, cuyo registro solicitó la sociedad GASEOSAS LUX S.A. no puede existir en el mercado porque la marca “PLUS COLA” se encontraba registrada para la misma Clase 32 Internacional en favor de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. De conformidad con lo expresado, es fuerza concluir, que si el acto acusado en este procesoResolución núm. 847 de 28 de enero de 2004-, negó el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional, con

fundamento en la existencia de la marca registrada “PLUS KOLA” (nominativa) para la misma Clase Internacional, deben denegarse en este caso las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

NOTA DE RELATORIA: Registro marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de marzo de 2013, Rad. 2004-00236, MP. María Claudia Rojas

Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 847 DE 2004 (28 de enero) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00263-01

Actor: GASEOSAS LUX S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: NULIDAD RELATIVA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por GASEOSAS LUX S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 847 de 28 de enero 28 de 2004.

I. ANTECEDENTES.

I.1La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. Es nula la Resolución núm. 847 de 28 de enero de 2004, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 24656 de 2002, declaró infundada la oposición que presentó la sociedad GASEOSAS LUX S.A., y concedió el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa), a favor de aquélla, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada cancelar la inscripción del certificado de registro asignado a la marca “PLUS COLA”, para identificar productos de la Clase 32

Internacional.

3. Que se ordene a la División de Asuntos Distintivos, publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

Manifiesta la actora que el 12 de septiembre de 2001, la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., solicitó el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa) para identificar productos de la Clase 32 Internacional; que esta solicitud tuvo como objeto acreditar el interés de dicha empresa en el mercado colombiano, en los términos del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto formuló oposición contra la solicitud de registro que la sociedad GASEOSAS LUX S.A. hizo de la marca “PLUS KOLA” (nominativa) en la misma Clase. Que contra la solicitud de registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa), presentó

oposición aduciendo la preexistencia de la solicitud de registro de la marca “PLUS KOLA” (nominativa) en la Clase 32 Internacional. Señala que mediante la Resolución núm. 24656 de 31 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar probada la oposición que presentó, y negar el registro de la expresión “PLUS COLA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la solicitud estaba comprendida en el motivo de irregistrabilidad previsto en el literal a) del artículo 136, en concordancia con el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina. Las razones que dieron lugar a la anterior decisión fueron: - Entre el signo “PLUS COLA” solicitado por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. en la Clase 32 Internacional, y la marca “PLUS KOLA” solicitada previamente en Colombia por GASEOSAS LUX S.A. en la clase 32, existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilitan su diferenciación por parte del adquirente o consumidor. - En cuanto a los derechos marcarios en Perú, que alegó INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., manifestó la Administración, que el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro en cada País y se circunscribe a dicho territorio; que si bien la Decisión 486 de 2000 otorga derechos sobre marcas registradas en el extranjero, esta protección está supeditada a que se cumplan los requerimientos legales establecidos para reconocerla. Que contra la anterior decisión la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. interpuso los

recursos de reposición y de apelación; mediante la Resolución núm. 35465 de 31 de octubre de 2002, en respuesta al recurso de reposición, se confirmó el acto impugnado, en el cual se mantuvieron las mismas consideraciones expuestas. Que, sin embargo, mediante la Resolución acusada núm. 847 de 28 de enero de 2004, que respondió al recurso de apelación de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 24656 de 2002 y, en su lugar, declaró infundada la oposición que formuló y concedió el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa) en la Clase 32 Internacional en favor de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. Manifestó que los fundamentos de la Resolución núm. 847 de 28 de enero de 2004, fueron: - La solicitud de registro núm. 01-46.799 de la marca “PLUS KOLA” que constituyó el fundamento de la negación de la solicitud núm. 01-77.693 de la marca “PLUS COLA”, fue negada definitivamente mediante la Resolución núm. 36752 de 2003. - La negación de la solicitud núm. 01-46.799 de la marca “PLUS KOLA” se adoptó en virtud del derecho marcario peruano que tiene INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. como titular del certificado de registro núm. 0054989, correspondiente a la marca “PLUS COLA”, para distinguir productos de la Clase 32 Internacional, vigente hasta el 17 de mayo de 2003 y en

virtud del interés demostrado con la solicitud de registro que se adelanta en el expediente núm. 01-77.693. - No se tendrá en consideración como antecedente marcario la solicitud núm. 01-46.799 de la marca “PLUS KOLA”, a efectos de realizar el examen de registrabilidad de la solicitud núm. 01-77.693 de la marca “PLUS COLA”. - Después de realizado el estudio de registrabilidad del signo “PLUS COLA”, concluye que no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ni en ninguna otra que impida su registro marcario.

I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos:

1. Violación directa del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, debido a que el estudio de registrabilidad del signo “PLUS COLA” efectuado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca, porque afecta indebidamente el derecho prioritario que GASEOSAS LUX S.A., tenía como solicitante en Colombia del registro de la marca “PLUS KOLA”, el cual le fue negado.

Señala que su solicitud fue presentada el 12 de junio de 2001 y la de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. el 12 de septiembre de 2001, por lo cual se le violó el debido proceso en el trámite de su oposición. Aduce que, por lo anterior, la Resolución núm. 847 de 2004, resulta violatoria de la ley, por

cuanto al analizar la aplicabilidad del motivo de irregistrabilidad previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, se partió de un supuesto de hecho inexacto, según el cual la solicitud de registro de la marca “PLUS KOLA”, había sido negada legalmente y por esa razón, no era un antecedente marcario a considerar, para realizar el examen de registrabilidad de la solicitud del signo

“PLUS COLA”.

Que, adicionalmente, debe anotarse que para el momento en que fue expedida la Resolución núm. 847 de 2004, esto es, el 28 de enero de 2004, la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003, que negó la solicitud de registro de la marca “PLUS KOLA”, no se encontraba en firme, pues esta decisión no fue notificada a GASEOSAS LUX S.A. sino hasta el 5 de febrero de 2004, de manera que el acto acusado se basó en un acto administrativo que no estaba ejecutoriado, presupuesto indispensable para que sea obligatorio y adquiera carácter ejecutivo.

2. Violación de los artículos 146 y 147, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución Política.

Manifiesta que acorde con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, la Resolución núm. 847 de 2004, también infringe el artículo 147, ibídem, invocado como fundamento de la solicitud de la marca “PLUS COLA” por parte de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. para acreditar su interés en el mercado Colombiano con base en un derecho que tiene en otro

país de la Comunidad Andina, y por ello formuló oposición contra la solicitud que hizo de la marca “PLUS KOLA”. Que la norma que prevé la posibilidad de formular oposición con fundamento en derechos prioritarios en países de la Comunidad Andina, artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, señala las pautas a que debe sujetarse cualquier oposición, cuyo cumplimiento es obligatorio tanto para su admisibilidad como para su prosperidad. Que es claro que con la oposición deben presentarse las pruebas que la soportan, y si no es posible hacerlo en ese momento, la norma prevé como única posibilidad el solicitar por una sola vez un plazo adicional de 30 días contados desde la fecha de la presentación de la oposición; con el fin anterior debe allegarse el comprobante de pago de la tasa respectiva por concepto de prórroga de términos, previsto en el literal d) del numeral 6.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular núm. 10 de 2001, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, norma de derecho interno que reguló la prórroga de plazos prevista en la norma comunitaria. Reitera que las normas a las que debe sujetarse el trámite de una “OPOSICIÓN ANDINA” que constituyen verdaderas e ineludibles obligaciones a cargo del opositor, son las fijadas en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000; concluye que la Administración no se sujetó a estas disposiciones, tanto en la Resolución núm. 36752 de 2003 que negó el registro de la marca “PLUS KOLA” a GASEOSAS LUX S.A., como en la Resolución núm. 847 de 2004, que otorgó el registro de la marca “PLUS COLA” a INDUSTRIAS

AÑAÑOS S.A., solicitado para acreditar interés en el mercado colombiano. Insiste en que la oposición que la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. formuló contra el registro de la marca “PLUS KOLA”, estaba sometida a las siguientes reglas: se debía presentar dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la solicitud de registro de la marca “PLUS KOLA”, aduciendo la titularidad de una marca idéntica o similar para productos de la Clase 32 Internacional, registrada o solicitada con anterioridad en otro país de la Comunidad Andina; acreditar “oportunamente” el registro de la marca “PLUS COLA” en la Clase 32 en el Perú presentando copia certificada del registro, debidamente legalizada por el Consulado de Colombia en Perú. Que la prueba debió presentarse con el escrito de oposición o dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término original, previo el pago de la tasa legal fijada para ese momento, y con la solicitud de registro de la marca “PLUS COLA” en la Clase 32 en Colombia. Que INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. desconoció la norma comunitaria porque no cumplió con los requisitos de presentar oportunamente la existencia del registro de la marca en Perú en la oportunidad prevista para ello, pues tan solo presentó una fotocopia simple del certificado de registro núm. 0054989 de la marca “PLUS COLA” en Perú; adicionalmente en el escrito de oposición no solicitó prórroga o plazo adicional para presentar debidamente certificada y legalizada la copia del certificado de registro de la marca “PLUS COLA” en Perú, ni pagó la tasa respectiva por concepto de prórroga de términos y por lo

mismo no allegó el comprobante. Señala que, adicionalmente, se infringió el principio de contradicción y el derecho de defensa de la sociedad, por cuanto en la decisión de revocar el acto que negó la solicitud presentada por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., se obró en detrimento de su solicitud prioritaria en Colombia, cuyo derecho fue desconocido con fundamento en pruebas ineficaces, vulnerándose así su derecho de propiedad.

3. Violación del artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, porque el signo “PLUS COLA” no era susceptible de ser registrado, ya que carecía de aptitud para distinguir los productos de la Clase 32

Internacional, en tanto “existía una solicitud anterior”, para la marca “PLUS KOLA” para los mismos productos, “derecho prioritario” que fue desconocido sin fundamento legal por la Administración.

II. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.1La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de apoyo jurídico, para lo cual adujo, en esencia, lo siguiente: Que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y el signo solicitado “PLUS COLA”

(nominativo), no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, por ello concedió su registro mediante el acto acusado. Que la solicitud de registro de la marca “PLUS KOLA” presentada por la sociedad GASEOSAS LUX S.A. fue negada mediante la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003, lo que permite concluir que la marca “PLUS COLA” solicitada por la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad, sin que exista impedimento legal para su otorgamiento. Señala que no se violó el debido proceso, porque adelantó la actuación administrativa sujetándose estrictamente a las disposiciones legales vigentes. II.1.2El tercero interesado en las resultas del proceso: la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. se opone a las pretensiones de la demanda. Advierte que contra la Resolución que declaró fundada la oposición que formuló contra la solicitud de la marca “PLUS KOLA”, de GASEOSAS LUX S.A., se encuentra pendiente una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, por lo que propuso la excepción de pleito pendiente. Considera que los requisitos de procedibilidad de las “oposiciones andinas” exigidos por los artículos 146, 147 y 149, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, se cumplieron en su integridad con la presentación del formulario único de oposición, pues en él se identificó plenamente el opositor; la marca solicitada contra la que se presenta la oposición; se presentó oportunamente y se pagaron los derechos de su

presentación, y se adjuntó la prueba del registro de la marca “PLUS KOLA” en el exterior y la copia de la solicitud de registro en Colombia para acreditar el interés legítimo del opositor sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., luego la actora en su demanda lo que pretende es crear requisitos adicionales. Que, si en gracia de discusión, se admite que las pruebas debían ser aportadas en copia legalizada o auténtica al haberse presentado una oposición a través de la agencia oficiosa, el término de los 30 días establecido en el artículo 146, de la Decisión 486 de 2000, debe contarse a partir de la fecha en que ésta es admitida, pues, de lo contrario, sería tanto como solicitar una extensión de un término que no ha empezado a correr; que si la Administración considera que debía solicitarse la extensión del plazo, así lo debió haber indicado al admitir la oposición. Que en el recurso de apelación se alegó por parte de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. la preexistencia del registro marcario del signo “PLUS COLA” en Perú, circunstancia que aparece probada en el expediente. Señala que en la medida en que los considerandos de la Resolución acusada núm. 847 de enero 28 de 2004, son legales y válidos, porque la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003 se presume válida, aquella debe mantener su presunción de legalidad, luego la Administración obró conforme a derecho.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de

Estado considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de que goza el acto acusado. Manifestó que si bien es cierto que la sociedad GASEOSAS LUX S.A. había solicitado el registro de la marca “PLUS KOLA”, no es menos cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio había negado dicha solicitud, lo cual quiere decir que cuando se expidió el acto acusado, por medio del cual se concedió el registro de la marca “PLUS COLA” a INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., no se daban los supuestos de hecho del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto no existía ninguna marca solicitada para registro, ni registrada idéntica o semejante al signo “PLUS COLA”. Que pese a que la actora presentó su solicitud con anterioridad, ésta le fue negada, por lo cual no es antecedente marcario susceptible de ser base para negar la solicitud, de la marca “PLUS COLA”, por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. quien cumplió con los requisitos de conformidad con lo establecido en el artículo 147, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Considera que le asiste razón al actor cuando alega que la copia simple no es válida para demostrar la existencia de la marca “PLUS COLA” del Perú, por cuanto el Código de Procedimiento Civil exige que este documento cumpla con ciertas formalidades para que tenga valor probatorio. Que pese a que la prueba de la existencia de la marca en otro país de la Comunidad Andina, no fue allegada con la oposición, ni dentro de la prórroga de 30 días consagrada en el artículo 146, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la

prueba de la existencia de la marca “PLUS COLA” en el Perú fue allegada al trámite administrativo con las formalidades de ley, antes de que se resolviera el recurso de apelación, lo cual está conforme con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, que establece que lo sustancial prevalece sobre lo formal, lo que según la sentencia C-023 de 1998 de la Corte Constitucional, significa “que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”. Aclara que no está afirmando que la prueba de la existencia de la marca no deba cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la ley, sino que al momento de presentar la oposición se allegó prueba simple del registro de la marca “PLUS COLA” del Perú, y con posterioridad se presentó la misma prueba certificada y legalizada, para efecto de su eficacia y validez; que en caso de que no se hubiese allegado la prueba cumpliendo con las formalidades exigidas, la oposición obligatoriamente hubiera tenido que ser negada. Finalmente considera, contrario a lo que sostiene la actora, que la marca “PLUS COLA” sí cumple con los requisitos del artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el signo es distintivo, no es genérico ni descriptivo de los productos que ampara (distintividad intrínseca); tampoco es confundible con otras marcas ya registradas (distintividad extrínseca) y es perceptible y susceptible de representación gráfica.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 196-IP2006., rendida en este proceso, concluyó: “1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color determinado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyen su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Este, en cambio no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad.

2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y el riesgo de confusión, así como considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Así, el Juez Nacional competente debe establecer dicho riesgo, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación.

3. De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros o de una solicitud anterior, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la

Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA : La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución acusada núm. 847 de 28 de enero de 2004, que respondió al recurso de apelación interpuesto por la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., tercero interesado en las resultas de

este proceso, resolvió:

1. Revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 24656 de 2002, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS LUX S.A. y negó el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa) para distinguir productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A..

2. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS LUX

S.A.

3. Conceder el registro de la marca “PLUS COLA” (nominativa), a nombre de la empresa INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Y demás productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza”. (Negrilla fuera de texto) Cabe resaltar que contra la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003, cursaba en esta Sección una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue resuelta mediante reciente sentencia de 13 de marzo de 2013 (Expediente

núm. 2004 00236 01, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), en la que se denegaron las pretensiones de la actora -GASEOSAS LUX S.A.-, tendientes a la declaratoria de nulidad de dicho acto, por el cual se negó el registro que solicitó de la marca “PLUS KOLA”, para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En aquél proceso y en éste, la parte actora, el tercero interesado, las marcas enfrentadas y la entidad demandadas, son las mismas. En efecto, en el mencionado proceso radicado bajo el núm. 2004 00236 01, GASEOSAS LUX S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PLUS KOLA para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” productos de la Clase 32 Internacional. Dicha solicitud fue objetada por la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., que consideró que no podía ser registrada, habida cuenta de que era similar a la marca “PLUS COLA”, previamente registrada a su favor en Perú en la misma Clase 32 Internacional. El Superintendente Delegado mediante la Resolución núm. 36752 de 23 de

diciembre de 2003, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRAS AÑAÑOS S.A. y negó el registro de la marca “PLUS KOLA”, pues consideró que existía confundibilidad entre ésta y la registrada previamente en el Perú, “PLUS COLA”, por la sociedad opositora. Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala en la sentencia de 13 de marzo de 2013, hizo el examen de registrabilidad entre la marca previamente registrada “PLUS COLA” y la marca cuyo registro fue negado por la Administración “PLUS KOLA”, ambas para proteger productos de la Clase 32 Internacional, y consideró que esta última se encontraba en causal de irregistrabilidad, por lo que negó la pretensión de la sociedad GASEOSAS LUX S.A. de declarar la nulidad de la Resolución núm. 36752 de 23 de diciembre de 2003. Por lo anterior, se tiene que la Sección ya se pronunció, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, en el sentido de que el signo “PLUS KOLA”, cuyo registro solicitó la sociedad GASEOSAS LUX S.A. no puede existir en el mercado porque la marca “PLUS COLA” se encontraba registrada para la misma Clase 32 Internacional en favor de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A.. En esta oportunidad, la Sala prohíja lo expresado por el Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo, y consecuente con la precitada sentencia, estima que si bien es cierto que la sociedad GASEOSAS LUX S.A. había solicitado el registro de la marca “PLUS KOLA”, no es menos cierto que la

Superintendencia de Industria y Comercio había negado dicha solicitud, lo cual quiere decir que cuando se expidió el acto acusado, por medio del cual se concedió el registro de la marca “PLUS COLA” a INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., no se daban los supuestos de irregistrabilidad, por cuanto no existía ninguna marca solicitada para registro, ni ninguna registrada idéntica o semejante al signo “PLUS COLA”. Es oportuno anotar que la sentencia de 13 de marzo de 2013, para efectos de negar las pretensiones de la demanda, dio respuesta a los argumentos del actor, que son los mismos expuestos en el presente proceso. Dijo la Sala: “En este orden de ideas, la Sala advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, en principio, no podía dar valor probatorio al certificado del registro marcario del signo PLUS KOLA en Perú, de 12 de octubre de 2011, pues había sido allegado por INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. en copia simple y ello no le permitía tener certeza respecto del contenido de dicho documento ni de la persona que lo había suscrito. … . Sin embargo, la Sala advierte que antes de que la Superintendencia se pronunciara respecto de la registrabilidad del signo PLUS KOLA, el 20 de noviembre de 2001, INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. allegó copia auténtica del certificado del registro marcario del signo PLUS COLA en Perú, que permitía dar certeza respecto del contenido del documento y del funcionario que lo había suscrito. Precisamente, al observar dicho documento, la Sala constata que la información contenida en la copia simple allegada 12 de octubre de 2001 era

fidedigna, pues se correspondía íntegramente con el contenido de la copia auténtica de 20 de noviembre de 2001, que a pesar de haber sido allegada en forma extemporánea, debido a que no se presentó junto con la oposición ni dentro de un plazo adicional de 30 días que se hubiera podido haber otorgado a solicitud de la parte1, facultaba a la Superintendencia de Industria y Comercio a dar aplicación preferentemente al derecho sustancial sobre el procedimental para garantizar la realización de una actuación justa. En efecto, haber concedido el registro marcario del signo PLUS KOLA, a pesar de que para el momento de realizar su primer pronunciamiento (28 de febrero de 2002) la Superintendencia de Industria y Comercio tenía plena certeza de que ello generaría confusión