CE-11001-03-24-000-2004-00268-01-2011

COTEJO MARCARIO - Entre los signos BARI y BARY / MARCAS BARI Y BARY - Similitud visual, ortográfica y fonética / SIGNO BARI - Se niega registro por ser similar a la marca BARY El elemento gráfico del signo “BARI”, cuyo registro se pretende, no es relevante frente a su elemento nominativo, pues consiste simplemente en un rectángulo de fondo oscuro, dentro del cual se enmarca tal elemento que, por tanto, es el determinante dentro del presente cotejo. En el ejercicio comparativo, resulta evidente la similitud visual, ortográfica y fonética entre “BARY” y “BARI”, siendo la vocal i, la única diferencia del signo que se solicita para registro y que, claramente, no lo dota de distintividad suficiente frente a la marca previamente registrada, habida cuenta de que el sonido de la consonante y, y de la vocal i al final de cada palabra es idéntico. Es de tal magnitud la similitud descrita, que la presunta diferencia a nivel conceptual alegada por la actora, resulta irrelevante. Por lo tanto, las consideraciones expuestas por la Sala en la sentencia transcrita (del 11 de octubre de 2001, Sección Primera, Radicado 1999-5603-01 (5603), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), son plenamente aplicables en esta oportunidad, por lo que se prohíjan para concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio no se equivocó al negar el registro del signo “BARI”, por ser similar a la marca “BARY”, previamente registrada a favor de un tercero. Lo cual es suficiente para denegar las pretensiones de la demanda.

MARCAS BARI Y BARY - Relación de competitividad entre los productos y servicios que amparan / RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD - Entre los productos de la Clase 30 que ampara la marca BARY y los servicios de la Clase 43 de la marca BARI También encuentra la Sala que entre los productos y servicios que se amparan con las marcas en conflicto, existe una relación de competitividad que constituye razón adicional para denegar el registro solicitado, tal como lo dispuso la entidad demandada en los actos acusados (…) En el caso examinado, es innegable la relación de complementariedad que existe entre los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que ampara la marca “BARY”, previamente registrada, y los servicios de la Clase 43 que pretende amparar el signo “BARI”, si se tiene en cuenta que los primeros pueden ser ofrecidos a través de los segundos, lo cual genera indudablemente un riesgo de asociación en el consumidor medio, quien podría creer erróneamente que en los restaurantes, bares o cafeterías “BARI”, se utilizan los productos alimenticios de la marca “BARY”, previamente registrada.

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 24 de julio del 2003, Radicado 1999-05839-01(5839), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y del 8 de agosto de 2003, Radicado 2000-0667901(6679), M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00268-01

Actor: AVVENIRE LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sociedad AVVENIRE LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, para que se hicieran las siguientes declaraciones: 1°: Que son nulas las Resoluciones núms. 016964 de 25 de junio de 2003, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “BARI” y declaró probada la oposición presentada por la Sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY LTDA.; 00634 de 27 de enero de 2004, emanada de la misma División, y 3883 de 26 de febrero de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación contra la decisión inicial, confirmándola. 2°: A título de restablecimiento del derecho, que se le conceda el registro de la marca “BARI” (mixta), para identificar servicios de bar, restaurante, cafetería, restaurantes de autoservicio, restaurantes de cadena y bares, comprendidos en la Clase 43 Internacional. 3°: Que se publique la decisión en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se

adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo y se condene en costas a la entidad demandada.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Asevera que el 12 de diciembre de 2002 solicitó el registro de la marca “BARI” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó en el expediente núm. 02-1126881. 2°: Agrega que durante el trámite del procedimiento administrativo, la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY LTDA., presentó oposición al registro del mencionado signo, por encontrarse previamente registrada a su favor la marca “BARY” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado núm. 95719. 3°: Manifiesta que mediante Resolución núm. 016964 de 25 de junio de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo “BARI”, por considerar que había confundibilidad entre éste y la marca “BARY”, previamente registrada, por ser semejantes a nivel ortográfico, visual y auditivo, capaces de inducir en error al consumidor medio. 4°: Señaló que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos mediante Resoluciones núms. 00634 de 27 de enero de 2004 y 3883 de 26 de febrero del mismo año, confirmándola,

fundamentalmente, porque aún cuando los productos y servicios amparados por la marca “BARY” y los que pretende amparar el signo “BARI”, se ubican en diferente nomenclátor, lo cierto es que unos y otros están íntimamente relacionados, además de que comparten el mismo mercado y están dirigidos al mismo tipo de consumidor. 1.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Sostiene que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue indebidamente aplicado, por lo siguiente: A su juicio, dicha disposición exige que se presenten en forma concurrente dos presupuestos: identidad o semejanza entre los signos e identidad o relación entre los productos amparados por éstos, que genere riesgo de confusión en el consumidor; presupuestos que, en este caso, no se configuran, razón por la cual el registro solicitado debió ser concedido. Estima que la entidad demandada se equivocó al traer a colación el significado que de la palabra BARI consagra el Diccionario de la Real Academia Española como el nombre de una tribu indígena de Venezuela, cuando lo cierto es que se trata del nombre de una ciudad italiana, que es utilizada en Bogotá como signo distintivo de un restaurante de comida de ese país. Agrega que la palabra “BARY” de la marca opositora carece de significado, lo cual tiene gran influencia en el cotejo marcario para descartar la confundibilidad. Sostiene, entonces, que los actos demandados no contienen un análisis completo y correcto de los factores de confundibilidad. Afirma que no es aceptable señalar, como lo hacen los actos acusados, que entre

todos los productos y servicios de las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza existe una relación generadora de riesgo de confusión. Al respecto, trae a colación la Interpretación Prejudicial núm. 8-IP-95 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se plantean algunas pautas o criterios para establecer la similitud o conexión competitiva entre los productos, tales como la inclusión de éstos en el mismo nomenclátor, los canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, uso conjunto o complementario de productos, partes y accesorios, mismo género de productos, misma finalidad e intercambiabilidad de productos. Menciona también la sentencia de 13 de agosto de 1998, proferida en el expediente núm. 3687, por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se analizó la distintividad entre dos marcas en conflicto, teniendo en cuenta que los productos que una y otra amparaban se encontraban en diferente nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Manifiesta que en el presente asunto, uno de los signos enfrentados se refiere a servicios de restaurante y el otro a productos alimenticios, es decir, que se trata de conceptos distintos y se ofrecen bajo canales de comercialización diferentes. Asegura que, aún cuando los servicios y productos de que tratan las marcas en conflicto se dirigen a satisfacer la misma necesidad humana (alimentación), lo cierto es que la forma de uso o aplicación de unos y otros es diferente, como también lo es su composición material. Argumenta que en la práctica no se han presentado traumatismos para la marca opositora, con ocasión de la actividad comercial desarrollada por los titulares de

los signos enfrentados. Trae a colación algunos ejemplos de marcas idénticas que la Superintendencia ha registrado, por el hecho de pertenecer a diferentes clases, lo cual no representa riesgo de confusión para el consumidor, tales como “RITZ” (Clase 30), a favor de Kraft Food Holdings Inc. – “RITZ” (Clase 42), y “CORONA” (Clase 30) a favor de Compañía Nacional de Chocolates – “CORONA Light” a favor de Cervecería Modelo S.A. de C.V. Concluye entonces, que las marcas “BARI” (mixta) en la Clase 43 y “BARY” (nominativa) en la Clase 30, no son confundibles y, por lo tanto, la primera no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., en su calidad de tercera interesada, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos: Aceptó como ciertos los hechos de la demanda, pero se opuso a las pretensiones porque, a su juicio, los actos administrativos acusados se ajustan a la ley. Afirmó que la fonética de los signos enfrentados “BARI” y “BARY” es idéntica, además de que existe relación de conexidad entre los servicios y productos que una y otra amparan.

Señaló que la coexistencia de dichos signos en el mercado no se ha dado en forma pacífica, pues, en razón de la violación de los derechos de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY, por parte de la sociedad AVVENIRE, se ha presentado una oposición contra la solicitud de registro de la marca “BARI” y una demanda por infracción de la marca “BARY”, que se tramita mediante proceso verbal ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito. Al efecto, aseguró que la coexistencia pacífica es requisito necesario para aceptar la permanencia en el mercado de registros marcarios similares, lo cual no ocurre en el presente caso. II.1.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos de la demanda son ciertos, pero se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Sostiene que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha decisión y con garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Manifiesta que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso núm. 14-IP-98).

Estima que en el cotejo de los signos “BARI” y “BARY” predomina el elemento denominativo, razón por la cual, el análisis de confundibilidad entre los mismos se centró en dicho elemento, para concluir que el primero de ellos no gozaba de suficiente distintividad para ser registrable. Sostiene que entre uno y otro signo se presenta similitud ortográfica y fonética, capaz de generar riesgo de confusión en el público consumidor. Transcribe apartes de las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresadas en el proceso núm. 34-IP-98, en el sentido de que para verificar la semejanza entre los productos amparados por los signos enfrentados, debe tenerse en cuenta el principio de especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor, además de criterios tales como la conexión competitiva entre el producto señalado en la solicitud de registro y el amparado por la marca previamente registrada. Estima que en el caso examinado, existe conexión competitiva entre los productos amparados por la marca “BARY”, previamente registrada, y los servicios del signo “BARI” cuyo registro fue negado, habida cuenta de que los servicios de restaurante de la clase 43 requieren, entre otros, de los productos de la Clase 30 que ampara la marca “BARY”. Agrega que dichos productos y servicios tienen la misma finalidad y destinación, esto es, el de ser para consumo humano, lo cual aunado a la similitud auditiva, visual y ortográfica que se presenta entre los signos mencionados, configuran la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó1:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la

confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que 1 Proceso 057-IP-2009. es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple

la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. La coexistencia marcaria no genera derechos.

8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: A juicio de la parte actora, las Resoluciones núms. 016964 de 25 de junio de 2003, 00634 de 27 de enero de 2004 y 3883 de 26 de febrero de 2004, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca “BARI” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneraron el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por indebida

aplicación, pues, a su juicio, el riesgo de confusión que se aduce en los mencionados actos administrativos no se presenta en este caso, básicamente por dos razones: 1) Que no existe similitud entre la marca “BARY”, previamente registrada, y el signo “BARI” que se pretende registrar, porque la primera carece de significado, en tanto que el segundo es el nombre de una ciudad italiana y, en esa medida, no hay semejanza a nivel conceptual, lo cual dota de suficiente distintividad al signo “BARI” cuyo registro se depreca. 2) Que tampoco se presenta entre dichos signos conexión competitiva alguna, comoquiera que la marca BARY ampara productos y el signo “BARI” pretende amparar servicios, además de que unos y otros se ubican en diferente nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (aquella en la Clase 30 y éste en la Clase 43). Con fundamento en dichos argumentos, la actora solicita declarar la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, conceder el registro de la marca “BARI”. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala verificar si en el caso examinado, concurren los presupuestos establecidos en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para denegar el registro de una marca, o si, contrario a ello, el signo “BARI” de la sociedad demandante sí podía registrarse, caso en el cual, los actos acusados deberían ser excluidos del mundo jurídico. Para ello habrá de consultarse el texto de la norma cuya violación se aduce y el alcance que a la misma ha dado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y

la Jurisprudencia de esta Sala. La norma cuya nulidad se alega prescribe lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (las negrillas y subrayas no son del texto original). La Superintendencia de Industria y Comercio consideró, en los actos acusados, que el signo “BARI”(mixto) solicitado para registro por la sociedad actora, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como “servicios de bar, restaurante, cafetería; restaurantes de autoservicio, restaurantes de cadena” es similar a nivel ortográfico, visual y auditivo (folio 108), a la marca “BARY” (denominativa), previamente registrada a favor de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 como “café, te, cacao, azocar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”; además de que dichos servicios y productos se relacionan entre sí, por tener una misma naturaleza

(sector alimenticio/servicios de restaurante) (folio 109). La Superintendencia, entonces, denegó el registro del signo “BARI” por estimar demostrados los presupuestos de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, por tener semejanza con una marca previamente registrada a favor de un tercero (“BARY” denominativa) y generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en atención a la relación que existe entre los productos y servicios comprendidos en las Clases 43 y 30, que uno y otra amparan. Ahora bien, en un caso similar al presente, en el cual el objeto del cotejo era una marca denominativa y otra mixta, como ocurre en esta oportunidad, la Sala precisó: “es pertinente traer a colación la Interpretación Prejudicial núm. 20-IP-98, que se tuvo en cuenta en la sentencia de 28 de octubre de 1999 (Expediente núm. 3966, Actora: Sociedad Cementos Rio Claro .A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que al efecto expresó: “… COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa…. este Tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto …” Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor.

De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo. La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras … el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta. … Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo …” “… El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta …” “… Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes

términos: Regla 1La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas ...” Aplicando los parámetros que sugiere tener en cuenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectos de hacer la comparación de los signos marcarios en conflicto, la Sala hace las siguientes precisiones: El signo de la actora, como ya se dijo, lo constituye una marca denominativa que corresponde a la expresión TOSTIS. La marca objeto del acto administrativo acusado es mixta, ya que está compuesta por una parte gráfica y un denominativa, así: … La palabra TOSTY constituye el elemento común en ambas marcas; y aún cuando la parte denominativa en la marca de la actora se escribe con la vocal (i) y finaliza con (S), (“TOSTIS”); y la que es objeto de demanda utiliza al final la consonante (Y) (“TOSTY”), para efectos de su pronunciación no habría diferencia alguna, dado que el sonido de la S no es marcado. Ahora, como se advirtió en la interpretación prejudicial transcrita, al juez le corresponde determinar en cada caso cuál es el elemento predominante en una marca mixta, lo que hace suponer que podría ser tanto el gráfico como el denominativo. En el caso sub examine al efectuar la comparación de los signos marcarios controvertidos observa la Sala que el elemento predominante

en la marca mixta demandada no lo constituye su parte gráfica, que no es la cuestionada, sino el denominativo, como puede verse en el dibujo que antecede. En efecto, por la forma como están distribuidas las letras de la palabra “TOSTY” (en forma ascendente y descendente), además de su realce en tinta oscura, se vislumbra un predominio de lo denominativo frente a lo gráfico. No se trata de una simple expresión, que se pierde o desvanece al lado de un dibujo, sino de una expresión destacada dentro de la etiqueta, ubicada en un primer plano. Esta circunstancia incide para que haya riesgo de confusión. Por lo anterior, a juicio de la Sala, se evidencia el quebranto de las disposiciones comunitarias señaladas por la actora y, en consecuencia, debe accederse a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia…”2 En el asunto que ocupa la atención de la Sala, las marcas enfrentadas son las siguientes:

MARCA REGISTRADA MARCA CUYO REGISTRO SE

DEPRECA

BARY Nominativa Mixta Obsérvese entonces, que el elemento gráfico del signo “BARI”, cuyo registro se pretende, no es relevante frente a su elemento nominativo, pues consiste simplemente en un rectángulo de fondo oscuro, dentro del cual se enmarca tal elemento que, por tanto, es el determinante dentro del presente cotejo. En el ejercicio comparativo, resulta evidente la similitud visual, ortográfica y fonética entre “BARY” y “BARI”, siendo la vocal i, la única diferencia del signo

que se solicita para registro y que, claramente, no lo dota de distintividad suficiente 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida en el expediente núm. 1999-5603-01(5603). M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. frente a la marca previamente registrada, habida cuenta de que el sonido de la consonante y, y de la vocal i al final de cada palabra es idéntico. Es de tal magnitud la similitud descrita, que la presunta diferencia a nivel conceptual alegada por la actora, resulta irrelevante. Por lo tanto, las consideraciones expuestas por la Sala en la sentencia transcrita, son plenamente aplicables en esta oportunidad, por lo que se prohíjan para concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio no se equivocó al negar el registro del signo “BARI”, por ser similar a la marca “BARY”, previamente registrada a favor de un tercero. Lo cual es suficiente para denegar las pretensiones de la demanda. Por otra parte, como pasará a explicarse, también encuentra la Sala que entre los productos y servicios que se amparan con las marcas en conflicto, existe una relación de competitividad que constituye razón adicional para denegar el registro solicitado, tal como lo dispuso la entidad demandada en los actos acusados. En este aspecto, conviene traer a colación las precisiones hechas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios

que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podrí