CE-11001-03-24-000-2004-00285-01-2013

CANCELACION DE LAS MARCAS REGISTRADAS POR NO USOExcepciones En todo caso, vale la pena aclarar que es improcedente cancelar una marca por falta de uso cuando el titular demuestre que ello se debió, entre otras razones, a fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. En el caso que nos ocupa, debe la Sala examinar si el actor ha usado la marca EL TORITO, para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, i) de manera frecuente y representativa; ii) en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela); y iii) por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. De hecho, por un lado, se advierte que los certificados de registro de las marcas y enseñas comerciales EL TORITO, para distinguir productos de las clases 29, 30, 32, 33 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no acreditan el uso efectivo del signo; y por otro, que las facturas de compraventa, el certificado de Matrícula de Persona Natural de la Cámara de Comercio de Barranquilla en el que consta que el actor es propietario del establecimiento EL TORITO; las cartas de comida y la publicidad, están encaminados a demostrar el uso de la marca para productos y servicios distintos a aquellos para los que se concedió originalmente el registro

marcario. Precisamente, en el caso sub examine no queda duda de que el actor ejerce el comercio a través del establecimiento EL TORITO, pero no que usa la marca de igual denominación para distinguir cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 108 / DECISION 344 DE LA

COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 110

NOTA DE RELATORIA: Carga probatorio en cabeza del titular de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2011, Rad. 2003-00312, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Uso efectivo de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2000,

Rad. 1995-03448, MP. Manuel S: Urueta Ayola.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00285-01

Actor: ANCIZAR GUTIERREZ BAQUERO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por ANCIZAR GUTIERREZ BAQUERO contra las Resoluciones 36262 de 2002 (31 de octubre), 32875 de 2003 (2 de diciembre) y 2033 de 2004 (30 de enero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca EL TORITO, para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 internacional.

I. LA DEMANDA ANCIZAR GUTIERREZ BAQUERO, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 36262 de 2002 (31 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca EL TORITO, para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 32875 de 2003 (2 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por el actor, confirmando

lo decidido en la Resolución 36262 de 2002 (31 de octubre).  Que se declare nula la Resolución 2033 de 2004 (30 de enero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 36262 de 2002 (31 de octubre).  Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar “la nulidad parcial de la resolución que declaró la cancelación total de la marca EL TORITO, en la clase 32, y de las citadas resoluciones que la confirman, sólo en cuanto a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso”; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 11 de abril de 1997 la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en Puerto de Santa María, Cádiz, España, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por no uso de la marca EL TORITO, registrada a favor del actor, para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se notificó al actor, quien dentro del término oportuno se opuso a la cancelación de la marca, manifestando que usaba el signo EL TORITO

para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 36262 de 2002 (31 de octubre), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia canceló por no uso el registro de la marca EL TORITO, para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 internacional, pues consideró que el actor no la había usado de manera regular y efectiva, dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación. Inconforme con tal decisión, el demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante, Resoluciones 32875 de 2003 (2 de diciembre) y 2033 de 2004 (30 de enero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 36262 de 2002 (31 de octubre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literales b) y f), 155 literales a) y c), 166, 167, 170 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 13 y 605 del Código de Comercio y 34 del Código Contencioso Administrativo. 1.3.1. Artículos 136 literales a) y f), 155 literales a) y c) y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 136 literales a) y f), 155 literales a) y c) y 192 de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación… f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.”, “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos… c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.” y “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un

aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.”. En este sentido, considera que no debe concederse el registro de las marcas EL TORO y/o EL TORITO, a favor de OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, para distinguir productos de la clase 33 internacional, pues es(son) semejante(s) y confundible(s) con el nombre y enseña comercial EL TORITO, previamente depositados a su nombre para distinguir productos de las clases 29, 30 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, considera que no puede concederse el registro de las marcas EL TORO y/o EL TORITO, sin antes cancelar la marca EL TORITO, registrada a su favor en las clases 29, 30, 32 y 45, pues ello induciría a confusión al público consumidor. Asimismo, señala que no debe cancelarse la marca EL TORITO, registrada a su favor en la clase 32, porque la usa al vender y poner a disposición del público productos que ésta distingue y otro de la clase 45 con idéntica denominación, que son conexos con aquellos que ampara la primera. 1.3.2. Artículos 13 y 605 del Código de Comercio Por otro lado, señala que los artículos 13 y 605 del Código de Comercio establecen, respectivamente, que “Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.” y “El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos

sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación.” En este sentido, considera que las normas sobre cancelación de registros marcarios consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones son “inaplicables”, porque existe una enseña y un nombre comercial de denominación EL TORITO, previamente depositados a su favor para distinguir productos de la clase 32. Además, indica que no puede cancelarse el registro marcario, porque la presunción del ejercicio del comercio es extensible al uso de la marca y de la enseña comercial EL TORITO. 1.3.3. Artículos 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 34 del Código Contencioso Administrativo Asimismo, señala que los artículos 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 34 del Código Contencioso Administrativo establecen que “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”, “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes” y “Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado”.

Bajo el anterior contexto, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio coartó su derecho de defensa, pues negó la practicar de una inspección administrativa que tenía como finalidad probar el uso de la marca EL TORITO en la clase 32 internacional. De hecho, manifiesta que se le violó el derecho de contradicción y que las resoluciones acusadas se expidieron de manera ilegal, porque no se le dio oportunidad de pedir pruebas y porque éstas se expidieron sin valorar otras cuya petición fue oportuna. 1.3.4. Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Igualmente, indica que el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”. En este sentido, señala que al cancelar por no uso el registro marcario EL TORITO “no tuvieron en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos y servicios que se producen y se comercializan dentro de restaurantes y bares…”.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron

expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que el uso de una marca debía ser real y efectivo, estando los productos o servicios que distingue en el comercio o disponibles en el mercado. De hecho, manifestó que en el régimen andino el uso de la marca debía materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso. En este orden de ideas, sostuvo que debía cancelarse por no uso el registro de la marca EL TORITO, pues las pruebas que aportó el demandante se encontraban encaminadas a demostrar su uso a partir del empleo de expresiones distintas. 2.2. La sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas invocadas en la demanda, pues no eran aplicables al caso concreto, ya que no era la normativa vigente al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso del signo EL TORITO.

En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 37-IP-2009, respecto de las normas referidas, se citan a continuación. “1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte

efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “EL TORITO” fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

2. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas

relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada.

3. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, señaló que los productos que distingue la marca EL TORITO, dentro de la clase 32 internacional, se comercializan exclusivamente en los restaurantes de igual denominación, de su propiedad. De hecho, señaló expresamente que usaba la marca “tal como se acreditó con las pruebas aportadas a la contestación de la solicitud de cancelación, la Carta o Menú del establecimiento de comercio EL TORITO…”. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.3. La sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso de la marca EL TORITO. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: ““Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad

establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 1 En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 36262, 32875 y 2933 dictadas en el año 2001 (Decisión 486), por las cuales se canceló por falta de uso el registro 127382 correspondiente a la marca “EL TORITO”, clase 32, la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “EL TORITO” fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.” En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo EL TORITO, cuyo registro se concedió a favor del actor para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 internacional, debe cancelarse por no uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un 1 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las

importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” En este sentido, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, canceló por no uso el registro de la marca EL TORITO, registrada a favor del actor para distinguir “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la clase 32 internacional, por considerar que no la había usado de manera regular y efectiva, dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación. 6.1. Cancelación de Marcas por Falta de Uso El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que constituirá marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Empero, la concesión de un registro marcario confiere a su titular no sólo el derecho sino la obligación de usar la marca de manera regular y efectiva, pues de lo contrario puede llegar a cancelarse su registro. De hecho, en sentencia de 17 de agosto de 2000 (M.P. Manuel Urueta Ayola), esta Sala manifestó: “El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de

que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia.”2(Se resalta) Bajo el anterior contexto, el artículo 108 ibídem señala que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación En este sentido, el artículo 110 de la misma normativa señala que para probar el uso de la marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca cuando distingue productos destinados

exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. Ahora bien, es cierto que no puede establecerse en términos absolutos el uso real y efectivo de una marca, pues las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada. En efecto, el tratadista argentino Jorge Otamendi señala en su libro Derecho de Marcas lo siguiente: “No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un tribunal de alzada francés al tratar el tema: "la explotación de una marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa". Y luego agregó algo de perfecta aplicación 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad.: Sociedad C.A. Cigarreria Bigott Sucesores, Rad.: 110010324000199503448 01, M.P. Manuel Urueta Ayola a nuestra ley: "no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida” 3 En un mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina anotó en la interpretación prejudicial: “…este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo

en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc4”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generali