CE-11001-03-24-000-2004-00329-01-2010

NOTORIEDAD DE LA MARCA – Concepto / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Probada respecto de la marca Sheraton [L] a Sala no coincide en esa apreciación con dicha entidad [Superintendencia de Industria y Comercio], pues por el contrario, encuentra que las piezas documentales que conforman ese material son claramente indicativas de un amplio y extenso uso internacional de la marca SHERATON para servicios de hotelería y turismo, o sea, para servicios de la clase 42, como quiera que esa publicidad habla de la ubicación de hoteles distinguidos con esa marca en muchas ciudades de numerosos países, de los cuales aparece con mayor cantidad de piezas o material publicitario, el de Lima, Perú. REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo SHERATON por reproducir totalmente la marca denominativa notoriamente conocida

SHERATON

[E]s claro que la marca SHERATON registrada para distinguir productos de la clase 20 a favor de Muebles & Accesorios Ltda., reproduce totalmente una marca notoria, como es la marca SHERATON registrada para la clase 42 en cabeza de la actora; de allí que las Resoluciones Núms. 00022001 de 31 de julio de 2003, y su confirmatoria, la número 5193 de 19 de marzo de 2004, ambas de la Superintendente de Industria y Comercio, resultan violatorias del artículo se debió 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en tanto prohíbe el registro como marca de signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo

distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; siendo claro que su uso es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Sheraton International INC, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento e interpretada como acción de nulidad, demandó las Resoluciones Números 00022001 de 31 de julio de 2003 y 5193 de 19 de marzo de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la observación que formuló la demandante a la solicitud de registro de la marca nominativa “SHERATON” presentada por la sociedad Muebles y Accesorios LTDA y se concedió dicho registro, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de los actos acusados.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 148 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00329-01

Actor: SHERATON INTERNATIONAL INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad SHERATON INTERNATIONAL INC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca SHERATON para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional, a favor de la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA.

I.- DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora, solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de las resoluciones que seguidamente se indican: - Resolución núm. 00022001 de 31 de julio de 2003 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

cuanto declaró infundada la observación que formuló la demandante a la solicitud de registro de la marca nominativa “SHERATON” presentada por la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA. para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, y concedió dicho registro; - Resolución Núm. 5193 de 19 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto contra la primera, en el sentido de confirmarla. 1.2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia negar definitivamente el registro de dicha marca, cancelar el certificado de registro asignado a la misma, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial, y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

2. Hechos y omisiones de la demanda Se relata en la demanda, en resumen, lo siguiente: La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. solicitó el 4 de junio de 2002 el registro del signo SHERATON (denominativo), como marca para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esa solicitud fue tramitada dentro del expediente administrativo N° 02-047518. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad actora, domiciliada en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América, presentó oposición con base en la marca denominativa notoriamente conocida

SHERATON, registrada en Colombia a nombre suyo bajo el certificado Nº 92113 y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En escrito separado, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. aportó una serie de escritos tendientes a probar la notoriedad de la marca denominativa SHERATON, y solicitó que se citara a un experto para que certificara la notoriedad de la mencionada marca. Dicho escrito se presentó en el plazo señalado en el párrafo segundo del artículo 146 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22001, de 31 de julio de 2003, por considerar precarias las pruebas allegadas para demostrar la notoriedad de la marca opuesta SHERATON, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca denominativa SHERATON para productos de la clase 20, “muebles, espejos, marcos; cintas de madera, entrepaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración, guarniciones de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles, productos no comprendidos en otras clases de madera, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y en general todo tipo de muebles para el hogar y la oficina.”

La actora interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e), mediante Resolución N° 5193, de 19 de marzo de 2004, en el sentido de confirmarlo.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se indican como violados los artículos 23, 29, inciso 1, y 209 de la Constitución Política; 3, inciso 3; 35, inciso 2; 57, 59, inciso 2; 84, 85, 87, 89, 127, 128, 135, 149, 151, 176, 207 y 267 del C.C.A.; 7 de la Ley 58 de 1982; 3 y 34 del Decreto 1122 de 1999 y 136, literal h), 146, 147, 148, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así: La Superintendencia de Industria y Comercio, además de violar su obligación de contestar la solicitud de prueba de la actora y no practicar dichas pruebas, eludió el tema y no hizo debido caso a la solicitud de una experticia en el trámite de la oposición. El artículo 146 de la Decisión 486 no limita los medios de prueba; en este sentido la interpretación de la Superintendencia es errónea al afirmar que cuando la norma se refiere a presentación es únicamente en relación con pruebas documentales y, por lo tanto, no es procedente la solicitud de otro tipo de pruebas.

Tales pruebas solicitadas por la actora eran necesarias para una decisión acertada en el asunto en cuestión, y al efecto se debió aplicar el ordenamiento jurídico interno ya que la norma comunitaria no regula la materia. En este sentido, es aplicable el Código Contencioso Administrativo, La marca denominativa SHERATON es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe ser protegida más allá de los principios de especialidad y territorialidad. En el expediente obran pruebas suficientes que acreditan dicha notoriedad, según los requerimientos señalados en la normatividad comunitaria invocada como violada; pruebas que la entidad demandada no se detuvo a examinar. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, fue la única que contestó la demanda en tiempo, mediante memorial en el cual sostiene que le asiste razón a la Superintendencia, por cuanto teniendo la oportunidad procesal la actora no presentó pruebas idóneas para demostrar la notoriedad de la marca opositora; las pruebas presentadas fueron valoradas por la Superintendencia, y entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no hay conexión competitiva. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, visibles en el anexo número 1 del expediente, y los documentos enunciados por los interesados. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION 1.- La entidad demandada hace un resumen del proceso, defiende la legalidad de

los actos acusados, los cuales dice que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda por considerar que la actora no demostró la notoriedad de la marca en la oportunidad debida, ya que las pruebas allegadas para el efecto no son idóneas para ello; mientras que la marca impugnada cumple con los requisitos de registrabilidad en la clase 20, atendiendo la interpretación prejudicial proferida en el proceso 14-IP-98; y que la decisión acusada no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes en ese entonces y aplicables en materia de marcas.

2. La actora aduce que la no contestación de la demanda por la Superintendencia implica que ésta entendió su error de no haber declarado fundada la oposición que presentó contra el registro de la marca en cuestión; y manifiesta que se ratifica en los fundamentos fácticos y jurídicos del concepto de la violación desarrollado en la demanda con los actos acusados, los cuales retoma de manera suscinta.

3. La tercera interesada en el asunto, Muebles & Accesorios S.A. retoma lo manifestado en la contestación de la demanda y defiende la legalidad de la

decisión administrativa enjuiciada, al considerar que la marca SHERATON cuyo registro le ha sido concedido para la clase 20, se adecua a los parámetros del literal a) del artículo 134 de la Decisión 486, pues los productos que con ella se distinguen no tienen conexidad competitiva con los productos y servicios identificados con la marca SHERATON para la clase 42 que está en cabeza de la actora. Por lo tanto la primera es registrable debido al principio de especialidad, el cual explica apoyándose en citas doctrinales, así como lo concerniente a la conexidad competitiva. Agrega que la actora nunca demostró la notoriedad de la marca opuesta. V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó prejudicialmente las normas invocadas como violadas, en el expediente PROCESO - 70 2008, teniendo en cuenta que debido a la fecha en que fue presentada la solicitud de registro de la marca, puesto que las normas sustantivas comunitarias aplicables a este caso son las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En dicha interpretación concluye que: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios, son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos SHERATON, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: Se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de oposición. La forma de garantizar lo anterior es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros. Por tal motivo, el párrafo segundo del artículo 146 de la Decisión 486 se debe interpretar en el sentido de que no sólo el opositor pueda anexar a su escrito documentos, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa.

Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros para determinar qué medios probatorios son los conducentes. Las pruebas ofrecidas y solicitadas por el opositor se deben anexar o

solicitar junto al escrito de oposición, o en el plazo de 30 días adicionales, de conformidad con las previsiones del artículo 146 de la Decisión 486. Se debe aclarar que la práctica de pruebas deberá darse dentro del término de los treinta días adicionales mencionados.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229 literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la

alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito..”

VI.- CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la acción Conviene aclarar que no obstante que se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del C.C.A., la presente acción se interpreta como la especial de nulidad prevista en la legislación marcaria, específicamente en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que se trata de un acto que concede el registro de una marca y como tal se circunscribe a examinar la legalidad del mismo, de modo que no da lugar a que se estudien pretensiones de carácter subjetivo, amén de que se puede interponer en cualquier tiempo.

2. El problema jurídico principal El debate procesal en el sub lite tiene como cuestión básica, precisar si en el

proceso está probado o no que la marca SHERATON registrada para distinguir productos de la clase 42 a favor de la actora, tiene la condición de marca notoria. Ese es el punto central del fundamento de la decisión administrativa enjuiciada y la demanda bajo examen, y surgió en sede administrativa debido a que la actora sustentó su oposición en la notoriedad de su marca SHERATON, dada la especial protección que el derecho marcario le confiere a las marcas que tienen esa condición, y en tal situación, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega”.

3. Aspectos constitutivos de la cuestión planteada Al efecto se tiene que según la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina, el tema de la notoriedad marcaria se encuadra en postulados que se pueden resumir en i) protección por encima del principio de la especialidad de las marcas; ii) delimitación jurídica de la notoriedad; iii) su carácter objetivo por la su configuración a partir de elementos fácticos precisados en el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, vi) su sujeción al principio de la carga de la prueba para quien la alegue, como se aprecia a continuación: 3.1. La especial protección de la marca notoria.

Está consagrada en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en tanto prevé que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (Destaca la Sala) Por su parte, el artículo 225 establece que “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. 3.2. El alcance conceptual de la notoriedad. “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, reza el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De esa definición normativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina extracta las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Según el artículo 230 ‘Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o

servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.3. La objetividad de la notoriedad. El artículo 228 de la misma Decisión señala los criterios que sirven para determinar la notoriedad, así: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano

internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 3.4. La consecuente sujeción a la carga de la prueba. En la medida de que se trata de una situación fáctica, que resulta de una conjunción de circunstancias de hecho, la notoriedad de una marca está sujeta al principio de la carga de la prueba, en el sentido de que quien la alegue debe probarla en la sede respectiva, tal como se establece en el artículo 177 del C. de P.C. Colombiano, a cuyo tenor “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así lo precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien dice que “El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas”.

Frente a esta exigencia de la carga de la prueba, conviene aclarar que ello significa que la marca notoria no es per se un hecho notorio, que la figura de la marca notoria es distinta a la del hecho notorio, toda vez que éste no requiere ser probado según el precitado artículo 177, cuyo inciso segundo establece que “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. En cuanto hace a la idoneidad de las pruebas que pueden servir para este efecto, el Tribunal dejó sentado en su interpretación prejudicial dada para el sub lite que “La expresión presentar pruebas no puede circunscribirse únicamente a la presentación de documentos que el opositor pueda anexar a su escrito, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa… previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros”. Que “Las pruebas ofrecidas y solicitadas por el opositor se deben anexar o solicitar junto al escrito de oposición, o en el plazo de 30 días adicionales, de conformidad con las previsiones del artículo 146 de la Decisión 486. Se debe aclarar que la práctica de pruebas deberá darse dentro del término de los treinta días adicionales mencionados”.

4. Examen de la situación concreta 4.1. Los medios de pruebas considerados por la entidad demandada.

En la primera de las resoluciones acusadas se analizaron las pruebas aportadas por la actora en sede administrativa para demostrar la notoriedad alegada de su marca SHERATON y aducidas en la demanda como fundamento de sus

pretensiones, las cuales se reducen a una declaración jurada del señor Russell Savrann, vicepresidente y secretario asistente de la sociedad opositora Sheraton Internacional Inc., y 5 anexos adjuntados a esa declaración, a saber: i) Copia del registro 1.784.580 expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. ii) Lista de registros de la marca SHERATON en diversos países del mundo. iii) Copia de todos los registros de la misma marca en todos los países de la Comunidad Andina iv) Reportes anuales de 1998 a 2001 v) Material publicitario y catálogos que demuestran el uso y difusión de la marca SHERATON. 4.2. Valoración que se hizo de dichas pruebas 3.2.1. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó tales elementos por encontrarlos sin valor probatorio debido a su falta de idoneidad jurídica, así: i) La copia del registro 1.784.580 no está debidamente legalizada. ii) Las copias de los registros en los países Andinos no están debidamente legalizadas conforme el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, esto es, debidamente autenticadas por el Cónsul o agente diplomático de la República o de una nación amiga, y el abono que se haga de éstos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. iii) La lista de los registros en diferentes países del mundo no permite inferir dicho registro y menos la notoriedad, ya que la prueba del registro es mediante certificado debidamente legalizado. iv) Los reportes anuales de 1998 a 2001 se refieren a la compañía Starwood

Hotels & Resorts, y no específicamente a la marca SHERATON, y ni siquiera a su propietaria, Sheraton Internationl Inc., luego nada indican del conocimiento y difusión de la marca SHERATON, esto es, su amplitud, duración, conocimiento, extensión geográfica, actividades, aspectos de comercio, volumen, grado de distintividad, por lo que es una prueba inconducente. v) El material publicitario y los catálogos no implican per se la expansión de la marca en el mercado, pues puede ser que la publicidad logre a dar conocer la marca como puede ocurrir que no lo logre, por lo cual siendo una prueba conducente, no es suficiente para demostrar la notoriedad alegada. 4.2.2. El Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, en la resolución 5193 se refiere a la declaración jurada en referencia, frente a la cual no dijo nada la funcionaria de primera instancia, diciendo que esa declaración “constituye una declaración de parte de la propia sociedad, y en este sentido, se debe valorar en conjunto con los documentos anexados para soportarla, a lo cual procedió, habiendo llegado a las mismas apreciaciones y conclusiones consignadas en la resolución apelada. Además, desestimó una solicitud de la actora formulada en el recurso de apelación, en el sentido de citar a un experto del campo hotelero para que confirmara la notoriedad del signo SHERATON, toda vez que las normas comunitarias que regulan el tema (146, 147 y 148 de la Decisión 486) sólo permiten la presentación de pruebas para sustentar la oposición y que por lo

mismo no proceden las solicitadas, v. gr. inspecciones o recepción de testimonios. 4.2.3. En la demanda se cuestiona esa apreciación, e