CE-11001-03-24-000-2004-00346-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Nombre comercial En el presente asunto los signos enfrentados son las expresiones “LOS HISPANOS” y “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS”. La primera de ellas corresponde a un nombre comercial, del cual es titular el demandante JAIRO JIMENEZ JARAMILLO, registrado como Establecimiento de Comercio en la Cámara de Comercio de Medellín, para distinguir la actividad comercial de “AGRUPACIÓN MUSICAL (ORQUESTA)”, tal como consta a folio 124 y, la segunda, corresponde a la marca cuya nulidad de registro se pretende, concedido mediante el acto acusado, para distinguir “ACTIVIDAD MUSICAL. Servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza”. Ahora bien, dicha marca reproduce en forma total el mencionado nombre comercial, pues la expresión “HISPANOS” coincide en una y otro, lo cual, aunado al hecho de que los servicios (actividad musical), ofrecidos y/o amparados por aquellos se dirigen al mismo público consumidor, no deja duda alguna del evidente riesgo de confusión para los consumidores, habida cuenta de que dichas expresiones generan en la mente del consumidor la impresión de que el servicio ofrecido tienen un origen común.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 52 / DECISION 344 - ARTICULO 83 LITERAL B NOTA DE RELATORIA: Prueba de uso del nombre comercial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, Rad. 6370, MP.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sentencia de 26 de agosto de 2004, Rad. 6907,

MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; primer uso de la marca Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de noviembre de 1999, Rad. 4703, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 15507 DE 2001 (30 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00346-01

Actor: JAIRO JIMENEZ JARAMILLO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA El ciudadano JAIRO JIMÉNEZ JARAMILLO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que es nula la Resolución núm. 15507 de 30 de abril de 2001, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” en favor de JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente la actividad musical. 2ª: Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 3ª: Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la Resolución por medio de la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1°: Asevera el actor que ha desempeñado su actividad comercial en el campo artístico musical, bajo el nombre comercial “LOS HISPANOS”, el cual distingue su orquesta desde hace más de cuarenta (40) años en Colombia, su principal mercado. 2°: Agrega que en el año 1971 él y su hermano Guillermo León Jiménez registraron el seudónimo “LOS HISPANOS” ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo cual, a su juicio, demuestra el uso originario del mismo como nombre comercial. 3°: Asegura que “LOS HISPANOS” gozan de reconocimiento, pues desde sus inicios a la fecha, han realizado cincuenta y cinco (55) trabajos discográficos, con casas disqueras como SONOLUX, DISCOS FUENTES, CODISCOS y COLMUSICA. 4°: Manifiesta que es titular del nombre comercial “LOS HISPANOS”; fue quien hizo el primer uso de éste, el cual continúa en la actualidad y que es él quien emplea músicos para que, bajo su dirección, ejecuten algunos instrumentos musicales en conjunto.

5°: Afirma que durante los años 1995 a 1999, tuvo como empleado al señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, como cantante del grupo, pero al prescindir de sus servicios, éste fue excluido del mismo. 6°: Señala que el citado ex – integrante de la orquesta comenzó a utilizar indebidamente el nombre comercial de “LOS HISPANOS” e invitó a algunos de sus músicos a romper relaciones con el grupo, para unirse a la nueva orquesta y crear, de esta manera, mayor confundibilidad en el público consumidor. 7°: Indicó que el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, con intención de causarle daño y beneficiarse en forma ilícita del nombre comercial aludido, presentó solicitud de registro de la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” para distinguir la actividad musical, comprendida en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida por la entidad demandada mediante el acto administrativo acusado. 8°: Aseguró que solo se enteró del registro de dicha marca en el año 2003 y que en la actualidad el mencionado señor RESTREPO QUINTERO no la usa de la manera en que le fue concedida, sino que, a nivel publicitario, se refiere a ella como “LOS HISPANOS”, lo cual genera, además de confusión en el público consumidor, graves perjuicios para el titular de dicho nombre comercial. I.2.- Fundamentó sus pretensiones, en síntesis, así: Que el acto administrativo acusado vulnera los artículos 134, 135, literales a), b), i) y 136, literales a), b), d), f) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la

Comunidad Andina, porque a su juicio, los hechos descritos en el acápite precedente, dan cuenta de que el registro de la marca que se pretende anular infringe los derechos sobre el nombre comercial “LOS HISPANOS”, así como los derechos de autor del mismo grupo musical. Asegura que no existe suficiente distintividad entre la marca registrada “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” y el nombre comercial “LOS HISPANOS”, del cual es titular; además de que se presenta conexión competitiva entre éste y aquella, pues ambos se refieren a servicios musicales, lo cual induce en error al público consumidor. Al efecto, trajo a colación la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en el proceso núm. 05-IP2003. Estima que la expresión “J.R. QUINTERO”, que antecede al término “HISPANOS”, no le da a este último la suficiente distintividad que permita registrarlo como marca, por ser similar al nombre comercial “LOS HISPANOS”, del cual es titular. Señala que dicho nombre comercial constituye un signo distintivo notoriamente conocido, lo que, a su juicio, es razón adicional para negar el registro de la marca objeto del presente asunto. Afirma que la empresa “LOS HISPANOS” ha operado desde su creación en la Década de los 60’s, en forma ininterrumpida, hasta la fecha, tanto en presentaciones públicas como privadas, como en la producción de 50 trabajos fonográficos (LP y CD). Le atribuye mala fe al señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, como causal adicional para solicitar la nulidad del registro de la marca “J.R. QUINTERO

Y SUS HISPANOS”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, inciso 2°, de la Decisión 486 de 2000, por haber explotado el nombre comercial “LOS HISPANOS”, sin ser titular del mismo.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio señala que es cierto que el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO solicitó el registro de la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS”; y que ésta fue concedida mediante Resolución núm. 15507 de 30 de abril de 2001; y que, en lo demás, lo afirmado en la demanda son consideraciones del actor. Se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Que el acto administrativo acusado no viola las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fue expedido conforme a las competencias otorgadas por dicha Decisión y con garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Manifiesta que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen

en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso núm. 14-IP-98). Menciona que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, y 603 del Código de Comercio, los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso que del signo se haga en el comercio y aclara que la carga de la prueba sobre ese primer uso corresponde al interesado, quien está obligado a presentar las observaciones a que haya lugar y allegar los documentos pertinentes para probar que tiene un mejor derecho, tal como lo establece el artículo 146 de la citada Decisión Comunitaria. Señala que durante la actuación administrativa núm. 00-216683, que culminó con los actos acusados, el actor no presentó las pruebas tendientes a defender la notoriedad y titularidad del nombre comercial “LOS HISPANOS”, razón por la cual la decisión de registrar la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixta), para distinguir productos de la Clase 41, se ajustó a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera que no se vulnera norma alguna como se afirma en la demanda. II.1.2.- El señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, en su calidad de tercero interesado, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos: Asegura que no le consta que el demandante haya usado el nombre comercial “LOS HISPANOS”, pues, a su juicio, de los hechos narrados en la demanda se

deduce que el uso del mismo fue como seudónimo. Acepta que es cierto que prestó sus servicios profesionales al actor, pero no que éste haya prescindido de los mismos, sino que renunció voluntariamente al conjunto musical, por incumplimiento de las obligaciones laborales y malos tratos personales. Niega haber utilizado un signo distintivo de propiedad del actor o haber actuado de mala fe por el hecho de ejercer sus derechos al trabajo y a la libertad de empresa. Asegura que el registro concedido no vulnera derecho alguno del demandante, habida cuenta de que tal decisión se adoptó dentro de una actuación administrativa ajustada a la Ley, sin que aquél hubiera presentado oposiciones al respecto, además de que la palabra “HISPANOS” no se registró en forma independiente, sino acompañada de otras que la dotan de suficiente distintividad. Por ello, concluye que es falsa la afirmación del actor cuando señala que el registro de la marca cuya nulidad depreca, se haya obtenido en forma ilícita. Argumenta que el demandante sí tuvo conocimiento de la solicitud de registro de la marca mixta “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS”, sin haber presentado objeción alguna, como ya se dijo; omisión que, a su juicio, pretende enmendar el actor mediante la presente acción de nulidad. Indica que el registro de un seudónimo ante la Dirección del Derecho de Autor no constituye el primer uso, sino solo el reconocimiento en el medio artístico musical y agrega que la expresión “LOS HISPANOS”, es irregistrable por tratarse de un signo genérico. Propone la excepción de falta de integración del contradictorio, por considerar que el demandante no es el único titular de los derechos sobre el seudónimo “LOS

HISPANOS”, pues éste también fue registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor por su hermano Guillermo León Jiménez Jaramillo.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó1:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) fue presentada el 22 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar un signo denominativo compuesto y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el 1 Proceso 118-IP-2010. sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

5. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo cuando sean objeto de protección por el derecho de autor, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho.

6. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento, de acuerdo al literal g) del citado artículo 83

7. De conformidad con el artículo 83, literal f, de la Decisión 344 no son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

8. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su

existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que podrían generar el riesgo de confusión en el público consumidor. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. Así también, para establecer el riesgo de confusión entre una marca y un derecho de autor de un tercero se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

9. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

10. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

11. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

12. No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse

siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

13. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

14. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

15. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario

sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: V.1.- De la excepción propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso.

La apoderada del señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO, tercero interesado en las resultas del proceso, asegura que el demandante no es el único titular de los derechos que reclama sobre el seudónimo “LOS HISPANOS”, pues comparte dicha titularidad con su hermano Guillermo León Jiménez Jaramillo, razón por la cual éste debió comparecer al proceso como litisconsorte necesario. Al respecto, la Sala advierte lo siguiente: El inciso tercero del artículo 52 del C. de P.C., aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A., establece lo siguiente: “Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.” La norma se refiere al denominado litisconsorcio cuasinecesario, esto es, aquél que la doctrina2 define como una tercera especie entre el litisconsorcio necesario y el voluntario o facultativo, por presentar características propias de uno y otro, sin perder su fisonomía y autonomía. Al efecto, prosigue la doctrina señalando que el

mismo se encuentra tipificado en el inciso tercero del artículo 52 del C. de P.C., transcrito, y que su comparecencia al proceso puede ser en cualquier momento, habida cuenta de que, pese a que le afecta la sentencia, su presencia no es condicionante para la validez de aquélla3. En el presente asunto, si bien es cierto que el demandante afirma que él y su hermano Guillermo León Jiménez, son titulares del nombre comercial “LOS HISPANOS”, objeto del proceso y de los derechos que emanan del mismo, lo cierto es que, aún cuando el segundo de ellos pudiera resultar perjudicado con un fallo desfavorable al actor, bien podría en forma facultativa intervenir en el proceso o promoviendo la misma acción de la referencia por separado. Es decir, que su presencia en el asunto de la referencia no condiciona la validez de la sentencia. Por lo tanto, la excepción de falta de integración del contradictorio, propuesta por el tercero interesado, carece de vocación de prosperidad y, en consecuencia, se procederá a estudiar el fondo del asunto. 2 LOPEZ BLANCO Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Tomo I. Novena Edición. Dupré Editores. Pág. 318. 3 Ibídem, págs. 320 a 321. V.2.- A juicio de la parte actora, la Resolución núm. 15507 de 30 de abril de 2001, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS (mixta)” en favor de JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO,

para identificar “ACTIVIDAD MUSICAL. Servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza”, vulnera las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque desconoce la titularidad del nombre comercial “LOS HISPANOS”, en cabeza de un tercero. En efecto, el demandante asegura que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 603 del Código de Comercio y 191 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene el derecho exclusivo sobre el mencionado nombre comercial, por ser quien le dio el primer uso desde hace más de cuarenta años, para identificar la empresa musical y los servicios que ésta prestaba. Por ello, concluye que la marca “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” no podía registrarse por estar incursa en la causal del literal h) del artículo 136 de la citada norma Comunitaria. Agrega que entre dicha marca, cuya nulidad de registro solicita, y el nombre comercial “LOS HISPANOS”, del cual dice ser titular, existe una clara semejanza capaz de inducir en error al público consumidor, por lo que deduce que el acto administrativo acusado vulneró el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, dado que la solicitud de registro de la marca acusada data de 22 de septiembre de 2000, tal como consta a folio 8, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el análisis del presente asunto se hará a la luz de las disposiciones de esta norma Comunitaria y no de la Decisión

486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, manifestó que “Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d), 83 literales b), d), e), f) y g), 84, 113 literal c) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” Dichas disposiciones prescriben lo siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: … d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; …” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de

los siguientes impedimentos: ... b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ... d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta