CE-11001-03-24-000-2004-00348-01-2010

MARCA ROCHE SIMPLE Y MIXTA Y SIGNO LA ROCHE POSAY COMPUESTO Y DENOMINATIVO - Cotejo / CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: Requisitos / PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Confundibilidad de marcas Se trata de cotejar una marca simple y mixta ROCHE con un signo compuesto y denominativo LA ROCHE-POSAY, para saber si ésta última, está incursa en causal de irregistrabilidad, como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio mediante los actos acusados. (…) Como se trata de comparar un signo denominativo con una marca mixta se procederá a examinar cuál es el que predomina. Para la Sala es claro, que en la marca ROCHE, predomina la parte denominativa, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la palabra que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. En consecuencia, la marca mixta “ROCHE” se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa LA ROCHE-POSAY. Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger

con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 5ª internacional, para distinguir, en el caso de la marca solicitada LA ROCHE-POSAY, “preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes” (folio 27) y en el caso de ROCHE (mixta), “sustancias y preparaciones farmacéuticas, veterinarias e higiénicas, sustancias y productos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, sustancias y preparaciones de diagnóstico para uso médico” (folio 332), luego ambas protegen preparaciones farmacéuticas para uso médico. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas y precisamente, en este caso existe este riesgo, porque los signos que identifican productos farmacéuticos de la clase 5ª son, como enseguida se analizará, semejantes. El otro requisito, es que el signo cuestionado se asemeje o identifique de tal manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es decir, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través de la marca.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

MARCA ROCHE SIMPLE Y MIXTA Y SIGNO LA ROCHE POSAY COMPUESTO Y DENOMINATIVO - Riesgo de confusión / EXPRESION ROCHE - Idéntica en ambos signos: genera confusión / LA ROCHE POSAY - Irregistrable / MARCA ROCHE - Notoriedad El análisis de distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes; es así como desde el punto de vista visual, es decir de la estructura de la palabra, se tiene que la marca solicitada se compone de tres expresiones, está estructurada por 12 letras y un guión y, la marca opositora, se compone de una expresión de 5 letras que son idénticas a la expresión ROCHE que se encuentra en la primera. Los signos a comparar son: LA ROCHE-POSAY / ROCHE Dada la naturaleza compuesta que tiene el signo solicitado, se debe establecer cual es el elemento preponderante. En criterio de la Sala la expresión ROCHE, es idéntica en ambos signos tiene la suficiente repercusión en la mente del consumidor, como para poder determinar la existencia de confusión, dada la ubicación en su estructura gramatical, que lo lleva a retener la expresión más sobresaliente del signo. La visión de conjunto de los signos permite apreciar su similitud que puede inducir a error, porque genera riesgo de asociación de las marcas y por lo tanto de su origen empresarial. Además, para la Sala, de los documentos allegados al expediente, tales como: material de empaque de cinco productos (folios 304 a 308), publicaciones en revistas médicas especializadas (11), listado

de AFIDRO en el cual consta que ocupó el 4° puesto en el mercado de productos farmacéuticos y, certificación expedida por el Revisor Fiscal, con constancia de ventas de productos (contestación de la demanda - anexo N° 2), la notoriedad de la marca ROCHE resulta probada, aspecto este relevante que refuerza aún más los argumentos antes expuestos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00348-01

Actor: LA ROCHE – POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LA ROCHE – POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le negó el registro de la marca LA ROCHE-POSAY, para distinguir preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I. DEMANDA I.1La empresa La ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes

declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución N° 30558 de 29 de octubre de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED y se negó el registro de la marca LA ROCHE-POSAY, para distinguir preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ª. Es nula la Resolución N° 04754 de 27 de febrero de 2004, mediante la cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la anterior y concedió el recurso de apelación. 3ª. Es nula la Resolución N° 7241 de 31 de marzo de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 30558 de 29 de octubre de 2003. 4ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca nominativa LA ROCHE-POSAY, mencionada en el numeral primero. 5ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 6ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la demandada, dictar dentro de los

30 días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del C.C.A. I.2FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La sociedad solicitó el 14 de marzo de 2003, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa LA ROCHE-POSAY, para distinguir “preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes”, productos de la clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. Que contra la mencionada solicitud la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló oposición con base en la marca mixta ROCHE, registrada para distinguir productos de las clase 1, 3, 5, 10 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y en la supuesta confundibilidad que se originaría con la marca solicitada; que también formuló la oposición en el depósito del nombre comercial

ROCHE.

3. Señaló que mediante la Resolución N° 30558 de 29 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, consideró que la marca solicitada y la registrada eran confundibles y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada y negó la solicitud de registro de la marca.

4. Que en respuesta a los recursos de reposición y apelación que interpuso, mediante las Resoluciones N°s 04754 y 7241 de 2004, la entidad confirmó la Resolución N° 30558 de 2003.

Que pese a que aportó los documentos que acreditan el registro internacional de la marca LA ROCHE-POSAY, su registro en varios países y la coexistencia con la marca opositora, la entidad consideró que el estudio de confundibilidad se realiza con independencia de si éstas se encuentran registradas en diferentes países y que como consecuencia de la similitud nominativa entre los signos y la identidad entre los productos, la marca está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Considera que, además, la expresión ROCHE es un término débil desde el punto de vista marcario en cuanto concurre en el registro con la marca LA ROCHE NAVARRON1 de propiedad de Laboratoires SYNTEX S.A. 1 A folio 330, reposa certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se lee que el registro de ésta es LAROCHE NAVARRON de la clasificación 5. I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque la marca solicitada constituida por las denominaciones LA ROCHE-POSAY es un signo apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado su registro y es susceptible de representación gráfica; está constituida por una combinación de palabras que no describen ni designan los productos que se pretenden distinguir y es inherentemente distintiva, en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado; que su distintividad está demostrada con su registro

internacional como marca para los mismos productos, así como su registro en varios países.

2. Violación del artículo 136, literal a) ídem, porque la marca solicitad y la marca base de la oposición, no son confundibles en los términos que prescribe la norma, por las siguientes razones: - Tienen ostensibles diferencias que permiten su coexistencia en el mercado sin inducir al público a error, por lo que es irrelevante que distingan los mismos productos de la clase 5 de la clasificación internacional. - La marca solicitada es compuesta y tiene una connotación ideológica definida, en la medida en que está constituida por el nombre comercial de la sociedad titular de la misma marca y además corresponde a un nombre geográfico de una localidad francesa, por lo que el consumidor lo percibe, tanto en el mercado nacional como en el internacional, como una expresión unitaria y evocativa de un único concepto, pues al percibirla no la secciona ni fragmenta, sino que la aprecia como una unidad LA ROCHE-POSAY, lo que corresponde a una conducta usual de aquél. - No se puede hablar de que la expresión tenga elementos predominantes o caracterizantes. - Por su parte, la marca con base en la cual se formuló oposición es mixta, lo que significa que la marca ROCHE siempre debe ser usada en la misma forma y con la misma presentación, que le imprime una percepción visual determinada. - Al cotejar las marcas en conflicto se aprecia que presentan ostensibles diferencias, visuales y ortográficas, que determinan la ausencia de confundibilidad entre las mismas; la marca solicitada está constituida por 3 palabras con una diferente estructura silábica y extensión, lo que hace que se perciba visualmente diferente a la marca Roche; que se

denotan las diferencias fonéticas porque tienen distintos números de sílabas, de extensión y de signos vocálicos, además de que conceptualmente son diferentes porque la marca solicitada está constituida por el nombre de una localidad. - La expresión ROCHE tiene un carácter débil, en virtud de la coexistencia registral de marcas de diferentes titulares, lo que repercute en el rigor con el que debe efectuarse el cotejo frente a otras marcas que tienen ese elemento común. - los signos ROCHE y LA ROCHE-POSAY han coexistido en varios mercados, como nombres comerciales y como marcas de productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que permite concluir, por lo menos en mercados más maduros que el colombiano, la ausencia de confusión por parte de los consumidores en un mercado real, globalizado. Que se debe tener en cuenta el Convenio de París, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994 que dispone: “para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca”.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque no tienen sustento jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente: Que no se violó el artículo 134 de la Decisión 486, porque el signo LA ROCHE-POSAY, para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura internacional, no cumple con el requisito de distintividad dispuesto en esta norma, dado que resulta confundible con la

marca ROCHE, que ampara productos de la misma clase 5 y de ser concedido su registro , daría lugar a confusión con respecto a su origen empresarial. En relación con la supuesta violación que la actora alega del artículo 136 literal a), considera la entidad demandada que la actora no aportó ninguna prueba de que su signo correspondía al nombre comercial de la empresa solicitante y no solamente su razón social y que la expresión LA ROCHE-POSAY, en tanto reproduce la marca registrada ROCHE, que corresponde a su vez al nombre del titular de ésta, genera riesgo de asociación y por ende confusión respecto del empresario, lo que no logra desvirtuarse por el hecho de que el signo que fue negado corresponda a un sitio geográfico, cuyo conocimiento del público en general no ha sido demostrado en el proceso. Que en el signo registrado ROCHE (mixto) la expresión ROCHE es el elemento predominante, porque la parte gráfica de la marca no es el característico del signo registrado, en la medida en que se limita a un tipo especial de letra, por demás común, encerrado en un exágono. En relación con las diferencias visuales y ortográficas que alega la actora, concluyó que, sin acudir a extracciones o fraccionamientos de los signos en conflicto, realizada una comparación sucesiva de los mismos, la expresión ROCHE es determinante para el efecto, de tal suerte que su similitud con la palabra LA ROCHE-POSAY genera una recordación similar, al punto de crear confusión. Anota que la actora no acreditó el supuesto “carácter débil” de la marca ROCHE. Que el derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca registrada se circunscribe al

ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria, por lo que no son vinculantes para la entidad, las decisiones tomadas por otras autoridades, puesto que lo único que debe analizar es el cumplimiento de los requisitos señalados por el ordenamiento supranacional. II.2La sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, tercero interesado en las resultas del proceso, alegó que es titular de la marca ROCHE (mixta) para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 internacional y del Depósito de Nombre Comercial ROCHE, Certificado de Depósito N° 4412 desde el 18 de mayo de 1988, para distinguir a un empresario dedicado a la manufactura, venta y prestación de servicios en el campo de la química, medicina y actividades afines, es decir, que distingue a un empresario dedicado a la fabricación y venta de productos farmacéuticos. Considera que se trata de marcas compuestas o complejas y, por tanto, hay que determinar primero en qué parte de estas marcas recae la fuerza distintiva de las mismas. Estima que en la marca opositora, por ser una palabra de fantasía y porque es oralmente como se demuestran los productos que distingue esta marca, la fuerza distintiva recae en la expresión ROCHE. Y en la marca negada, considera que la fuerza distintiva recae en las palabras LA ROCHE, por ser las primeras que forman la marca, y será sobre éstas que el consumidor medio tendrá una mayor recordación. Que tanto el Tribunal Andino de Justicia como el Consejo de Estado, han afirmado en múltiples ocasiones que para comparar marcas complejas debe determinarse en primer término, en qué palabra de la marca que se pretende registrar recae la fuerza distintiva del

signo y debe entonces proceder a comparar los signos teniendo en cuenta las partes preponderantes y de mayor fuerza distintiva de cada uno. Que en el mismo sentido, la doctrina internacional ha establecido que para analizar el riesgo de confusión en marcas complejas hay que precisar primero cuál es la parte dominante de la marca por su fuerza distintiva, por lo que la entidad acertó en su conclusión de que en la marca opositora la fuerza dominante recaía en la palabra ROCHE y, en la marca negada, esta fuerza distintiva recaía en las palabras LA ROCHE. Agregó que de otro lado los dos signos distinguen productos farmacéuticos, es decir, los mismos productos. De lo anterior concluyó que se encuentran presentes los fundamentos de hecho contemplados en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que debía negarse el registro de la marca solicitada. En relación con la supuesta violación del artículo 134 de la Decisión 486, señaló que esta disposición no se violó, porque si un signo no es capaz de distinguir los productos de un empresario de los de otro en el mercado, no podrá ser registrado como marca y, como ya se vio, el signo LA ROCHE POSAY es confundible con la marca previamente registrada ROCHE (mixta), por lo que no es distintivo. Anotó que como el signo que se pretende registrar es confundible con el nombre comercial ROCHE, si se otorgara el registro de la marca LA ROCHE-POSAY no sólo se violarían las normas atrás relacionadas, sino también el artículo 136, literal c), que dice que no podrán registrarse como marcas, aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre

comercial protegido, o, de ser el caso a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación. Que en este caso el consumidor medio que demande un producto distinguido con la marca ROCHE (mixta) puede incurrir en confusión ante productos marcarios LA ROCHEPOSAY, y podrá ser víctima de este riesgo de asociación, pues creerá que los productos que se distinguen con la marca LA ROCHE-POSAY tienen el mismo origen empresarial que aquellos conocidos por los que se distinguen con la marca ROCHE (mixta). Que se ha insistido que en el examen de marcas que distinguen productos famacéuticos, clase 5, el examen debe ser más estricto, pues está de por medio la salud pública y es indispensable evitar cualquier riesgo de confusión. Que contrario a lo que afirma la actora, la marca ROCHE (mixta) no es débil, sino se trata de un signo de fantasía con gran fuerza distintiva, porque no está formada por radicales o desinencias de uso común. Señala que el hecho de que otros países, bajo legislaciones diferentes y en circunstancias de hecho distintas, puedan coexistir marcas semejantes, no es ni siquiera indicio de que las mismas puedan coexistir en Colombia, pues la obligación de la Superintendencia es analizar el riesgo de confusión y asociación a la luz de la legislación local, teniendo en cuenta al consumidor local y especialmente evitar la más mínima semejanza entre marcas que distinguen productos farmacéuticos, por estar tales productos asociados con la salud pública. Que se ha insistido en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad

demandada y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en concordancia con las normas legales vigentes, que un signo para ser registrado como marca, debe reunir las características de perceptivilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Finalmente, asevera que la marca ROCHE (mixta) se ha convertido en una marca notoria, lo que demuestra con diferentes documentos que allega al expediente. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES La parte demandante reitera lo expresado en la demanda. La parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no alegó de conclusión. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 54-IP-2009, rendida en este proceso, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado u reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendo en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente

estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar los signos denominativos debe realizar una visión de conjunto considerando la totalidad de los elementos integrante y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de los signos en pugna. Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la entidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los

consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las persona, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

6. Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro.

7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se hay hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas

palabras son marcariamente débiles.

8. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se han de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

10. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. … .” CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas, resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, titular de la marca registrada ROCHE (mixta) y negar el registro de la marca LA ROCHE-POSAY (nominativa), para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional, solicitada

por la sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, porque consideró que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que la actora considera violadas por los actos acusados, señalan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. (Resalta la Sala).

b sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, se ser el caso a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación”. La controversia se contrae a establecer si la marca solicitada LA ROCHE-POSAY (nominativa), para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo consideró la entidad demandada, con respecto a la marca ROCHE (mixta), previamente registrada para diferentes clases, entre ellas la 5ª. La entidad demandada mediante la Resolución N° 30558 de 29 de octubre de 2003 consideró que como en estos casos la comparación entre los signos debe ser más rigurosa, entre la expresión LA ROCHE POSAY (nominativa) y la marca ROCHE (mixta), para identificar productos de la clase 5ª internac