CE-11001-03-24-000-2004-00381-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Requisito de acreditar la existencia y titularidad del signo que se predica es idéntico. Principio de la buena fe En este sentido, la Sala advierte que se encuentra imposibilitada para estudiar de fondo el presente cargo, pues del material probatorio allegado al proceso no se constata la existencia efectiva de un signo concedido a favor de la demandante. De hecho, a pesar de que ésta alega que es titular de la marca WINSOR en el exterior, desde antes de que la señora Gómez Alzate solicitara el registro marcario de igual denominación en el país, lo cierto es que no aportó pruebas que permitieran corroborar la titularidad de un registro marcario a su favor. En este punto, debe la Sala resaltar que quien alega que un registro marcario ha de anularse porque puede originar un riesgo de confusión o de asociación al ser igual o semejante a otro, a lo sumo necesita acreditar la existencia y titularidad del signo que afirma que es idéntico o que se le parece, siendo estos requisitos indispensables para proceder al cotejo marcario y, si posteriormente es del caso, al examen de conexión competitiva. De lo expuesto se infiere que debe cancelarse el registro de una marca cuando se pruebe que el adjudicatario obró de mala fe. Empero, en el caso sub examine, la Sala advierte que la demandante no probó que la señora Blanca Mery Gómez Alzate hubiera actuado de mala fe. De hecho, del material probatorio relacionado en el acápite anterior se evidencia que la actora se limitó a probar que comercializó productos identificados con la marca WINSOR, sin corresponder a la carga que tenía impuesta de acreditar el

obrar malicioso de la señora Gómez Alzate.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL D / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 83

NOTA DE RELATORIA: Principio de la buena fe, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, Rad. 1996-07894, MP. Mauricio

Fajardo Gómez.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 7734 DE 2002 (11 de marzo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00381-01

Actor: IMPORTADORA UNIVERSAL S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. contra la Resolución 7734 de 2002 (11 de marzo), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca WINSOR, a favor de Blanca Mery Gómez Alzate, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la

cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 internacional.

I. LA DEMANDA IMPORTADORA UNIVERSAL S.A., domiciliada en Panamá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 7734 de 2002 (11 de marzo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de Blanca Mery Gómez Alzate, el registro de la marca WINSOR, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 internacional.  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca WINSOR, concedida a favor Blanca Mery Gómez Alzate, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas

cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 3 de mayo de 2001 la señora Blanca Mery Gómez Alzate solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca WINSOR, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 7734 de 2002 (11 de marzo), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca WINSOR, a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate, para distinguir ““utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o

semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que el acto acusado contraría los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Señala que los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero”, “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” y “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de la marca WINSOR, debido a que la señora Blanca Mery Gómez Alzate lo adquirió de mala fe. En efecto, sostiene que la señora Blanca Mery Gómez Alzate conocía que ella era la titular de la marca WINSOR en el exterior, pues desde 1998 y hasta 2003 le compró productos identificados con dicho signo.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado fue expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Señaló que concedió el registro de la marca WINSOR, pues era perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica. Afirmó que debían negarse las pretensiones de la demandante, pues ésta carecía de legitimación para demandar, habida cuenta de que no acreditó que fuera titular de la marca WINSOR en el extranjero. 2.2. La señora Blanca Mery Gómez Alzate guardó silencio.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, Arts. XXVII y siguientes.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 110-IP-2010, respecto de las normas de la Decisión 486 expuestas en la demanda, se citan a continuación. “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado WINSOR (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. Quien alega este literal debe probaralo.

TERCERO: Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios CUARTO: La buena fe es un principio general de derecho que debe

gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

QUINTO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la señora Blanca Mery Gómez Alzate solicitó el registro del signo WINSOR (denominativo) de mala fe.

SEXTO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta

competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.”

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1. Las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la misma. 5.2. La señora Blanca Mery Gómez Alzate guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo WINSOR, cuyo registro concedió a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o

semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se adquirió de buena fe y reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los artículos 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero” “Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal

a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate, el registro de la marca WINSOR, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica. 6.1. Violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Como primera medida, debe la Sala determinar si la marca WINSOR, concedida a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es i) idéntica o se asemeja a un signo distintivo de un tercero y si ii) su uso puede originar un riesgo de confusión o de asociación. En este sentido, la Sala advierte que se encuentra imposibilitada para estudiar de

fondo el presente cargo, pues del material probatorio allegado al proceso no se constata la existencia efectiva de un signo concedido a favor de la demandante. De hecho, a pesar de que ésta alega que es titular de la marca WINSOR en el exterior, desde antes de que la señora Gómez Alzate solicitara el registro marcario de igual denominación en el país, lo cierto es que no aportó pruebas que permitieran corroborar la titularidad de un registro marcario a su favor. En efecto, se observa que al expediente se aportaron como prueba veinticinco (25) recibos de venta de productos identificados con la marca WINSOR, que sólo permiten constatar que entre el 15 de julio de 1998 y el 26 de mayo de 20011 la demandante y la señora “Mery Gómez Alzate” comercializaron productos identificados con la marca WINSOR (CORTIDAS DE BAÑO CHINA WINSOR

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PZAS), pero no que la actora fuera titular de dicho registro marcario. 1 Folios 5 a 29 En este punto, debe la Sala resaltar que quien alega que un registro marcario ha de anularse porque puede originar un riesgo de confusión o de asociación al ser igual o semejante a otro, a lo sumo necesita acreditar la existencia y titularidad del signo que afirma que es idéntico o que se le parece, siendo estos requisitos indispensables para proceder al cotejo marcario y, si posteriormente es del caso, al examen de conexión competitiva.

Desde luego, es necesario para quien invoca la violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 acreditar que es titular de un signo previamente registrado en uno de los países miembros o en el exterior, pues la finalidad de dicha normativa es proteger al titular legítimo del registro marcario. Precisamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial que “…es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto se requiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca…”. Por lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad alegada por la presunta violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no probó la existencia y titularidad del signo que es idéntico o asemeja a la marca WINSOR, registrada a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2. Violación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, la demandante considera que debe cancelarse el registro del signo WINSOR, pues afirma que se obtuvo de mala fe, debido a que la señora Blanca Mery Gómez Alzate conocía que ella era la titular de la marca WINSOR en el exterior, ya que desde 1998 y hasta 2003 le compró productos identificados con dicho signo.

Sobre la buena fe el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que es “…concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.”. De igual modo, en la interpretación prejudicial 036-IP-2009 el mismo Tribunal señaló que la buena fe “…es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario”. En un mismo sentido, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 2007 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), manifestó que la buena fe “ha sido considerada por la doctrina como el tipo de conducta social que se expresa en la lealtad en los tratos, el proceder honesto, esmerado y diligente que supone necesariamente no defraudar la confianza de los demás, ni abusar de ella, guardar fidelidad a la palabra dada y conducirse de forma honrada en cada una de las relaciones jurídicas2; también ha señalado que todo comportamiento de una de las partes (deudor o acreedor, autoridad o súbdito), contrario a la honestidad, a la lealtad, a la cooperación, etc., entraña una infracción del principio

de la bona fides porque defrauda la confianza puesta por la otra parte, que es el fundamento del trafico jurídico.3”4. A propósito de la observancia de la buena fe al momento de solicitar un registro marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “…es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone…: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”. En este orden de ideas, debe hacerse hincapié en que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 2 DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Editorial Legis, 2003, página 662. 3 ESCOBAR GIL, Rodrigo, Teoría General de los contratos de la Administración Pública, Editorial Legis, Bogotá, 2000, página 459. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de agosto de 2007, Rad.: 52001233100019960789401, Actor: Mario Eduardo Rosasco Estupiñan, M.P. Mauricio Fajardo Gómez presume en todas las actuaciones que ellos adelanten ante estas. Precisamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se

desprenden del principio de la buena fe… Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” De lo expuesto se infiere que debe cancelarse el registro de una marca cuando se pruebe que el adjudicatario obró de mala fe. Empero, en el caso sub examine, la Sala advierte que la demandante no probó que la señora Blanca Mery Gómez Alzate hubiera actuado de mala fe. De hecho, del material probatorio relacionado en el acápite anterior se evidencia que la actora se limitó a probar que comercializó productos identificados con la marca WINSOR, sin corresponder a la carga que tenía impuesta de acreditar el obrar malicioso de la señora Gómez Alzate. A propósito de quien alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial 036-IP-2009 que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.”. Por lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad alegada por la presunta violación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no probó que la señora Blanca Mery Gómez Alzate hubiera obrado de mala fe al momento de solicitar el registro marcario del signo

WINSOR.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente Ausente en Comisión

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS

AYALA