CE-11001-03-24-000-2004-00385-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Identidad o semejanza de los signos Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público común y, de otra, la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor. Como lo expresó la entidad demandada en respuesta al recurso de apelación, el argumento de notoriedad de una marca no es una figura concebida como presupuesto de registrabilidad de un signo; pero, además, aún de demostrarse la notoriedad que se alega del signo en estudio, resultaría irrelevante como presupuesto de registrabilidad de la marca “KING DE POLLO”, en tanto la notoriedad alegada es del signo “BURGER KING”, compuesto por elementos diferentes a la marca solicitada. Por la misma razón, no es de recibo que la actora alegue derechos adquiridos y aplicación del principio de legítima confianza; no puede pretender la demandante apropiarse de la palabra KING para su uso en servicios y productos alimenticios, porque ello significaría que en todos los casos en que pretenda el registro de un signo que contenga dicha expresión, la Superintendencia estaría obligada a concedérselo, sin hacer el estudio de registrabilidad con el que se pretende amparar al consumidor y los derechos de terceros, que están por encima de los intereses particulares.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Signo de fantasía, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2009, Exp. 2005-00304, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 08350 DE 1998 (14 de mayo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 12522 DE 2004 (8 de junio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 16952 DE 2004 (28 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00385-01

Actor: BURGER KING CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BURGER KING CORPORATION, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos administrativos que negaron el registro de la marca

mixta “KING DE POLLO”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- DEMANDA.

I.1La sociedad BURGER KING CORPORATION, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 08350 de 14 de mayo de 1998, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad KOKORIKO LTDA, con base en la marca “KING LINE” (mixta) y, en consecuencia, negó el registro de la marca “KING DE POLLO” (mixta) para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada. 2ª. Es nula la Resolución núm. 12522 de 8 de junio de 2004, por medio de la cual la misma dependencia, en respuesta al recurso de reposición, confirmó la anterior. 3ª. Es nula la nulidad de la Resolución núm. 16952 de 28 de julio de 2004, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en respuesta al recurso de apelación interpuesto, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 08350 de 14 de mayo de 1998. 4ª. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgar el registro de la marca mixta “KING DE POLLO” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de

Niza. 5ª. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin a este proceso.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que solicitó el 1° de noviembre de 1996, el registro de la marca mixta “KING DE POLLO”, en tipo especial de letra, para distinguir los siguientes productos: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; en especial para sándwiches de pollo caliente en pan, con lechuga, tomate y salsas, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro del término legal la sociedad KOKORIKO LTDA, presentó oposiciones con base en la marca mixta “KING LINE” para las Clases 29, 30 y 42. Precisó que las oposiciones para las marcas mixtas “KING LINE”, Clases 29 y 30 fueron negadas y que el señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ presentó oposición con base en el Depósito de enseña comercial WHOPPER KING. Que presentó escrito de contestación de oposiciones, desvirtuándolas, y la División de Asuntos Distintivos profirió la Resolución núm. 08350 de 14 de mayo de 1998, declarando infundada la oposición presentada por el señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ (WHOPPER KING); declaró fundada la oposición presentada por la

sociedad KOKORIKO LTDA y, en consecuencia, negó el registro solicitado, decisión que fue confirmada en respuesta a los recursos de reposición y apelación.

I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, la violación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que el signo “KING DE POLLO” (mixto) se caracteriza por estar conformado por un tipo especial de letra, siendo la palabra POLLO una expresión de procedencia o indicativa, signo que se emplea para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; que se trata de un diseño indivisible formado por un todo que es novedoso que cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, que no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca “KING LINE”, para la Clase 42, pues se trata de signos diferentes en lectura y escritura, que es lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores. Destaca que tiene registrada la marca “BURGER KING” para las Clases 29, 30 y 42, y que siendo la palabra KING su marca base, se ha querido registrar una nueva modalidad acompañada de la palabra indicativa POLLO, lo que la hace más distintiva. Considera que la entidad demandada no hace un examen minucioso del signo; lo limita y fracciona las partes nominativas, omitiendo tanto el diseño de las marcas base de la oposición como el tipo de letra de la marca solicitada. Que la Resolución núm. 08350 de 14 de mayo de 1998, se fundamentó en que la

sociedad opositora es solicitante de la marca “KING LINE” (mixta) para preparación y suministro de toda clase de productos alimenticios y bebidas listas para el consumo, servicios relacionados con la preparación y suministro de toda clase de carnes y pollos fritos y asados, con productos de cereales de todas clases, servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; que predomina el elemento denominativo entre los signos enfrentados, se amparan productos y servicios que se relacionan, existen semejanzas gráficas y fonéticas que pueden conducir al público a error, y que el mismo argumento es válido para la enseña comercial, y por ello está incursa en causal de irregistrabilidad, de conformidad con el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Anota que se debe resaltar que la marca base de la oposición se caracteriza por estar conformada por un diseño indivisible que aparece como fondo de figura caprichosa de un rombo, es decir, es bastante distintiva, reivindica colores y sus figuras son esenciales y predominantes, elementos que la hacen muy distintiva frente a la marca “KING DE POLLO” (mixta); resalta que las marcas “KING LINE” Clases 29 y 30 le fueron negadas a KOKORIKO LTDA, y que la decisión acusada se fundamentó en el signo “KING LINE” mas diseño, Clase 42. Que comparadas las marcas en conflicto, la simple visión indica la diferencia que caracteriza a los signos enfrentados, puesto que morfológicamente son desiguales, pero además el tipo de letra, los elementos y el diseño especial y predominante de la marca

base de la negativa, impiden que se pueda confundir la una con la otra, lo que indica que pueden coexistir, sin riesgo de confusión. Que uno y otro signo responden a sonidos diferentes, y la palabra KING es la marca básica de BURGUER KING CORPORATION, que seguida de la palabra POLLO significa el rey de pollo, y KING LINE significa línea rey o línea del rey, por lo que cada signo identifica aspectos conceptuales absolutamente diferentes. Menciona que se encuentran marcas registradas vigentes, en las clases 29 y 30, que contienen la expresión KING y que actualmente coexisten en el mercado, a saber: KING DOG, KING CHUP, KING CHOKY, y que además, pese a que la marca “KING POLLO” pretende distinguir productos de la Clase 29, en tanto que la marca opositora “KING LINE” ampara los servicios de la Clase 42, la Superintendencia negó el registro de la marca.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente: Considera que “la marca ‘KING DE POLLO’ (mixta) solicitada, Clase 29 en la cual predomina el elemento denominativo, presenta semejanzas gráficas y fonéticas con la marca ‘KING LINE’ (mixta) clase 29 (sic) en la cual predomina el elemento denominativo, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”.

Que los signos en confrontación cuentan con un elemento común, cual es la expresión “KING” y sobre la que recae la distintividad de los signos, y pese a que el signo solicitado se encuentra acompañado de la expresión “DE POLLO”, no adquiere la distintividad requerida para acceder al registro, dada su connotación descriptiva. En cuanto a la relación de productos, anotó, que “como quiera que las marcas en debate “KING DE POLLO” y “KING LINE”, distinguen los productos comprendidos en la clase 29 (sic) de la Clasificación Internacional de Niza”, ello acentúa aún más el riesgo de confusión entre el público consumidor, porque están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, lo que incrementa el riesgo de confusión, y afecta el derecho de exclusiva de terceros; que la confusión se genera tanto de manera directa como indirecta. En cuanto a la referencia que hace la actora de otros registros marcarios anteriormente concedidos, señaló que se trata de actuaciones administrativas diferentes, cuyas decisiones se han fundamentado en razones de hecho y de derecho particulares en cada caso. II.2La sociedad KOKORIKO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, señaló que es un hecho notorio que es productora y comercializadora de productos alimenticios y, particularmente, pollos en todas sus formas; que solicitó en forma preferente el registro del signo KING LINE (mixta) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido. Que respecto de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de

la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la doctrina ha afirmado que basta que exista riesgo de confusión para que se configure la prohibición. Considera que desde el punto de vista ortográfico y fonético se presentan semejanzas entre los signos, en tanto su percepción y presentación son similares, luego permitirse su coexistencia podría inducir a error al público consumidor, en cuanto a su procedencia empresarial, al evocar la misma o similar idea; que la palabra KING es la predominante en ambos signos, sin que el elemento denominativo adicional sea suficiente, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio. En relación con los productos que amparan los dos signos, la solicitada y negada protege productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y la registrada, productos de la Clase 42, y si bien se trata de productos amparados en clases diferentes, están relacionados competitivamente por su complementariedad en tanto corresponden al sector alimenticio, y los servicios y productos tienen la finalidad de servir de alimento para el consumo humano, su uso es masivo, lo que causaría que un adquirente desprevenido, crea que tienen un mismo origen empresarial. Anota que la palabra POLLO es genérica descriptiva y por lo tanto no puede tenerse como parte esencial e integrante al momento de decidir su registrabilidad. Menciona que por las mismas razones, a la actora se le negó el registro de la marca

“KING DE PESCADO”.

II.3El curador ad litem del señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ (WHOPPER KING), tercero interesado en las resultas del proceso, manifiesta que se atiene a lo probado en el

proceso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

En esta etapa procesal el Ministerio Público guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial núm. 86-IP2010, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto KING DE POLLO se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte Consultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

CUARTO: La Corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión que

pudiera existir entre el signo mixto KING DE POLLO y los signos mixtos KING LINE y WHOPPER, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

QUINTO: La protección de la enseña comercial se soporta en dos factores, a saber: - Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. - Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar error en el público consumidor. (artículo 83, literal b, de la Decisión 344) SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

SÉPTIMO: La parte consultante debe determinar si la palabra KING es de uso común en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. Igualmente, debe determinar si la expresión DE POLLO es genérica o descriptiva en la clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza.

OCTAVO: La Corte Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otra razón que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas núms. 08350 de 14 de mayo de 1998, 12522 de 8 de julio de 2004 y 16952 de 28 de julio de 2004, declaró fundada la observación presentada por la sociedad KOKORIKO LTDA (hoy S.A.); declaró infundada la observación presentada por el señor FABIO RAMÍREZ GÓMEZ, y negó el registro de la marca “KING DE POLLO” (mixta), para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en especial para sándwiches de pollo caliente en pan con lechuga, tomate y salsas, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro como marca del signo “KING DE POLLO” (mixto), se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 1° de noviembre de 1996, por lo que, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones de la Decisión 344 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. …” “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. …”(resalta la Sala fuera de texto) Las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que la actora considera violadas por los actos acusados, señalan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse

como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”. (resalta la Sala fuera de texto) Advierte la Sala que las normas que la actora consideró violadas y sobre las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio hizo su valoración, conservan la misma esencia de las que se deben aplicar, es decir, los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación por parte del Tribunal Andino es válida frente a los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; por lo tanto, bajo la premisa anterior, la Sala analizará las normas aplicables en relación con la solicitud de marca. La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta que pese a que la marca “KING DE POLLO” (mixta) y la enseña comercial “WHOPPER KING”, amparan productos y actividades relacionadas, no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error, por lo que, de conformidad con el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los signos pueden

coexistir pacíficamente. La mencionada disposición consagra como causal de irregistrabilidad que “la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial protegido”, asunto que no está en discusión en este proceso, y en todo caso la palabra WHOPPER, de conformidad con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe considerarse como expresión de fantasía en la medida en que, su significado, si lo tuviere, no es de conocimiento del público consumidor o usuario, lo que hace que el signo solicitado “KING DE POLLO”, sea distintivo frente a la enseña comercial “WHOPPER KING”, y al signo solicitado “W-WHOPPER KING”, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces la controversia se contrae a establecer si la marca solicitada “KING DE POLLO” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como lo aseveran la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, sociedad KOKORIKO LTDA, con respecto a la marca “KING LINE” (mixta) de la Clase 42 (hoy Clase 43), previamente solicitada, y cuyo registro se concedió posteriormente, mediante certificado 213332 vigente hasta el 16 de septiembre de 2007. Por medio de la Resolución núm. 08350 de 14 de mayo de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, de conformidad con el literal a)

del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece como causal de irregistrabilidad de un signo, su identidad y semejanza con otra marca o signo previamente solicitado, declarar fundada la observación presentada por la sociedad KOKORIKO LTDA y negar el registro de la marca “KING DE POLLO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad BURGER KING

CORPORATION.

La Resolución núm. 12522 de 8 de junio de 2004, que confirmó la anterior, señaló que de conformidad con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad por su semejanza gráfica, ortográfica y fonética, y por la conexión competitiva que existe entre los productos y/o servicios, y que basta que exista riesgo de confusión para que prospere la causal de irregistrabilidad. La Resolución núm. 16952 de 28 de julio de 2004, que en respuesta al recurso de apelación confirmó la núm. 08350 de 14 de mayo de 1998, señaló lo ya mencionado en las anteriores Resoluciones e hizo énfasis en que si bien los productos a distinguir por las marcas enfrentadas son de clases diferentes, se trata de productos y servicios relacionados competitivamente por su complementariedad, en tanto corresponden al sector alimenticio; que los servicios amparados por la marca registrada “KING LINE” (mixta) tienen como objeto la prestación de servicios prestados por establecimientos

dedicados a la preparación de alimentos en general, lo cual incluye la preparación de los productos de la Clase 29, que busca distinguir la marca solicitada, su finalidad es consumo humano, su uso, masivo, por lo que el consumidor puede confundir los signos y los productos o servicios, pudiendo pensar que tienen un mismo origen empresarial o que existe un vínculo jurídico o económico que explica la utilización de signos semejantes, sobre todo cuando en la realidad del mercado es frecuente que el empresario del sector alimenticio se dedique tanto a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, como a la prestación de servicios de restaurantes o establecimientos de preparación de alimentos, práctica reconocida por el consumidor y que materializa la relación de los productos y servicios. Anota la Resolución en comento que el argumento de notoriedad de una marca no es una figura concebida como presupuesto de registrabilidad de un signo. Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público común y, de otra, la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor. Debe la Sala entonces establecer si entre los signos existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. Como se trata de comparar dos signos mixtos, la Sala procederá en primer lugar a examinar si en ellos predomina el elemento denominativo o

el gráfico. MARCA REGISTRADA MARCA SOLICITADA Para la Sala en ambos casos predomina el elemento denominativo, que es el que el consumidor medio retiene, porque es el que causa impacto en su mente y es por el nombre que solicita el producto, por lo que siguiendo el direccionamiento del Tribunal Andino de Justicia, la Sala procederá al cotejo de los signos denominativos, para constatar si existe algún riesgo de confusión.

KING LINE KING DE POLLO

(mixta) (mixta) Es claro para la Sala, como ya se dijo, que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, a saber: la semejanza determinante de error en el público común y la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor. Siguiendo las reglas señaladas por el Tribunal Andino, para hacer el cotejo entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta que la parte denominativa es compuesta, se advierte lo siguiente: La expresión KING, del idioma inglés, que se destaca en ambos signos, traducida al español, significa REY, lo que es ampliamente conocido por el común de la gente, por lo que no puede considerarse como signo de fantasía. En este sentido la Sala reitera lo expresado mediante sentencia de 24 de septiembre de 2009 (Expediente núm. 2005-00304-00, actora BURGER KING CORPORATION, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla), que se opuso, sin que hubiere prosperado, al registro del signo “SUPPER KING” para la Clase 43 con base en la marca “BURGER KING”

registrada para las Clases 29, 30, 31, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En dicha sentencia, se expresó: “Respecto a la palabra KING, común en ambas marcas, también inglesa, que significa “REY”1, es un vocablo que puede decirse que es conocido por el público de habla español y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local, cuyo expresión según la Entidad demandada, es parte de muchas marcas que distinguen los productos comprendidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza” (alimentos) De otro lado, se tiene que la palabra POLLO, es genérica para identificar productos de la Clase 29, y descriptiva en relación con los servicios que se amparan en la Clase 42 (hoy Clase 43), que se refieren a alimentos de uso masivo y servicio de restaurante, respectivamente, la cual sí sería novedosa si se usara para distinguir determinados productos que no tuvieran relación directa con esta expresión; luego, como lo indica el Tribunal Andino, al realizar el cotejo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas descriptivas, genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla según la cual la comparación debe 1 The American Heritage Spanish Dictionary. realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus componentes. En conclusión, la expresión KING predomina en ambos signos, sin que el elemento POLLO le imprima distintividad a la marca solicitada “KING DE POLLO”, por lo que

de coexistir en el mercado las marcas enfrentadas para distinguir productos idénticos, similares o relacionados competitivamente, pueden inducir al consumidor a error respecto al origen empresarial. Es claro que existe relación competitiva entre los productos que la marca solicitada pretende amparar y