CE-11001-03-24-000-2005-00002-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Marca Notoriamente conocida A manera de conclusión, puede afirmarse que la presencia de la similitud orográfica y fonética entre los signos en contienda crea un evidente riesgo de confusión en el público consumidor, razón suficiente para declarar la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Así las cosas, y en vista de que con las mismas pruebas se consideró por esta Sala que la notoriedad de la marca “LISTERINE” estaba acreditada, y no existiendo razón alguna para desconocer las mismas o valorarlas de forma diferente, se tendrá por cierta la notoriedad alegada. La notoriedad de la marca, obliga a las autoridades a proteger de forma especial y rigurosa la misma a fin de evitar que signos parasitarios se lucren del buen nombre y reconocimiento de un signo que es notoriamente reconocido en el mercado, así lo dispuso el Tribunal en la interpretación prejudicial traída al plenario.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 56

NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de una marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 2002-00107, MP. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta. Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2004, Rad. 2002-00127, MP. Olga Inés Navarrete Barrero.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23209 DE 2003 (17 de septiembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00002-01

Actor: WARNER LAMBER COMPANY LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por el actor en acción de nulidad contra la Resolución No. 23209 de 17 de septiembre de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “LISTER” nominativa para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA El actor, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina1, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Que se declare nula la Resolución No 23209 de 17 de septiembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. ALPERT & CO. y se concedió el registro de la marca “LISTER” (Nominativa), para distinguir preparaciones para blanquear y

otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Segunda.- Que se ordene la cancelación del registro de la marca “LISTER” a nombre de la sociedad LABORATORIOS LISTER S. A., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercera.- En subsidio, ordenar que se limite el registro de la marca “LISTER” (Nominativa) a nombre de la sociedad LABORATORIOS LISTER S. A., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, excluyendo los enjuagues bucales, productos relacionados con la higiene bucal y similares.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda La Sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca 1 Si bien en el escrito de demanda se manifestó que la acción impetrada era la de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., la Sala interpreta que la acción incoada es la de simple nulidad conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. del signo LISTER (denominativo), para distinguir productos de la Clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial Nº. 381 de 11 de agosto de 1993, de manera que contra ella se presentó observación por parte de la sociedad

H. ALPERT & CO., con fundamento en la solicitud anterior del signo LISTER, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº. 23209 de 17 de septiembre de 2004, declarando infundada la oposición presentada y concediendo el registro del signo LISTER (denominativo). Finalmente la actora advierte que esta Sección profirió sentencia el 28 de Noviembre de 1996 dentro del expediente No. 2733, en la cual se pronunció sobre el registro de la marca “LISTER” solicitado por la sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA. para identificar productos de la clase 21 del Decreto 755 de 1972.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como vulnerados el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el artículo 73, literal a) de la Decisión 313, en concordancia con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así: La Superintendencia de Industria y Comercio debió aplicar la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo se presentó el 17 de enero de 1991 en vigencia de la mencionada Decisión 85.

Estima que la entidad demandada se debió abstener de conceder el registro del signo solicitado en tanto que este resulta similarmente confundible con una marca anteriormente registrada por un tercero y para productos respecto de los cuales el

uso de la marca LISTER puede inducir al público consumidor a error. Fundamenta lo anterior, en que los signos en conflicto son similarmente confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, por lo que no sólo se generará un riesgo de confusión sino también riesgo de asociación al impedir al consumidor distinguir los productos fabricados por la sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. de aquellos producidos por la sociedad WARNER

LAMBERT COMPANY LLC.

Recuerda que en casos similares, la Superintendencia ha negado el registro del signo LISTER (denominativo) por considerarlo confundible con la marca LISTERINE (denominativo), por lo que no entiende como ahora omite las consideraciones que ella misma ha tenido en cuenta para negar el consabido registro. Asimismo arguye que el signo LISTER (denominativo) fue solicitado para distinguir productos de la Clase 3 mientras que la marca LISTERINE (denominativa) distingue productos de la Clase 5. En la primera clase se encuentran los dentífricos y dentro de éstos, productos de higiene oral tales como cremas dentales, ceda dental y enjuagues bucales. Por otra parte, en la Clase 5 se distinguen enjuagues bucales medicados, productos que tienen una estrecha relación unos con otros ya que son comercializados en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público consumidor. En consecuencia, para la actora existe una conexión competitiva que causa riesgo de confusión a pesar que los enjuagues bucales medicados y los enjuagues bucales no medicados se encuentren catalogados en una Clase diferente ya que son productos pertenecientes a un mismo género. Finalmente esgrime que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal

g) del artículo 58 de la Decisión 85, ya que ignoró el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones, expresando que la Resolución acusada se profirió con fundamento en la normas propias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como quiera que se pudo establecer que entre los signos en conflicto no se genera confusión, conclusión a la que se llega luego del análisis desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual que muestra en forma evidente que no son semejantes entre sí y pueden coexistir en el mercado sin el temor de llevar a error al público consumidor. En cuanto la notoriedad, refiere que estando desvirtuada la similitud entre los signos, se hace innecesario entrar a estudiarla, a más que no fue examinada en sede administrativa en razón a que el titular de la marca “LISTERINE” no presentó oposición alguna. Finalmente reitera que para negar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de un signo previamente registrado debe existir similitud entre ellos, por lo que resulta irrelevante que sea o no notoria la marca que se pretende oponer ya que entre ella y la registrada no existe similitud. 2.- Tercero interesado. Expresa que la decisión de otorgar el registro del signo LISTER (nominativo) obedece a una correcta aplicación de la norma comunitaria puesto que las marcas LISTER y LISTERINE no tienen semejanzas que puedan inducir al consumidor a

error, por consiguiente, dichos signos pueden coexistir en el mercado sin que pueda señalarse que la marca cuyo registro se demanda está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Del mismo modo estima que LABORATORIOS LISTER S.A. logró la cancelación por no uso de la marca LISTERINE en la Clase 3, hecho que contradice la notoriedad general alegada por la actora en tanto que para ello se requiere que se demuestre el uso de la misma. Establece que las marcas en contienda vienen coexistiendo de tiempo atrás dado que la marca LISTER y el nombre comercial LABORATIOS LISTER S. A. datan de 1935, circunstancia que da cuenta de la coexistencia de los signos, y de que no hay conexión competitiva alguna si se tiene en cuenta que la actora no comercializa ningún dentífrico en Colombia. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados y las que allegaron las partes en la oportunidad correspondiente; se trasladaron las pruebas practicadas dentro del expediente No 1100103224000202127. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN -. La Superintendencia de Industria y Comercio. Presentó alegatos de conclusión manifestando la ausencia de similitud ortográfica, fonética y conceptual de las marcas y reiterando que se nieguen las pretensiones de la demanda. -. La parte demandante La parte actora presentó alegatos de conclusión insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda y haciendo hincapié en las pruebas trasladadas allegadas al plenario y dirigidas a demostrar la notoriedad de la marca

“LISTERINE”, reitera que existen “precedentes jurisprudenciales” de esta Sección contenidos en las decisiones adoptadas el 28 de noviembre de 1996 dentro del expediente No. 2733 y de 9 de septiembre de 2004 en el expediente 2002-0127. -. Tercero Interesado Pregona la coexistencia pacífica de las marcas “LISTER” y “LISTERINE” como hecho que demuestra la ausencia de confusión o de riesgo de este para el consumidor medio. Reitera la falta de similitud fonética entre las marcas, diferencia que radica en que las dos se pronuncian de manera diferente, por una parte la palabra “LISTER” está compuesta por dos sílabas, mientras “LISTERINE” está compuesta por cuatro. Advierte que la marca “LISTERINE” es reconocida como enjuague bucal, producto para el que no es usada la marca “LISTER” en tanto que su titular, LABORATORIOS LISTER S. A., tiene la marca “PLAKOS” para distinguir productos de ese tipo.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 042-IP-2011 recibido en esta corporación el 3 de agosto de 2011, señala: Que, las normas contenidas en “el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, en concordancia con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de

la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo LISTER (denominativo), fue el 17 de enero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 58 literal f) de la Decisión 85; y, conforme a lo dispuesto por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…) Disposiciones Transitorias 2 Folios 310 a 335 del Cuaderno Principal. PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; (...)”. En cuanto la comparación de signos denominativos sostuvo: “En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser

observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en

materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro. En el presente caso, la solicitud de registro del signo LISTER (denominativo) fue presentada el 17 de enero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, ésta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de

terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Quien alega la notoriedad de un signo debe probarla. Además, de no probarse la notoriedad de la marca, el Juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos de la Clase3 y los productos de la Clase 5.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

NOVENO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 3 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos comprendidos en la Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 3 con productos comprendidos en la Clase 5.

DÉCIMO: El juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un

registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

DÉCIMO PRIMERA: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

DÉCIMO SEGUNDA: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.” VI.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Se trata de la Resolución No. 23209 de 17 de septiembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “LISTER” nominativa para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos Tal y como se anotó anteriormente, la actora esgrime que la Superintendencia desconoció las reglas de registrabilidad de manera que otorgó fuerza distintiva al signo cuyo registro fue otorgado. Siguiendo con la interpretación prejudicial dada para este asunto, deberá la Sala verificar si el registro dado para la marca “LISTERINE” para distinguir productos de

la Clase 5 de la Clasificación Internacional se encuentra vigente, en este punto señaló el Tribunal Andino de Justicia: “En el caso concreto, el tercero interesado en el proceso manifiesta que “LABORATORIOS LISTER S. A. (…) obtuvo por parte de la Superintendencia (…) la cancelación por no uso de la marca LISTERINE, en la clase 3”, razón por la cual WARNER LAMBERT COMPANY no presentó recurso. Afirma además que “este hecho es contradictorio de la notoriedad general alegada por la parte actora por cuanto para existir notoriedad primero debe existir “USO”; lo cual no sucedió con la marca LISTERINE clase 3, por lo tanto el Tribunal se referirá al tema. El Tribunal considera oportuno recordar al juez consultante, que al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso. Es decir, el juez consultante al momento de realizar el cotejo entre el signo LISTER (denominativo) y la marca LISTERINE (denominativa), deberá verificar si el registro de ésta última marca se encuentra vigente en la vida jurídica.” En este preciso punto la Sala debe hacer claridad en el sentido de concretar que la marca que se opone al registro del signo “LISTER” para la Clase 3 es la marca “LISTERINE” registrada para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, de manera que si a esta marca le fue cancelado su registro por no uso

para productos de la Clase 3, ello se aprecia irrelevante para este caso. Con todo, las causales que se esgrimen por la demandante no han dejado de existir, ya que la cancelación por no uso alegada por el tercero interesado se refiere a la marca “LISTERINE” registrada para la Clase 3, mientras que la marca que se opone al registro demandado es esa misma pero registrada para Clase 5, cuyo registro no se encuentra cuestionado en el proceso ya que el mismo se demostró conforme el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que obra a folios 413 y 414 del expediente. En consecuencia, la Sala podrá resolver el asunto y los problemas jurídicos que de este se derivan. 1.- Reglas para el cotejo de marcas denominativas. Siguiendo las reglas trazadas por la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas nominativas “LISTER” y “LISTERINE”, son:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la

mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2. - Similitud ortográfica, fonética y conceptual. En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben establecer los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar ideas, (sic) que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”3 Conforme las reglas transcritas, la Sección entrará a desarrollar el estudio correspondiente a fin de verificar la existencia de similitud ortográfica, fonética e ideológica, de forma tal que se constate si existe o no semejanza entre las marcas enfrentadas de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

MARCA OPOSITORA

3 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2011

L I S T E R I N E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCA CUYO REGISTRO SE OTORGÓ L I S T E R 1 2 3 4 5 6

De la comparación se desprende lo siguiente: Existe similitud ortográfica entre los signos a comparar, en efecto, la comparación arroja que las denominaciones comparten las vocales “i” y “e” radicadas en las letras 1 y 5, y que el prefijo “LIS” es común a las dos marcas, circunstancias que denotan una coincidencia inocultable que conduce a verificar una clara similitud ortográfica. A juicio de la Sala, le asiste razón a la demandante en el sentido de señalar que la expresión “LISTER” común a amabas marcas genera una evidente semejanza ortográfica entre ellas, ya que la terminación “INE” presente en el signo cuestionado no ofrece la suficiente carga distintiva para menguar el resigo de confusión. En cuanto la similitud fonética se tiene: LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER – LISTERINE – LISTER Si se pronuncian las denominaciones sucesivamente, se encuentra que la terminación “INE”, sufijo de “LISTERINE”, no imprime distinción al sonido