CE-11001-03-24-000-2005-00003-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Confusión indirecta En este orden de ideas, el signo “TACONACHO” no puede ser objeto de registro en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de la Niza, pues vislumbra una clara semejanza desde el punto de vista ideológico con la marca “NACHOS”, ocasionando la denominada “confusión indirecta”, ya que el consumidor puede asumir que los productos adquiridos tienen un mismo origen empresarial. De otra parte, como lo advirtió la Sala en sentencia de 20 de junio de 2013 (Expediente núm. 2006-00185, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), en tratándose de signos débiles, como ocurre en este caso con la marca cuestionada, admitirse su concesión además de desproteger a los consumidores, sería concederle la fuerza distintiva que no tienen.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136.

NOTA DE RELATORIA: Signos débiles, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de 2013, Rad: 2006-00185, MP. Guillermo Vargas Ayala.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 0138971 DE 2004 (25 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 22375 DE 2004 (9 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 26563 DE 2004 (26 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 13972 DE 2004 (25 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 22376 DE 2004 (9 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 26572 DE 2004 (26 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00003-00

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.. 013971 de 25 de junio de 2004, 22375 de 9 de septiembre de 2004, 26563 de 26 de octubre de 2004, 13972 de 25 de junio de 2004, 22376 de 9 de septiembre de 2004 y 26572 de 26 de octubre de 2004, expedidas por la citada entidad.

I. DEMANDA.-

I.1La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: - La nulidad de la Resolución núm. 013971 de 25 de junio de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TACONACHO” de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - La nulidad de la Resolución núm. 22375 de 9 de septiembre de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. - La nulidad de la Resolución núm. 26563 de 26 de octubre de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución núm. 013971 de 2004, confirmándola en todas sus partes. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó que se le ordene a la entidad demandada cancelar el registro de la marca “TACONACHO”, para

identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; e, inscribir la referida cancelación. Igualmente, solicitó: - La nulidad de la Resolución núm. 013972 de 25 de junio de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TACONACHO” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de la Niza en favor de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA. - La nulidad de la Resolución núm. 22376 de 9 de septiembre de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. - La nulidad de la Resolución núm. 26572 de 26 de octubre de 2004 (expediente núm. 03 89091), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución núm. 013972 de 2004, confirmándola en todas sus partes. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó que se le ordene a la entidad demandada cancelar el registro de la marca “TACONACHO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional

de Niza; e, inscribir la referida cancelación. Igualmente, solicitó que se comunique el fallo que se profiera a la Superintendencia de Industria y Comercio; que se expida copia del mismo y se ordene su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. Asimismo, que la citada entidad demandada dicte dentro del día siguiente a la comunicación del fallo que se profiera, Resolución en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A. Que se condene en costas a la demandada. I.2Fundamentos de Hecho: La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que el día 12 de abril de 2000, la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., solicitó el registro de la marca “TACONACHO” para distinguir productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que la marca era un signo mixto, que tenía las siguientes características: Explicó que contra la referida solicitud, la sociedad ATILA DE COLOMBIA, en ese entonces titular de las marcas “NACHOS” “mixta y nominativa” en las Clases 29 y 30, hoy en cabeza de la actora, presentó demanda de oposición debido a las semejanzas existentes entre “NACHOS” y “TACONACHO”. Manifestó que mediante Resolución núm. 28268 de 31 de octubre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición mencionada, por encontrar semejanzas entre los signos en conflicto y negó el

registro de la marca “TACONACHO”. Adujo que contra la decisión anterior, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se resolvieron en forma desfavorable, respectivamente, mediante las Resoluciones núms. 12767 de 24 de abril de 2001 y 25214 de 31 de julio de 2002, y se declaró agotada la vía gubernativa. Expresó que el 22 de agosto de 2003, suscribió un acuerdo con la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., mediante el cual se comprometió a no identificar sus productos a través de la expresión “TACONACHO” y a no identificar con un signo que resulte confundible con sus marcas. Resaltó que pasado solo mes y medio de la celebración del acuerdo antes mencionado, es decir, el 7 de octubre de 2003, la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA. solicitó el registro de la marca “TACONACHO” para identificar productos comprendidos dentro de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ambos casos se trata de un signo mixto, cuyo gráfico es el siguiente: Sostuvo que la solicitud de “TACONACHO” en la Clase 30, fue radicada bajo el expediente núm. 0389091 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 534 de 2003. Indicó que presentó oposición a la solicitud anterior con base en los registros previos de la marca “NACHOS” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de la Niza. Afirmó que mediante Resolución núm. 32212 de 28 de septiembre de 2001, la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que entre los signos “TACONACHO” y “NACHOS”, no existen semejanzas de ningún tipo, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas y concedió el registro de “TACONACHO”. Señaló que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión anterior, los cuales se resolvieron en forma desfavorable, respectivamente, mediante Resoluciones núms. 22376 de 9 de septiembre de 2004 y 26572 de 26 de octubre de la misma anualidad y se declaró agotada la vía gubernativa. Manifestó que, a su vez, la solicitud de “TACONACHO” en Clase 29, se radicó en el mismo expediente núm. 0389091 y se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 534 de 2003. Expresó que mediante Resolución núm. 013971 de 25 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, estableció que entre los signos “TACONACHOS” y “NACHOS”, no existen semejanzas de ningún tipo, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas y concedió el registro “TACONACHO”. Adujo que contra la decisión anterior, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se resolvieron en forma desfavorable, respectivamente, mediante las Resoluciones núms. 22375 de 9 de septiembre de 2004 y 26563 de 26 de octubre de la misma anualidad, y se declaró agotada la vía

gubernativa. (Folios 19 a 22 del expediente) I.3Fundamentos de Derecho: En apoyo a sus pretensiones, la sociedad actora adujo la violación de los artículos 135, literal i) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: Que la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136, tiene como presupuesto dos circunstancias las cuales deben concurrir para que una marca pueda ser negada. En primer lugar, debe presentarse identidad o semejanza entre la marca solicitada y la registrada, y en segundo lugar, el uso de la marca debe ser susceptible de causar un riesgo de asociación o confusión. Precisó que frente al primer aspecto, resulta fundamental analizar las marcas en conflicto “TACONACHO” – “NACHOS” bajo la perspectiva de los criterios contemplados por la doctrina y la jurisprudencia para determinar la confundibilidad entre dos signos.

Explicó que tales criterios son: (i) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; (ii) Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas; (iii) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; y (iv) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Adujo que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó la comparación de los signos “TACONACHO” y “NACHOS” en la Clase 30

(expediente núm. 00-26855) bajo los criterios mencionados en el párrafo que precede, encontró que ambos signos tenían semejanzas visuales, ortográficas y auditivas, tal como consta en la Resolución que negó en primera instancia el registro de “TACONACHO” (Resolución núm. 28268 de 31 de octubre de 2000) y en las decisiones que confirmaron tal negativa. Manifestó que carece de toda lógica jurídica que la Superintendencia de Industria y Comercio haya denegado el referido registro en el año 2000 y que tan solo poco tiempo después haya adoptado un criterio absolutamente contradictorio sobre un caso idéntico al decidido anteriormente. Indicó que al hacer un estudio comparado de las decisiones que resolvieron el conflicto entre las marcas controvertidas bajo los expedientes núms. 26855 y 03 89091 (actual), se pudo encontrar que ambas reconocen que en la expresión “TACONACHO” predomina la parte nominativa. a) Sobre el alcance de la confusión: Sostuvo que bajo el expediente núm. 26855, respecto a la marca “TACONACHO” en Clase 30, la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que: “Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos encontramos que el signo TACONACHO (mixta en la cual predomina la denominación), las marcas registradas NACHOS y la marca anteriormente solicitada TACO, resultan ser similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético”. “Estas coincidencias dentro del mercado generarían confusión indirecta, pues sin duda alguna, la presencia de dichos términos en

los signos comparados, irremediablemente generaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca”. Aseveró que, por su parte, dentro del Expediente núm. 03 89091 (actual), en lo referente a la marca “TACONACHO” en Clase 30, la entidad demandada indicó lo siguiente: “Así, se observa que entre los signos en cotejo TACONACHO (mixta) y NACHOS (nominativa), no existen suficientes semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas ni conceptuales que generen confusión directa o indirecta”. b) Sobre la distintividad del elemento gráfico: Precisó que bajo el expediente núm. 26855, en lo referente a la marca “TACONACHO” en Clase 30, la Superintendencia de Industria y Comercio, se pronunció respecto al siguiente gráfico así: “En cuanto a los elementos gráficos que hacen parte de la marca solicitada, éstos no cuentan con las características suficientes para otorgar al signo la distintividad necesaria frente a las marcas registradas y a la solicitada anteriormente”. Adujo que dentro del expediente núm. 03 89091 (actual), en lo referente a la marca “TACONACHO” en Clase 30, frente a un gráfico similar, la demandada indicó: “Así mismo, aunque las expresiones comparten la expresión NACHO, vemos como el signo solicitado a registro cuenta con un elemento gráfico llamativo y suficientemente distintivo…” c) Sobre la coexistencia de los signos en el mercado: Indicó que en el expediente núm. 0026855, en lo referente a la marca

“TACONACHO” en Clase 30, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó: “Por lo tanto los referidos signos no podrían coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los artículos con ellos identificados, y por ende sobre su calidad y características…” Manifestó que dentro del expediente núm. 03 89091 (actual), la solicitud de marca “TACONACHO” en Clase 30, la citada entidad señaló: “Por lo anterior consideramos que es posible que coexistan las marcas aquí en conflicto, sin que se presente riesgo de confusión para el consumidor de tales productos”. Concluyó que en virtud de todo lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio ha creado una situación de completa inseguridad jurídica, pues frente a casos similares ha decidido de manera distinta, lo cual perjudica no solo a los empresarios sino a los consumidores en el mercado y se aleja de la legalidad al desconocer la vigencia de la cosa juzgada. Precisó que, de otro de lado, la similitud existente entre la palabra NACHOS y TACONACHO ha sido reconocida por la propia sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., al firmar el acuerdo de coexistencia. Agregó que bajo el título de “COMPROMISO DE CAMBIO DE MARCA”, la sociedad antes mencionada se obligó a “modificar el signo con el que distingue sus productos alimenticios, para en adelante suprimir de los mismos el signo TACONACHO, limitándose a identificar sus productos con otra expresión que no resulta confundible con las marcas previamente registradas por FERRIS”.

Arguyó que el anterior compromiso fue desconocido por la pluricitada sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., en un comportamiento de mala fe en el que desconoció su pacto celebrado y buscó un nuevo registro de la marca que inicialmente fue negada, para lograr el registro del signo “TACONACHO”. Consideró que tal actuar debe ser sancionado con la declaratoria de nulidad solicitada, en atención a lo señalado en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que reza: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe”. Explicó que la similitud entre las marcas en conflicto resulta evidente, por cuanto se encuentran dentro de una misma Clase de productos que guardan afinidad entre sí. Afirmó que tanto su marca “NACHOS” como “TACONACHO” protegen productos comprendidos en Clase 30 internacional, lo cual le afecta, toda vez que su signo pierde poder distintivo frente al público consumidor, no solo en cuanto a la facultad de la marca en identificar los productos de la mencionada Clase 30, sino a la posibilidad de que dicho público asocie el signo registrado con su productor. Alegó que las mismas consideraciones señaladas para el registro de la marca “TACONACHO” en la Clase 30, son aplicables para su registro en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de la Niza, debido a las semejanzas existentes.

Sostuvo que no obstante lo anterior, considera del caso resaltar el hecho de que aunque la marca cuestionada (TACONACHO) es de carácter mixto, el elemento predominante es el nominativo, pues si se verifica una confrontación entre los dos signos enfrentados, resulta que la marca solicitada es casi idéntica a la registrada. Precisó que gráficamente es evidente la similitud y confundibilidad que existe entre su marca y la solicitada, induciendo con ello al público a error. Argumentó que fonéticamente “NACHOS” y las dos últimas sílabas de “TACONACHO” son pronunciadas y oídas de forma idéntica y la expresión adicional “TACO” no alcanza a diferenciarlas en forma suficiente. Manifestó que teniendo en cuenta que la forma más común en que el público consumidor demanda los productos en los supermercados tiendas o almacenes es verbalmente y la similitud y el riesgo de confusión para quien solicite un producto identificado con las dos marcas es indudable: TACONACHO NACHOS Indicó que como se puede apreciar, la marca solicitada y la protegida, dada la Clase de productos que pretenden amparar, tienen un público objetivo que podría resultar confundido. Esto se evidencia aún más, si se tiene en cuenta que el consumidor es por lo general descuidado y al ver que la segunda expresión por la cual está compuesta la marca solicitada, asimiliará sus productos como de un mismo empresario o inclusive podría pensar que se trata de un mismo producto. Adujo que en relación con la apreciación sucesiva y no simultánea, la impresión que produce la primera marca condiciona al consumidor en su visión de la

segunda, llevándolo necesariamente a confundirlas por las semejanzas existente entre ellas, de la forma en que se muestra a continuación: TACONACHO-NACHOS– TACONACHO-NACHOSTACONACHO-NACHOSTACONACHO-NACHOS– TACONACHO-NACHOSTACONACHO-NACHOSExpresó que frente la identidad entre las Clases como elemento determinante de confusión, sumada a la gran semejanza gramatical y fonética, llevan a pensar que de darse el uso de la marca “TACONACHO” se confundiría al público consumidor. Resaltó que no solo existe la identidad antes enunciada, sino que además existe una semejanza en los productos que identifica cada una de ellas, ya que mientras la marca “NACHOS” protege carne, pescado, aves y caza; “TACONACHO” pretende proteger todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de la Niza, lo que evidentemente le afecta sus intereses, toda vez que su marca pierde poder distintivo frente al público consumidor, no solo en cuanto a la facultad de la marca en identificar sus productos, sino a la posibilidad de que dicho público asocie el signo registrado con su productor. Afirmó que los consumidores en el mercado, asociarían las expresiones en conflicto y pensarán que ellas tienen el mismo origen empresarial, lo cual acaba con el papel esencial que cumplen las marcas en el mercado. Sostuvo que en el caso sub examine se configuró una falsa motivación, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio carecía de un “motivo mejor para fallar

un mismo caso con soluciones disímiles” tal como se explicó en párrafos anteriores. (Folios 14 a 39 del expediente).

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda, se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y fundamentó su oposición, en esencia, en lo siguiente: Que con la expedición de los actos acusados, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto entre las dos expresiones en conflicto “TACONACHO” y “NACHOS”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí. Aseveró que desde el punto de vista de la estructura (cotejo visual y fonético), se pudo determinar que la marca solicitada está estructurada por diez letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora que consta de seis letras, es decir, que hay una estructura completamente distinta o diferenciadora. Adujo que también ha de descartarse la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y su longitud es distinta. En este sentido la sílaba tónica de los signos confrontados está compuesta por diferentes letras, y al ser diferente la

composición, mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de ella. Expresó que aunque las marcas en conflicto comparten la expresión -NACHO-, se tiene que el signo “TACONACHO” cuenta con un elemento gráfico llamativo y suficientemente distinto, además de la expresión –TACOque unida al término – NACHOgenera en la pronunciación un impacto fonético disímil y diferenciador de la marca ya registrada, por lo que la percepción sonora de estas marcas es diferente. Indicó que en el campo conceptual tampoco existe ningún tipo de relación entre los signos. El signo a registrar se capta como marca de fantasía, mientras que el ya registrado “NACHOS” cuenta con un elemento conceptual que lo hace diferente y fuera de un riesgo de asociación. Concluyó que, por lo anterior, la marca “TACONACHO” para distinguir productos de las Clases 29 y 30, es registrable, conforme a las disposiciones de la normativa andina, evidenciándose, en consecuencia, la legalidad de los actos administrativos acusados. (Folios 223 a 229 del expediente) II.1.2. La Sociedad TACO Y NACHO MEX LIMITADA, tercera interesada en las resultas del proceso, a través de apoderada, contestó la demanda, y en esencia, se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, en los siguientes términos: Que no es cierta la afirmación del actor, según la cual, el signo solicitado “TACONACHO” (mixto) crea confusión al consumidor con la marca “NACHOS”, ya que cada una de ellas posee elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y novedosas entre sí, tanto desde sus elementos

nominativos, como desde sus elementos gráficos, por cuanto la parte gráfica de la solicitada posee un concepto propio como es: “UN AJÍ O CHILI COMO FIGURA

HUMANIZADA DE UN MEJICANO”.

Solicitó que se considere la expresión “NACHOS” como genérica para distinguir un producto de la Clase 30, pues la sociedad demandante distingue con dicha marca genérica a los nachos que se distribuyen en las salas de cine de

CINECOLOMBIA.

Manifestó que prueba de la “genericidad” de la marca NACHO (singular) o NACHOS (plural), es el significado de la expresión “nacho” como alimento ya muy popularizado en Colombia, cuyo origen es netamente mejicano y que se entiende como: “… una tortilla de maíz, que se sirve acompañada de ahogado, salsa de tomate, queso enrejado, pimientos, cebollas rojas, chillies, cocidos y con salsa casera y crema agria”. Indicó que frente a los términos genéricos registrados y el derecho que tiene su titular sobre ellos, el Tratadista JORGE OTAMENDI, en su libro DERECHO DE MARCAS, expresó que tales términos se refieren a partículas de uso común, que no pueden ser monopolizadas por persona alguna, pues son de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ellas. Señaló que según la Superintendencia de Industria y Comercio, una marca puede carecer de distintividad cuando resulta confundible con marcas anteriores o cuando se trata de una expresión que forzosamente pertenece al dominio público y de la cual nadie puede apropiarse con carácter exclusivo o excluyente.

Adujo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la apropiación de signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes no está permitida, razón por la cual las marcas que contienen esa categoría de expresiones son consideradas débiles. Alegó que mal puede el demandante arrogarse el derecho a impedir que terceros empresarios utilicen en sus marcas elementos de uso común como “nachos”, por cuanto como ya se dijo, es débil, por ser un término genérico que distingue a una tortilla de maíz. Afirmó que al observarse las marcas enfrentadas en su conjunto, tal como lo han establecido la Doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pudo determinar que la parte nominativa, así como la figurativa de la marca solicitada a registro frente a la marca de la oposición, le otorgan suficiente distintividad y novedad. Marca solicitada Marca registrada Sostuvo que la demandante fraccionó de manera deliberada la marca “TACONACHO” sin tener en cuenta su visión en conjunto, su estructura general y la totalidad de los elementos que la integran, por ende, al efectuarse una comparación o cotejo en conjunto de las marcas, sin fraccionamientos, y un análisis pormenorizado de campos en que los signos pueden producir confusión, como lo son el gramatical, visual, auditivo y conceptual, se llega a concluir que los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión. Expresó que al tomar cada uno de los signos como denominativos, se pudo encontrar que tanto el signo “TACONACHO” (mixto) como los signos “NACHOS”

(mixto), están compuestos de una sola palabra, lo que lleva claramente a concluir, sin dificultad alguna, que las marcas enfrentadas carecen de cualquier estrecha semejanza visual u ortográfica ni auditiva, pues ostentan una imagen, denominación y pronunciación fonética totalmente disimilar. Aseveró que cada una de las marcas en conflicto le otorga al consumidor una idea completamente diferente, pues es claro que “NACHO”, por tener significado propio, le da idea al consumidor de una tortilla de maíz; en tanto la palabra “TACONACHO”, no le da idea alguna al mismo, por no tener significado propio. Mencionó que en relación con la marca solicitada, es claro que su parte gráfica es predominante sobre su parte nominativa, pues tiene un significado conceptual, dándole al consumidor, como ya se dijo, la idea de “UN CHILI O AJO CON LA FIGURA HUMANIZADA DE UN MEJICANO” y por el contrario, la parte mixta de la marca “NACHOS” le dice al consumidor que es una mazorca que evoca a una tortilla que se hace de maíz. Manifestó que el signo “TACONACHO” no es una expresión genérica, sino que, por el contrario, es de fantasía, suficientemente distintivo que conforma una marca completamente caprichosa y característica. Relacionó certificados vigentes registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que contienen la palabra “nachos” en la Clase 29 y 43 internacional; ésta última, por tener conexidad competitiva con la Clase 29, ya que se trata de servicios de restauración. Así:

FECHA DE MARCA PROPIETARIO VIGENCIA N° DE

SOLICITUD REGISTRO

21 de marzo BANANACHOS AGRO 29 de abril de 201001 de 2003 (Clase 29) INDUSTRIAL 2014

COMERCIAL

LIMITADA

AGRINCO LTDA. 5 de mayo de BUENACHOS PRODUCTOS 28 de 203601 1997 (Clase 29) ALIMENTICIOS noviembre de

BOCADELI 2007

S.A. DE C.V. 27 de enero BUENACHOS PRODUCTOS 28 de 212868 de 1998 (Clase 29) ALIMENTICIOS septiembre BOCADELI de 2008 S.A. DE C.V. 12 de agosto PINACHOS RODRIGO 28 de abril de 289750 de 2003 (Clase 43) CARDONA 2014 GRISALES Indicó que los anteriores registros develan que la expresión “NACHOS” ha perdido fuerza distintiva en la Clase 29 internacional, constituyéndose en una marca débil. Señaló que “TACONACHO” es un signo formado por un grupo de elementos que le dan originalidad, lo cual fija la atención del público y evita cualquier posibilidad de confusión, pues no tiene relación con los productos que han de ser amparados, contrario a lo que sucede con las marcas genéricas como “NACHOS” Adujo que, por otra parte, respecto al aludido acuerdo privado de coexistencia, éste no puede excluir el estudio de registrabilidad solicitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio; además, de que ésta no es la instancia procesal para debatir si se le dio o no cumplimiento, amén de que dicho acuerdo comporta el uso de un signo muy diferente al concedido. (Folios 234 a 248 del expediente)

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las Resoluciones núms. 013971 de 25 de junio de 2004, 22375 de 9 de septiembre de 2004, 26563 de 26 de octubre de 2004, 13972 de 25 de junio de 2004, 22376 de 9 de septiembre de 2004 y 26572 de 26 de octubre de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedieron los registros de la marca “TACONACHO” de la s