CE-11001-03-24-000-2005-00009-01-2011

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas DIANE y DIAMEB / MARCAS DIANE Y DIAMEB - Existencia de similitud y riesgo de confusión / MARCAS DIANE Y DIAMEB - Amparan productos farmacéuticos Ambas marcas presentan plena identidad en cuanto se refiere a la primera consonante; a las vocales que contienen y al orden en que se encuentran dispuestas; en el número de sílabas y, por último, en el uso de la raíz DIA, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista visual, la primera impresión no es precisamente de similitud, pues si bien emplean el mismo prefijo, la desinencia de cada una de las marcas les imprime una distintividad propia que las hace inconfundibles. Aunado a lo anterior y de acuerdo con las explicaciones que anteceden, tampoco se puede afirmar que las marcas sean iguales en el plano auditivo, al no ser coincidentes sus notaciones o acentos prosódicos, y al ser totalmente distintas sus desinencias. Además de lo dicho hasta aquí, observa la Sala que el prefijo DIA, se encuentra presente en diferentes medicamentos (DIARSED, DIADED, DIAZEPAM, DIADERMINE, DIANTALITO, DIATYL, DIALIFLEX), lo cual permite predicar que el mismo es de carácter genérico o de uso común, y por ello, el titular del registro de la marca DIANE no puede pretender un uso exclusivo de dicho prefijo frente a otros que también lo incluyan. Así las cosas, no hay una razón valedera para impedir el registro de la marca DIAMEB solicitada para registro por la firma LABORATORIO LUTECIA DE Colombia S.A. (…). No es dable predicar que los medicamentos distinguidos con las marcas en

conflicto, tengan el mismo principio básico, ni las mismas indicaciones y contraindicaciones. Por otra parte, resulta claro para la Sala que el DIANE es un medicamento que puede resultar peligroso para quienes lo consuman de manera equivocada, e incluso para quienes lo ingieran por expresa prescripción médica, por lo cual se requiere de un estricto control médico. Todo ello explica el porqué la venta de dicho producto está sujeta a prescripción médica. En ese orden de ideas, es pertinente anotar que los profesionales de la salud, como conocedores especializados que son de los diferentes medicamentos que pueden prescribir para el tratamiento de las distintas patologías, jamás llegarán a confundir un producto con otro, más aún si se tiene en cuenta que los laboratorios, a través de visitadores médicos, les dan a conocer sus productos en forma directa y personalizada, quienes además de explicar sus características esenciales y sus propiedades curativas, les obsequian muestras de los mismos con el propósito de fomentar su prescripción. Por lo anterior y a diferencia de lo que suele ocurrir con los consumidores de otro tipo de productos, deviene altamente improbable que los galenos incurran en error o confusión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28028 DE 1999 (22 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 04135 DE 2000 (29 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 09457 DE 2000 (28 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

FUENTE FORMAL: DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 / DECISION 486 COMISION DE LA COMUNIDAD

ANDINA - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Se citan las Interpretaciones Prejudiciales 041-IP-2010 y 050-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00009-01

Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca DIAMEB

(nominativa) a la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la

Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución número 28028 de 22 de diciembre de 1999, mediante la cual, la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT y otorgar el registro de la marca DIAMEB, para distinguir productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2. Resolución número 04135 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución No. 20208 de 1999, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3. Resolución número 09457 de 28 de abril de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT”, contra la Resolución No. 28028 de 1999, confirmándola en todas sus partes y se declaró agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro de la marca DIAMEB No 275.564, para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional en el registro de la Propiedad Industrial. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte

en el proceso.1 2.- Fundamentos de hecho

1. El 9 de junio de 1999 la sociedad LABORATORIOS LUTECIA DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca DIAMEB (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, invocando su condición de titular de la marca DIANE, previamente registrada en la misma Clase 5ª, presentó oposición a la solicitud de registro.

3. A través de la Resolución No. 28028 del 22 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1 Folios 27 y 28 de este Cuaderno.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 04135 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución Nº. 09457 del 28 de abril de 2000, quien resolvió confirmar la Resolución Nº. 28028 de 1999. 3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 81 y 83 de la Decisión

344 de la Comunidad Andina, al pasar por alto que en este caso concurren los supuestos de irregistrabilidad consagrados en las normas comunitarias andinas, dada la falta de fuerza distintiva del signo solicitado y el riesgo de confusión y asociación empresarial que se puede presentar, de admitirse su coexistencia con la marca previamente registrada. De la comparación visual o gráfica de los signos DIANE y DIAMEB, resulta una evidente confusión, pues ambos están conformados por una sola expresión, tienen longitud parecida, tienen la misma raíz y la misma desinencia. Aparte de ello, la letra “N” de la marca DIANE es visualmente semejante a la letra “M” de la expresión DIAMEB. Según se puede observar, coinciden en cuatro letras, que son las mismas que forman la marca DIANE. Existe también cierto paralelismo en su conformación, pues la mayoría de consonantes y vocales se encuentran ubicadas en la misma posición; contienen el mismo número de sílabas y, por contera, sus raíces y desinencias son idénticas, así la consonante N se reemplace en la marca solicitada por la letra M y se le agregue la consonante B, diferencia que resulta irrelevante frente a las cinco coincidencias anteriormente señaladas. A juicio suyo se presenta en este caso una gran similitud fonética y gráfica, debiendo admitirse la oposición. Para tal efecto evocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado al resolver el conflicto marcario que involucró las marcas

HEMAVET y VERMAVET.

Analizó igualmente la similitud fonética, afirmando que había identidad en la

primera sílaba “DIA”, que las terminaciones son muy similares “NE” y “MEB”, y que la ordenación de las vocales es igual: I-A-E. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico advirtió que las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español, por lo que no debía realizarse ningún tipo de estudio sobre ese aspecto. Llamó la atención sobre la rigurosidad que debe aplicarse en tratándose del cotejo de marcas cuando identifican productos farmacéuticos, citando y transcribiendo para ello los apartes de una Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y algunos pronunciamientos del Consejo de Estado. Destacó que la marca solicitada reproduce un 90 % de la marca registrada, todo lo cual hace evidente la violación de lo dispuesto en el artículo 83 de la Decisión 344. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que los actos acusados se ajustan por completo a la normatividad aplicable en la materia. En ese mismo contexto, hizo referencia al tratamiento especial que debe imprimirse en el estudio de registrabilidad de marcas que pretenden identificar productos farmacéuticos y aseguró que en este caso no debía tenerse en cuenta el prefijo “DIA” por ser de uso común, debiendo concentrarse el análisis en las expresiones restantes. La marca solicitada DIAMEB está estructurada por cinco letras, diferenciándose de la marca opositora en la desinencia MEB, lo cual hace que desde el punto de

visual se perciba de manera diferente. El hecho de que ambos signos distingan productos destinados al restablecimiento de la salud en forma genérica, no significa que exista conexidad competitiva, porque de acogerse tal criterio, todos los productos farmacéuticos podrían relacionar entre sí. La rigurosidad que debe aplicarse en este tipo de análisis, debe tener en cuenta no al consumidor medio sino al consumidor especializado, esto es, al profesional de la salud, quien en últimas es quien prescribe el medicamento en razón de sus propiedades y en atención de las necesidades del paciente. Por tratarse precisamente de un profesional cono conocimientos especializados, resulta improbable que se presenten riesgos confusión y asociación empresarial. En lo que hace a los canales de comercialización, manifestó que “…los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto a un consumidor medio no tendría acceso directo a el, sino a través de un expendedor especializado”. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Debidamente notificada la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A., no presentó escrito de intervención en el proceso. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mientras las partes se limitaron a reiterar los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, el agente del Ministerio Público se mostró partidario de la expedición de una sentencia estimatoria, teniendo en cuenta las similitudes de orden ortográfico y fonético que existen entre los signos en conflicto y que pueden inducir a los consumidores al error. Explicó que el hecho de que las marcas no evoquen una idea o concepto concreto en la mente del consumidor,

contribuye a que se presenten riesgos de confusión. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 041-IP-2010 de fecha 4 de mayo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. Las siguientes fueron sus conclusiones: PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo DIAMEB (nominativo) fue presentada el 9 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DIAMEB

(nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, en este caso DIAMEB y DIANE, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad

debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0009, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento

a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” VI-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Los actos acusados La actora pretende obtener la nulidad de las Resolución 28028 de 22 de diciembre de 1999, mediante la cual, la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT y otorgar el registro de la marca DIAMEB, para distinguir productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza; 4135 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión inicial y concediendo el recurso de apelación; y 9457 de 28 de abril de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, manteniendo la decisión impugnada y declarando agotada la vía gubernativa. 2.- Los cargos de la demanda La sociedad demandante considera que con la expedición del acto acusado resultaron violados los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca denegada satisface plenamente los requisitos de registrabilidad consagrados en tales disposiciones. En ese orden de ideas, el acto acusado resulta contrario al ordenamiento jurídico.

3.- Normas aplicables al caso particular El Tribunal Andino de Justicia interpretó de manera oficiosa los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser las normas aplicables al caso concreto, cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. […] DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. […] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los

siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […] a) De conformidad con las normas transcritas, son susceptibles de registro aquellos signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, cuyo uso no afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, para identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios. 4.- Productos amparados por la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se refiere a marcas de la clase 5ª de la Clasificación Internacional, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en la misma: PRODUCTOS AMPARADOS VERSIÓNCLASE Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; 8 5ª material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 5.- Análisis de registrabilidad Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar ahora si la marca cuestionada cumple o no los requisitos de registrabilidad

establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, lo cual llevará a la Sala a determinar si los cargos formulados en la demanda deben ser despachados o no de manera favorable. Pues bien, dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 050-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010,2 la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse de su coexistencia en el mercado. En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

MARCA OPOSITORA D I A N E 1 2 3 4 5

MARCA CUESTIONADA D I A M E B 1 2 3 4 5 6

Desde el punto de vista de su conformación, se observa que la marca DIAMEB está compuesta por 3 vocales y 3 consonantes, mientras que la marca DIANE, lo está por las mismas 3 vocales y por 2 consonantes, tal como puede apreciarse en los siguientes cuadros:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA

D N 1 4

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA D M B 1 4 6

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA I A E 2 3 5 2 Ver folios 203 y siguientes del cuaderno principal.

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA I A E 2 3 5

Se colige entonces de lo anterior, que existe plena correspondencia en la

consonante inicial (D) de ambas marcas. No obstante lo anterior, no puede decirse lo mismo respecto de las demás, pues mientras en el signo opositor la segunda consonante es la letra N, en la marca cuestionada hay dos consonantes que no aparecen en aquella, concretamente las letras M y B. Por el contrario, las vocales incorporadas en ambos signos sí son idénticas (I-A-E) y, además de ello, se encuentran dispuestas en el mismo orden, formando las dos primeras el diptongo IA. Desde el punto de vista de su composición silábica, las diferencias entre las marcas enfrentadas son igualmente evidentes:

MARCAS REGISTRADA

DIA NE

1 2

MARCA SOLICITADA

DIA MEB

3 4 De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las marcas enfrentadas están conformadas por dos (2) sílabas, pero ellas tan solo son coincidentes en la primera (la raíz DIA). Desde el punto de vista fonético, al pronunciar las marcas de manera sucesiva, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte, tampoco se presentan riesgos de confusión: - DIANE – DIAMEB – DIANE – DIAMEB – DIANE – DIAMEB – - DIANE – DIAMEB – DIANE – DIAMEB – DIANE – DIAMEB – Es del caso destacar que en la marca DIANE la notación fonética está marcada en la letra A y que la desinencia NE se pronuncia elevando la lengua contra el paladar duro, esto es, contra la parte media de la cavidad superior de la boca. A diferencia de lo anterior, en la marca DIAMEB, el acento prosódico está puesto en la desinencia (MEB), cuya pronunciación es fundamentalmente labial. En virtud de

lo anterior, no es acertado predicar que los signos en conflicto se pronuncien de la misma manera, tal como lo aduce el demandante. En suma, de lo dicho hasta aquí se infiere que ambas marcas presentan plena identidad en cuanto se refiere a la primera consonante; a las vocales que contienen y al orden en que se encuentran dispuestas; en el número de sílabas y, por último, en el uso de la raíz DIA, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista visual, la primera impresión no es precisamente de similitud, pues si bien emplean el mismo prefijo, la desinencia de cada una de las marcas les imprime una distintividad propia que las hace inconfundibles. Aunado a lo anterior y de acuerdo con las explicaciones que anteceden, tampoco se puede afirmar que las marcas sean iguales en el plano auditivo, al no ser coincidentes sus notaciones o acentos prosódicos, y al ser totalmente distintas sus desinencias. Además de lo dicho hasta aquí, observa la Sala que el prefijo DIA, se encuentra presente en diferentes medicamentos (DIARSED, DIADED, DIAZEPAM, DIADERMINE, DIANTALITO, DIATYL, DIALIFLEX), lo cual permite predicar que el mismo es de carácter genérico o de uso común, y por ello, el titular del registro de la marca DIANE no puede pretender un uso exclusivo de dicho prefijo frente a otros que también lo incluyan. Así las cosas, no hay una razón valedera para impedir el registro de la marca DIAMEB solicitada para registro por la firma

LABORATORIO LUTECIA DE Colombia S.A.

Como quiera que las marcas DIANE y DIAMEB pertenecen a la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza y, están destinadas a identificar productos farmacéuticos para el consumo humano, es menester hacer algunas consideraciones al respecto, en atención a la recomendación del Tribunal Andino de Justicia, en el sentido de realizar un análisis mucho más prolijo y riguroso, dirigido a evitar que los consumidores acaben confundiendo un medicamento con otro, ya que su ingesta equivocada podría atentar contra su vida u ocasionar daños irreparables en su salud. En ese orden de ideas, la literatura médica aludida por la parte demandante3 y la información que puede consultarse en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (PLM Colombia, edición 2010), disponible también en Internet,4 permiten advertir que mientras el medicamento DIANE está indicado para “El tratamiento de las enfermedades andrógeno-dependientes en mujeres tales como acné, especialmente las pronunciadas y aquellas que van acompañadas de seborrea o de inflamación o formación de nódulos (acné papulopostuloso, acné noduloquístico), alopecia androgenética y formas leves de hirsutismo. Síndrome de ovario poliquístico.”, sirviendo igualmente para la protección anticonceptiva, el medicamento DIAMEB, está indicado para el tratamiento de las siguientes patologías: enteritis agudas y crónicas producidas por gérmenes sensibles (estafilococos, gérmenes Gram (-) en particular: Proteus, Salmonelas y Shigela), disenterías bacilares, diarreas por flora mixta, amebiasis intestinal (aguda y crónica) y es empleado igualmente para la esterilización del contenido intestinal. En cuando concierne al principio activo de tales medicamentos, esto es, a la

sustancia o componente que determina sus propiedades curativas o medicinales, se observa que mientras el DIANE tiene como principios activos el “Acetato de Ciproterona” y el “Estradiol”, el principio activo del DIAMEB es la “Diodohydroxyquinoline”. En cuanto se refiere a las contraindicaciones y a las precauciones especiales que deben tomarse en tratándose de la prescripción de estos medicamentos, se tiene lo siguiente: El DIANE está contraindicado en pacientes que tienen o han tenido episodios trombóticos, tromboembólicos arteriales o venosos (p. ej., trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto del miocardio), accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios, anginas de pecho, migrañas con síntomas neurológicos focales y Diabetes mellitus con compromiso vascular y se recomienda tener precauciones especiales en su prescripción a pacientes que padecen o han tenido antecedentes de pancreatitis asociados con hipertrigliceridemia, enfermedades hepáticas severas, tumores hepáticos, neoplasias conocidas o sospechadas, hemorragias vaginales sin diagnosticar, embarazo y lactancia. Además de todo lo anterior, ese medicamento no está 3 Folios 46 a 48 4 Consultar las siguientes páginas: [http://sobre-medicamentos.es/medicamentos-d/diane-ed.html] y [http://sobre-medicamentos.es/medicamentos-d/diameb.html] indicado en pacientes de sexo masculino. De igual modo, la literatura médica define como efectos secundarios no confirmados ni refutados derivados de su

consumo, los que se mencionan a continuación: trastornos oculares, intolerancia a los lentes de contacto, trastornos gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, trastornos inmunitarios, hipersensibilidad, aumento de peso, disminución de peso, trastornos del metabolismo y de la nutrición, retención de líquidos, trastorno