CE-11001-03-24-000-2005-00010-01-2010

EXCEPCIÓN DE CARENCIA TOTAL DE PODER – Probada porque el conferido fue otorgado para demandar unos actos distintos a los que son objeto de la demanda / FALLO INHIBITORIO La Sala advierte que el poder fue conferido para demandar las Resoluciones 13107 de 20 de mayo, 20616 de 25 de julio y 25160 del 29 de agosto, actos que no coinciden con los que fueron realmente objeto de la demanda, esto es, las Resoluciones 24345 del 29 de agosto, 30494 del 29 de octubre y 33502 del 27 de noviembre, todas del 2003, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de la Societe Des Produits Nestlé, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, confirmándola. En consecuencia, si bien no se desconoce que la acción de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 puede ser interpuesta por cualquier persona, tampoco se puede ignorar que, en este caso, quien presentó la demanda dijo actuar en calidad de apoderado de Panamerican Beverages S.A. de C.V., cuyo apoderado general, como ya se dijo, le otorgó poder para demandar unas resoluciones diferentes a las que fueron objeto de demanda, razón por la cual la Sala deberá declarar probada

de oficio la excepción de carencia total de poder para demandar, dado que al tenor del artículo 65 del C. de P.C., “…En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 172 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 65

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 24345 de 2003 (29 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Inhibitorio) / RESOLUCIÓN 30494 de 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Inhibitorio) / RESOLUCIÓN 33502 de 2003 (27 de

noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Inhibitorio)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO (E)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio del dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00010-01

Actor: PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera de esta Corporación a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. en ejercicio de la acción de nulidad establecida en los artículos 84 del C.C.A. y 172 de la Decisión

486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones 24345 del 29 de agosto, 30494 del 29 de octubre y 33502 del 27 de noviembre, todas del 2003, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, confirmándola. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordene a la demandada cancelar el certificado de registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: - PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. es titular en Colombia de las marcas “PREMIO”, “PREMIO AGUA PURA”, “PREMIO REFRESCOS” y “P PREMIO” para distinguir todos los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales fueron concedidas a PANAMCO COLOMBIA S.A. y transferidas posteriormente a la demandante el 9 de enero del 2004. - El 4 de marzo del 2003, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó el

registro de la marca “PREBIO” (nominativa) para distinguir todos los productos de la clase 32, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 527; PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó demanda de oposición, la cual se declaró infundada y, por tanto, se otorgó el registro de la marca a la solicitante. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se viola el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto ella es titular de las marcas, clase 32, “PREMIO” desde el 23 de junio de 1992, “PREMIO AGUA PURA” desde el 22 de mayo de 1995, “PREMIO REFRESCOS” desde el 24 de febrero de 1995 y “P PREMIO” desde el 30 de septiembre de 2003, es decir, 11 años antes de que se presentara la solicitud de registro de la marca “PREBIO” (4 de marzo del 2003). - Sostiene que al efectuar la comparación del signo “PREBIO” con las marcas previamente registradas “PREMIO”, “PREMIO AGUA PURA”, “PREMIO REFRESCOS” y “P PREMIO” se observa que entre ellas existe similitud ideológica, gráfica y fonética, dado que, aceptando, en gracia de discusión, que el consumidor medio le atribuye a “PREBIO” el significado de “previo”, se tiene que el concepto de recompensa (premio) es un concepto ligado al de “ser el primero” (previo), pues gana el premio quien llega primero a la meta, quien es el primero en

su campo, quien se anticipa a los demás. - Agrega que, de todas maneras, aún aceptando que hay diferencia conceptual entre PREBIO y PREMIO, la misma permitiría una mayor semejanza en los aspectos fonéticos y gráficos, ya que desde el punto de vista ortográfico la primera impresión de conjunto de las marcas es la misma (PREMIO – PREBIO), tienen la misma longitud, los mismos prefijos, la misma sílaba tónica y las mismas vocales y en idéntico orden y, en consecuencia, fonéticamente son muy semejantes. - Señala que además los signos en conflicto identifican los mismos productos, lo que constituye el tercer presupuesto para la irregistrabilidad de la marca acusada. d.- Las razones de la defensa 1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda anota que teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales que permiten establecer si existen o no semejanzas determinantes de error en los signos a comparar, se concluye que en este caso entre unos y otro existen diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales que evitan que se genere confusión, por cuanto la pronunciación es muy diferente y cada uno de los signos evoca conceptos disímiles, a más de que la parte figurativa es sustancialmente diferente. 2.- Por su parte, SOCIETE DES PRODUITS NETLE S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca PREBIO cuya declaración de nulidad se solicita, propone la excepción de falta de personería del apoderado de la actora, en cuanto ésta le otorgó poder

para ejercer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se encuentra caducada, y de ahí que ejerció la acción de nulidad simple del artículo 172 de la Decisión 486, sin tener poder para ello. - Sostiene que las palabras PREMIO y PREBIO, que se pronuncia como PREVIO, tienen sentido conceptual propio y no son semejantes ni para un consumidor medio ni para un hispano parlante, lo cual permite que puedan coexistir en el mercado sin que se presente riesgo de confusión, máxime cuando la expresión PREMIO que aparece en las marcas opositoras está acompañada de figuras características que le dan una configuración marcaria especial (mixtas), lo que hace irrelevante que las marcas en conflicto distingan los mismos productos. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de mayo de 2005 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por auto visible a folio 178 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora, de la entidad demandada y de la tercera directa interesada en las resultas del proceso. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, en providencia del 24 de julio del 2009 concluyó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PREBIO (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. “SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. “El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado. “TERCERO: No son registrables como marca los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de

asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o asociación con base en reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, la Sala se pronunciará sobre la excepción de falta de poder para iniciar la acción simple de nulidad, por cuanto el poder le fue otorgado al apoderado para incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual según SOCIETE DES PRODUITS NETLE S.A., titular de la marca PREBIO cuya declaración de nulidad se solicita, se encuentra caducada. Sobre el particular, la Sala observa que a folio 12 del expediente obra el poder que el apoderado general en Colombia de la demandante para todos los asuntos de propiedad industrial confirió para adelantar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 13107 de 20 de mayo, 20616 de 25 de julio y 25160 del 29 de agosto. A juicio de esta Corporación, el hecho de que se hubiera otorgado poder para demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no así en acción de simple nulidad constituye simplemente una impropiedad que no puede dar lugar a declarar probada la excepción propuesta, si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 la autoridad nacional

competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta o relativa de un registro de marca, cuando se hubiese concedido en contravención, en su orden, con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, o 136 de la misma Decisión. Como quiera que la misma norma dispone que esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado no puede hablarse de caducidad de la acción, pues en este caso, se reitera, la acción a interponer era la de simple nulidad y no así la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se ejerce cuando a una persona, sea natural o jurídica, se le niega el registro de una marca, cuestión que no aconteció en este caso, pues mediante las resoluciones acusadas se otorgó el registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de Societe Des Produits Nestlé, y si bien es cierto que Panamericana Beverages S.A. de C.V. se opuso en el trámite surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio a la concesión de dicho registro, también lo es que tal circunstancia no desdibuja la naturaleza de la acción que debía impetrar, esto es, la de simple nulidad (artículo 172 de la Decisión 486). Sin embargo, la Sala advierte que el poder fue conferido para demandar las Resoluciones 13107 de 20 de mayo, 20616 de 25 de julio y 25160 del 29 de agosto, actos que no coinciden con los que fueron realmente objeto de la demanda, esto es, las Resoluciones 24345 del 29 de agosto, 30494 del 29 de

octubre y 33502 del 27 de noviembre, todas del 2003, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de la Societe Des Produits Nestlé, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, confirmándola. En consecuencia, si bien no se desconoce que la acción de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 puede ser interpuesta por cualquier persona, tampoco se puede ignorar que, en este caso, quien presentó la demanda dijo actuar en calidad de apoderado de Panamerican Beverages S.A. de C.V., cuyo apoderado general, como ya se dijo, le otorgó poder para demandar unas resoluciones diferentes a las que fueron objeto de demanda, razón por la cual la Sala deberá declarar probada de oficio la excepción de carencia total de poder para demandar, dado que al tenor del artículo 65 del C. de P.C., “… En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros”. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DECLÁRASE probada de oficio la excepción de carencia total de poder para

demandar las Resoluciones 24345 del 29 de agosto, 30494 del 29 de octubre y 33502 del 27 de noviembre, todas del 2003, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca PREBIO, clase 32, a nombre de la Societe Des Produits Nestlé, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión, confirmándola y, en consecuencia, INHÍBESE de hacer un pronunciamiento de fondo frente a las mismas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO