CE-11001-03-24-000-2005-00049-01-2011

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas TONING previamente registradas y la marca TOINGS / SIMILITUD FONETICA Y ORTOGRAFICA - Existencia entre marcas TONING y TOINGS / CONEXION COMPETITIVA - Entre productos que distinguen las marcas TONING y la marca TOINGS de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas TONING previamente registradas y TOINGS En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta todas las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora y de atribuir un menor valor a los demás. En este caso, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca TOINGS, si bien no es completamente idéntica a la marca TONING, previamente registrada a nombre de la actora, presenta con estas ciertas similitudes o semejanzas que deben ser objeto de consideración y análisis. Siguiendo los parámetros consignados en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan similitud en su extensión al estar integradas por seis (6) letras, así como en su estructura vocálica, toda vez que las letras “O” e “I”, se encuentran ubicadas en el mismo orden, aunque es del caso señalar que en las marcas opositoras dichas vocales se encuentren separadas por la consonante “N” (…) Se suma a lo anterior

el hecho de que una y otra marca compartan el mismo acento prosódico, el cual se encuentra ubicado en la letra “O” (…) En cuanto concierne al número de sílabas, no puede afirmarse que las marcas presenten semejanza, pues mientras en las marcas opositoras la letra “N” determina que la expresión TONING tenga dos (2) sílabas, la ausencia de dicha letra en la marca cuestionada hace que la expresión tenga una sola sílaba determinando que su pronunciación se realice de un solo golpe (…) Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de semejanza, lo cual se explica por el hecho de que en ambas el acento prosódico se encuentre ubicado en el prefijo “TO”, siendo allí en donde se enfatiza la similitud fonética (…) Además, se debe resaltar que la presencia en ambas marcas de la partícula “ING” determina que la sonoridad de ambas expresiones resulte siendo muy parecida, así dicha partícula, en el caso de la marca cuestionada, se encuentre acompañada de la letra “S”, pues ello no le aporta ninguna distintividad. En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, la Sala considera que para el consumidor medio las marcas en conflicto no son evocativas de ninguna idea o concepto concreto, pues mientras la expresión “TONING”, si bien tiene un significado en idioma inglés, el mismo no es suficientemente conocido por la mayoría de las personas, motivo por el cual debe tenerse como una expresión de fantasía. En ese orden de ideas, las expresiones

TOINGS ni TONING, al no estar asociadas a ninguna idea en particular, no es dable predicar que desde el punto de vista conceptual o ideológico sean iguales y ni siquiera parecidas. Ahora bien, aparte de las semejanzas anotadas, considera la Sala que se presenta además una conexidad competitiva indiscutible entre los productos que las marcas en conflicto distinguen, pues al haberse concedido el registro de ambas marcas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y al identificar una y otra productos de la misma especie, las similitudes fonética y ortográfica anotadas cobran especial relevancia, pues los canales de comercialización y los medios de publicidad empleados por los titulares de dichas marcas son exactamente los mismos. Por lo anterior, estima la Sala que se presentan riesgos de confusión y asociación empresarial que impiden la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado de alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la Comunidad Andina.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (23 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 21761 DE 2004 (31 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMISION

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224

NOMBRE COMERCIAL - Protección por registro antecedente y su uso /

MARCA - Es irregistrable por identidad o semejanza con un nombre comercial protegido En cuanto al nombre comercial se refiere, observa la Sala que tanto la constitución como la inscripción de la sociedad “ALIMENTOS TONING S.A.”, son anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca TOINGS, tal como consta en el certificado de constitución y gerencia allegado con la demanda, destacándose que la razón social de dicha firma, coincide con la misma denominación que utiliza como nombre comercial. En efecto, según se desprende del certificado de existencia y representación legal allegado con la demanda (fls. 25 y siguientes del cuaderno principal), la sociedad ALIMENTOS TONING S.A., se constituyó el 16 de agosto de 1979 mediante escritura pública número 4434 otorgada en la Notaría Segunda de Cali, y fue inscrita en la Cámara de Comercio de esa misma ciudad el día 20 de noviembre de ese año. Es de anotar que esa persona jurídica ostentaba en un principio el carácter de sociedad limitada, hasta cuando por virtud de la reforma estatutaria protocolizada mediante escritura pública número 3107 del 11 de julio de 1994, se transformó en sociedad anónima. Por otra parte, la solicitud de registro de la marca TOINGS, se radicó el día 17 de julio de 2002, esto es en fecha posterior, lo cual incide en el sentido de la decisión que ha de adoptarse en este proceso. Se suma a lo anterior el uso frecuente e ininterrumpido de las marcas opositoras, de lo cual dan cuenta, por una parte, la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad ALIMENTOS TONING

S.A. (identificada como ANEXO 7.1. de la demanda), en donde se hace referencia al uso, al volumen de ventas y al monto de las inversiones realizadas por dicha empresa en la promoción y publicidad de sus productos durante los años 2000, 2001 y 2002, y por otra parte, las innumerables facturas obrantes en el anexo número 2 y algunas certificaciones que vienen a corroborar el dicho del Revisor Fiscal. De estas últimas, se destacan las siguientes certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento de Mercadeo de la Caja de Compensación familiar del Cauca “CONFACAUCA” en donde se hace referencia a la relación comercial sostenida con la sociedad demandante a lo largo de 20 años y la expedida por el representante legal de IMPRESOS RICHARD LTDA, en donde se hace mención a la elaboración de la papelería empleada por la Sociedad ALIMENTOS TONING S.A. durante los años 2000 a 2002 y que corresponde a empaques, afiches, volantes, cajas, hojas y sobres con el logo, formatos, etiquetas, etc. En ese orden de ideas, resulta claro para la Sala que el nombre comercial de la sociedad opositora, prevalece, en razón de su antigüedad y de su uso, frente a la marca TOINGS. De acuerdo con lo dispuesto en la normatividad andina, no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o desviación (Decisión 486, Art. 136, lit. b.). Además de ello y tal como lo ha venido

sosteniendo el Tribunal Andino de Justicia, “La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito o de su uso efectivo real y efectivo”.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (23 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 21761 DE 2004 (31 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) TONING - Marcas notorias En el asunto sometido al conocimiento de la Sala, las certificaciones y facturas anteriormente mencionadas, llevan a la convicción de que la marca opositora goza de notoriedad en el mercado colombiano, siendo del caso poner de relieve que en el período comprendido entre los años 2000, 2001 y 2002, el volumen de ventas alcanzado por la firma opositora ascendió a la suma de $8.242735.824,oo, en tanto que sus inversiones en promoción y publicidad, llegaron a la suma de $201 702.610, según se desprende de la certificación expedida por el revisor fiscal de dicha sociedad. Dicha certificación, analizada conjuntamente con los demás medios de prueba allegados con la demanda y su contestación, y los documentos visibles en el anexo número 2 (los correspondientes a fechas anteriores al registro cuestionado), llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de productos de la clase 30 de la Clasificación

Internacional. De conformidad con lo expuesto y siguiendo los criterios consignados en la interpretación judicial 29-IP-2010, obrante a folios 115 y ss. del expediente, la Sala debe declarar que al estar acreditada la notoriedad de las marcas opositoras, tal como queda expuesto, se impone conceder a la sociedad demandante la protección especial que solicita, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos en el mercado nacional.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2892 DE 2004 (23 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 21761 DE 2004 (31 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre la notoriedad de las marcas ver sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de octubre de 2003, Radicado 200100044-01, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; del 27 de agosto de 2008, Radicado 2001-00369-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; del 12 de mayo de 2011,

Radicado 2002-00107-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00049-01

Actor: ALIMENTOS TONING S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad ALIMENTOS TONING S.A., contra algunas resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio relativas al registro de la marca TOINGS en la clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad actora presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “1. Que se declare nula la Resolución número 2892 dictada por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 23 de febrero de 2004, por medio de la cual: (i) Se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. y; ii) Se concedió el registro de la marca TOINGS (Nominativa) solicitada por PEPSICO, INC., para amparar “PASABOCAS” en la Clase 30.

2. Que se declare nula la Resolución número 21761 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de agosto de 2004, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por

Alimentos Toning S.A. y se confirmó el contenido de la Resolución 292 de febrero de 2004.

3. Que, con fundamento en estas declaraciones se cancele el registro de la marca TOINGS (Nominativa) en la Clase 30 de la sociedad PEPSICO, INC.”1 2.- Fundamentos de hecho 1 Folio 29 de este Cuaderno.

1. El 17 de julio de 2002, la sociedad PEPSICO, INC., solicitó el registro de la marca TOINGS para identificar los productos comprendidos en la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALIMENTOS TONING S.A., presentó oposición a la solicitud de registro.

3. A través de la Resolución 10212 del 24 de abril de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad PEPSICO, INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de tales recursos fue resuelto mediante la Resolución 2892 del 23 de febrero de 2004, expedida por la misma División de Signos Distintivos, en virtud la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución impugnada, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. y concediendo el registro de la marca TOINGS a la firma PEPSICO, INC.

5. Una vez notificado el acto anterior, la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. interpuso contra el mismo recurso de apelación, el cual fue resuelto por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante la Resolución 21761 del 31 de agosto de 2004, resolvió confirmar la decisión objeto del citado recurso. 3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: Señaló que la Administración había vulnerado las normas en cita al conceder el registro de la marca TOINGS, toda vez que presenta evidentes semejanzas con las marcas TONING (nominativa y mixta) de su propiedad, registradas en la misma clase 30. Indicó que desde el punto de vista gráfico, TOINGS reproduce casi la totalidad de las letras de las marcas TONING, y se encuentran en el mismo orden de disposición, generando una gran similitud gramatical. Sostuvo que PEPSICO, INC., omitió la letra N del infijo, lo cual no le otorga la suficiente distintividad pues los elementos principales de las marcas TONING se mantienen, el prefijo TO y la terminación ING. En lo que hace al aspecto fonético, afirmó que las marcas enfrentadas se pronuncian de manera similar. En la parte conceptual adujo que eran igualmente confundibles, como quiera que la marca TONING no tiene significado, y por lo tanto, es una expresión de fantasía. Si ello es así, no tiene para la demandante asidero alguno el análisis que la Superintendencia efectuó al respecto, pues tal entidad aseguró que TONING se traduce al español como “tonificado o tonificando” y que por lo tanto el consumidor lo recuerda como tal, lo cual a su juicio, es un examen errado, dado que el

consumidor al que están dirigidos los productos alimenticios, no tiene un conocimiento técnico del idioma inglés, y que como consecuencia, no se detenían a pensar cuál era el significado en ese o en otro idioma. Para ilustrar la anterior afirmación expuso la doctrina acogida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de marcas en idioma extranjero, para luego decir que los signos en cuestión son expresiones de fantasía, sobre las cuales el consumidor, al observarlas, puede pensar que los productos con ellas identificados tienen el mismo origen empresarial. Informó que la marca TONING identifica los siguientes productos de la clase 30: “harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras”, mientras que TOINGS identifica: los siguientes productos de la misma clase: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneas del café; harinas y preparaciones hechas de vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”. Lo anterior indica que las marcas en conflicto comparten los mismos canales de comercialización, pues las preparaciones elaboradas a base de cereales, como por ejemplo las granolas, también se comercializan como pasabolas, luego existiría también una indiscutible conexión competitiva entre tales productos. A renglón seguido, se refirió a las pruebas que demuestran el uso de las marcas TONING (folios 40 a 46), llamando especial atención en que la Superintendencia de Industria y Comercio había considerado en el trámite de registro que ese hecho estaba debidamente demostrado. En cuanto concierne a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, la parte

actora señaló que el signo TOINGS carecía de capacidad distintiva y por lo mismo era irregistrable. Sostuvo igualmente que los actos administrativos censurados contradicen lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, como quiera que desconocieron el carácter prioritario de su derecho, por el uso que desde hace años viene haciendo de las marcas TONING y de la razón social “ALIMENTOS TONING”. En ese orden de ideas, el registro censurado está permitiendo la coexistencia en el mismo mercado de dos expresiones que son confundibles. Aparte de lo expuesto, la actora explicó en su libelo que la marca TOINGS, reproduce cinco (5) de los seis (6) elementos que conforman una de las expresiones que conforman las marcas TONING, con el agravante de que los signos enfrentados se escriben y se pronuncian de manera similar y generan un mismo impacto visual en los consumidores. El hecho de que se presenten las semejanzas gráficas, fonéticas y visuales entras las marcas TOING y TONINGS y la circunstancia de que los signos enfrentados distingan productos de la misma clase, son circunstancias que llevan a concluir que el signo solicitado no era registrable. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que una vez efectuado el cotejo de las marcas en conflicto, se concluyó que entre las mismas no se presentaban similitudes gráficas, ortográficas ni fonéticas. Si bien admite que ambas comparten algunas letras, esa coincidencia no resulta determinante

para efectos de establecer la registrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que cada una posee elementos adicionales que les dan suficiente distintividad. En cuanto a la presunta confundibilidad de la marca TOINGS frente al nombre comercial ALIMENTOS TONING, afirmó también que la semejanza alegada es inexistente. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Debidamente notificada la sociedad PEPSICO, INC., presentó documentos de apoderamiento, pero no intervino en el proceso en defensa del registro marcario cuestionado. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. La Superintendencia de Industria y Comercio, agregó que para poder invocar la prevalencia de una marca notoria resulta en todo caso necesaria la existencia de similitudes que generen riesgos ciertos de confusión en el público consumidor, situación que en el caso concreto no acontece. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 29-IP-2010 de fecha 29 de abril de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de

ser un susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

CUARTO: El Juez deberá elaborar la debida comparación entre los signos denominativos TOINGS y TONING con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza.

En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos desarrolladas en la presente providencia. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado TOINGS (denominativo) y las marcas registradas TONING (denominativa y mixta) y el nombre comercial

ALIMENTOS TONING S.A. (denominativo), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo distintivo.

QUINTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito o de su uso efectivo real y efectivo.

SEXTO: En la comparación entre los productos correspondientes, que para el caso pertenecen a la misma Clase 30, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de el os bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito.

SÉPTIMO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una

expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

OCTAVO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico o usual, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. 1.- El objeto del litigio Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ALIMENTOS TONINGS S.A. frente a la solicitud de registro de la marca TOINGS, a nombre de PEPSICO INC., para distinguir productos de la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole a esta última el registro alrededor del cual gira la presente controversia.

En ese orden de ideas, la Sala se ocupará de determinar si las aludidas decisiones administrativas contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor

comercial o publicitario. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas a cotejar son las siguientes:

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA

T O N I N G

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA

MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA T O I N G S Las marcas enfrentadas se encuentran registradas en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza así: las opositoras, a nombre de la sociedad ALIMENTOS TONING S.A. y la cuestionada, a nombre de PEPSICO INC. Dicha Clase comprende los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias;

hielo.” 3.- Análisis Teniendo en cuenta que la marca solicitada es nominativa y que de las dos marcas opositoras una es mixta y la otra nominativa, la Sala, en aplicación de los parámetros consig