CE-11001-03-24-000-2005-00050-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas nominativas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR y el signo mixto ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo mixto ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por existir riesgo de confusión directo e indirecto con las marcas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR La Sala, al colocarse en el lugar de un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3, de inmediato pensaría en los productos que ya conoce de la misma clase 3 y que se identifican con las marcas “CARIOCA” y “ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR” y concluiría que el fabricante de estos últimos registró una tercera marca, resultante de las dos que tenía, es decir, que los productos que amparan una y otras tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), lo cual va en contra de los intereses tanto del consumidor como de la titular de las marcas previamente registradas. Adicionalmente, no debe pasarse por alto la circunstancia de que los signos en controversia identifican la misma clase de productos, lo que hace presumir que tienen los mismos canales de comercialización y publicidad, además de que se trata de productos de consumo popular, razón por la cual sus consumidores escogerán desprevenidamente el producto de la marca que ya les es familiar, para el caso, el que contenga la expresión CARIOCA o CARNAVAL o CARNAVALERA, pues en su mente tales expresiones serán de fácil recordación, independientemente de que se hable de

CARNAVAL o CARNAVALERA, lo cual podría generar confundibilidad respecto del producto mismo (confusión directa), también con evidente detrimento tanto para el consumidor como para la demandante, quien es la titular de las marcas registradas con anterioridad a la que ocupa la atención de la Sala.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Windsor S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, demandó las Resoluciones Núms. 11628 de 31 de mayo de 2004 y la 17590 de 29 de julio de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA a favor del señor Jorge Alberto Morán Montezuma, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó cancelar el registro de la marca ESPUMA CARIOCA

CARNAVALERA.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO (E)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00050-01

Actor: LABORATORIOS WINDSOR S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por LABORATORIOS WINDSOR S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda LABORATORIOS WINDSOR S.A., por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en los artículos 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 85 y 136 del C.C.A., solicita a esta Corporación la declaración de nulidad relativa de las Resoluciones 11628 del 31 de mayo y 17590 del 29 de julio, ambas del 2004, proferidas, en su orden, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, a favor del señor JORGE ALBERTO MORÁN

MONTEZUMA.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3, a favor del señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: - El 6 de mayo de 2003, el señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA

solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530 de 31 de julio de 2004. - La actora presentó demanda de oposición a la solicitud en cuestión, en razón a que el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por tratarse de un signo similarmente confundible con las marcas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR, previamente registradas en Colombia para identificar los mismos productos de la clase 3. - Por Resolución 32499 de 26 de noviembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición propuesta por la actora y negó el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3. - El señor JORGE MORÁN MONTEZUMA interpuso el 9 de diciembre de 2003 recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 32499 de 26 de noviembre de 2003, el primero de los cuales fue resuelto por Resolución 11628 de 31 de mayo de 2004, revocándola y, en consecuencia, otorgando el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA. - La demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 11628, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 17590 del 29 de julio de 2004, confirmándola. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que los actos acusados violan el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto otorgaron el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, pese a la existencia de los registros previos que tiene la actora sobre las marcas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR que identifican los mismos productos y cuya coexistencia en el mercado daría lugar a un riesgo de confusión, dada la similitud de los signos. Anota que la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, en su conjunto, resulta descriptiva o indicativa respecto de la expresión CARIOCA; en efecto, dentro del contexto de la expresión ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA se determina que la misma se refiere a una espuma CARIOCA para carnaval; se evoca el concepto de una espuma para carnaval, distinguida con la expresión CARIOCA, lo cual se ratifica por el conjunto de gráficas alrededor de la marca, que muestran que el producto CARIOCA es una espuma para carnaval. Señala que la marca está conformada por la conjunción de las expresiones ESPUMA CARNAVALERA, que actúa como indicativa de las propiedades de la expresión CARIOCA, que entra, dentro del contexto referido, a ser la expresión con más carga distintiva dentro del conjunto de la marca, por cuanto las demás actúan simplemente de manera descriptiva del destino o del producto CARIOCA, expresión que será la retenida por el consumidor a la hora de identificar la

ESPUMA PARA CARNAVAL o la ESPUMA CARNAVALERA CARIOCA.

Pone de presente que la expresión CARIOCA es la que le otorga a la marca la

mayor distintividad y es idéntica a la marca CARIOCA, previamente registrada por la demandante para identificar los mismos productos; recalca que CARIOCA es el gentilicio comúnmente utilizado para referirse a los naturales de Río de Janeiro (Brasil), famoso por sus carnavales, por lo que existe una clara asociación entre la expresión CARIOCA y la expresión CARNAVAL. Que en la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA las palabras ESPUMA y CARNAVALERA deben tenerse como “débiles”, en cuanto actúan como indicativas o descriptivas de CARIOCA, más aún, cuando esta última expresión evoca el concepto CARNAVAL. Agrega que la expresión ESPUMA es una expresión usual y de uso común dentro de la clase 3, al referirse a una cualidad propia de algunos de los productos que la comprenden (jabón, champú, etc.), lo que la hace también débil. A su juicio, la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto generaría tanto una confusión directa como indirecta, en la medida en que el consumidor medio de los productos identificados bajo la marca CARIOCA al encontrar unos mismos productos bajo la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA le resultará obvio considerar que unos y otros son los mismos, o podrá también considerar que si bien unos y otros no son los mismos productos, sí tienen un mismo origen empresarial. Se refiere a que no es cierto lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que el componente gráfico de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA le proporciona suficiente distintividad por ser un elemento llamativo dentro del conjunto marcario, pues es el elemento denominativo el que resulta preponderante y distintivo, sin que la expresión

CARNAVALERA pueda tenerse dentro del conjunto como la más distintiva, pues es descriptiva de una cualidad de la palabra CARIOCA. Dice que la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA es el resultado de un proceso de yuxtaposición de las palabras que conforman las marcas registradas por la demandante CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR en la misma clase 3, donde se intercalan y trasponen las palabras para dar lugar a una expresión que resulta confundible con las marcas en las cuales tiene su origen. Argumenta que si bien sus marcas fueron registradas de forma exclusivamente nominativa, lo cierto es que el elemento gráfico de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA resulta casi idéntico al por ella usado en los envases de los productos que identifica con sus marcas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR. d.- Las razones de la defensa 1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisa que efectuado el examen sucesivo y comparativo de los signos en conflicto se concluye que no existe confundiblidad y que, en consecuencia, pueden coexistir en el mercado. Considera que debe descartarse la confusión visual, ya que los signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente; que la sílaba tónica de los signos confrontados es diferente en cada uno de ellos; que cada uno de ellos tiene una pronunciación particular y diferente; y que las coincidencias ortográficas en que incurren no son suficientes para llevar a error, de manera tal que pueden

coexistir en el mercado e identificar productos conexos o aún idénticos. 2.- Por su parte, el señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA, tercero directo interesado en las resultas del proceso, en la medida en que es el titular de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, sostiene que una marca comprende no solamente palabras, pues hoy en día existen símbolos, figuras, signos y números, entre otros elementos, que pueden conformarla y cuyo autor, por lo general, le da predominancia a uno de esos elementos, en aras de una mejor identificación por parte del consumidor final. Señala que si bien es cierto que los signos en conflicto poseen dos palabras iguales, también lo es que la marca controvertida posee elementos suficientes que le imprimen la distintividad necesaria para ser plenamente identificada con respecto a las de propiedad de la actora y que, por tanto, una y otras pueden coexistir en el mercado, sin generar confusión en el público consumidor. Afirma que las marcas ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR y CARIOCA son nominativas, mientras que la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA es una marca mixta, esto es, compuesta por palabras y una gráfica, de tal manera que la confusión alegada por la demandante está lejos de presentarse, por la sencilla razón de que visualmente ninguna persona confundirá la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA con su rótulo, con las marcas ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR y CARIOCA sin gráfica ni rótulo. Considera que fonéticamente las marcas en conflicto son totalmente disímiles, por lo cual el sonido que producen una y otra son diferentes al oído humano, y que la

carga semántica de la marca otorgada recae sobre la expresión CARNAVALERA, lo que sumado a que es mixta, permite su coexistencia en el mercado con las marcas de propiedad de la demandante. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 10 de mayo del 2005 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por auto visible a folio 206 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora, de la entidad demandada, del tercero directo interesado en las resultas del proceso y el representante del Ministerio Público. Mediante proveído del 18 de agosto del 2006 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia del 24 de junio del 2009. II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El señor Procurador Primero Delegado ante esta Corporación considera que en la marca mixta ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, razón por la cual, con base en las reglas que para el efecto ha fijado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procede a realizar la comparación entre las marcas en conflicto. Sostiene que desde el punto de vista ortográfico no hay similitud, por cuanto la

marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA consta de 24 letras y 11 sílabas, en tanto que la marca ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR está conformada por 23 letras y 9 sílabas y la marca CARIOCA por 7 letras y 3 sílabas, lo que hace que la pronunciación de las marcas en controversia sea diferente. En cuanto al criterio ideológico, expresa que sí existe similitud, debido a que las 3 marcas proyectan en la mente de los consumidores la idea de que es una espuma para el carnaval. Recuerda que CARIOCA, en el contexto de las marcas en conflicto, se refiere al carnaval más importante del mundo, el de Río de Janeiro en Brasil, luego lo anterior demuestra la tesis de que las marcas intentan que los consumidores relacionen el producto con el carnaval. Las tres marcas van a ser recordadas en el mercado como espumas que se utilizan en carnavales. A su juicio, la anterior similitud no es suficiente para determinar que existe confusión entre las marcas en conflicto, por cuanto un sólo criterio no es suficiente para concluir que los signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Anota que independientemente de los criterios analizados, existe otro elemento en la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA que le otorga distintividad frente a las otras marcas, que es la forma de la palabra CARNAVALERA. Dicha expresión se presenta con un tamaño mucho más grande que el de las otras denominaciones del signo y con cierto colorido que la hace sobresalir en la marca. Concluye que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se ajusta a derecho y, por tanto, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda.

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. “TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA y los signos denominativos ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR y CARIOCA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. “CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si las palabras ESPUMA y CARNAVALERA son de uso común y descriptivas en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. “QUINTO: El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo

tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo débil. “El Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA (mixto) y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro de marcas semejantes”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a solicitud de esta Corporación interpretó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 134 y 135, literal b) de la misma normativa, los cuales preceptúan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) Las palabras o combinación de palabras; “b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; “c) Los sonidos y olores; “d) Las letras y los números; “e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; “g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) … “b) Carezcan de distintividad;” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación”. Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó al señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, espumas para el cabello, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, clase a la cual también pertenecen los productos identificados por la demandante con las marcas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR (nominativas), previamente registradas. Debe determinar la Sala si en el signo mixto ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA prevalece el elemento nominativo o el gráfico.

Examinada la marca cuya declaratoria de nulidad se pretende, la Sala observa que en ella predomina el elemento nominativo, pues si bien es cierto que está acompañada de figuras tales como un par de campesinos, una garota, una máscara de toro, unos corazones, etc., también lo es que la disposición de los mismos en sus esquinas, así como su tamaño, no logran otorgarle la fuerza distintiva necesaria para concluir que dicho elemento gráfico prevalece sobre el denominativo ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA. En consecuencia, procede esta Corporación a la comparación de las marcas en conflicto, utilizando para el efecto las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar dicha labor: “- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. “- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. “- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. “- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. Como bien lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si bien es cierto que las marcas deben analizarse en su conjunto, es decir, sin fraccionarlas,

también lo es que dicha regla tiene su excepción cuando en la misma se encuentra una expresión de origen común o descriptiva que, para el caso, no es otra que la de ESPUMA, expresión que ampara la marca controvertida y las previamente registradas a la misma, razón por la cual se excluirá del examen. Surge de lo expuesto que la comparación deberá hacerse, entonces, entre las expresiones “CARIOCA CARNAVALERA” y “DE CARNAVAL WINDSOR” y

“CARIOCA”.

Al examinar en su conjunto las marcas CARIOCA CARNAVALERA-CARIOCACARIOCA CARNAVALERA-CARIOCA, es evidente que una y otra coinciden en la expresión CARIOCA, y si bien es cierto que la primera de las citadas se encuentra acompañada también de la palabra “CARNAVALERA”, también lo es que dicha expresión es bastante similar a la que contiene la otra marca opositora, a saber, “DE CARNAVAL WINDSOR”, pues la primera tiene relación directa con la segunda (CARNAVALERA-CARNAVAL), última de las cuales es definida por el diccionario de la Real Academia Española como “1. Los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma. 2. m. Fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos”. Por lo expuesto, la Sala, al colocarse en el lugar de un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3, de inmediato pensaría en los productos que ya conoce de la misma clase 3 y que se identifican con las marcas “CARIOCA” y

“ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR” y concluiría que el fabricante de estos últimos registró una tercera marca, resultante de las dos que tenía, es decir, que los productos que amparan una y otras tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), lo cual va en contra de los intereses tanto del consumidor como de la titular de las marcas previamente registradas. Adicionalmente, no debe pasarse por alto la circunstancia de que los signos en controversia identifican la misma clase de productos, lo que hace presumir que tienen los mismos canales de comercialización y publicidad, además de que se trata de productos de consumo popular, razón por la cual sus consumidores escogerán desprevenidamente el producto de la marca que ya les es familiar, para el caso, el que contenga la expresión CARIOCA o CARNAVAL o CARNAVALERA, pues en su mente tales expresiones serán de fácil recordación, independientemente de que se hable de CARNAVAL o CARNAVALERA, lo cual podría generar confundibilidad respecto del producto mismo (confusión directa), también con evidente detrimento tanto para el consumidor como para la demandante, quien es la titular de las marcas registradas con anterioridad a la que ocupa la atención de la Sala. Las consideraciones anteriores llevan a concluir a la Sala que a la luz de las disposiciones comunitarias que interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concretamente, a la de los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 no es posible la coexistencia de las marcas previamente registradas CARIOCA y ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR y de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, dado que tal coexistencia genera un riesgo de

confusión tanto directa como indirecta, razón por la cual habrá de declarar la nulidad de los actos acusados, por carecer la última de las mencionadas de la fuerza distintiva necesaria para distinguir los productos que pretende amparar de los identificados por la demandante, así como por dar lugar a que el consumidor crea que unos y otros tienen el mismo origen empresarial. Por último, la Sala destaca que se encuentra en desacuerdo con lo expresado por el representante del Ministerio Público, quien pese a que reconoce que entre las tres marcas en conflicto existe similitud respecto del criterio ideológico, en cuanto todas proyectan en la mente de los consumidores la idea de que es una espuma para el carnaval, concluye que tal similitud no es suficiente para determinar que existe confusión entre las marcas en conflicto, pues considera que un sólo criterio no es suficiente para concluir que los signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando lo cierto es que tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como esta Corporación han reiterado en innumerables pronunciamientos que basta que la confundibilidad se presente desde uno sólo de los puntos de vista, esto es, conceptual, fonético, ortográfico o visual, para que el signo se torne en irregistrable. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 11628 del 31 de mayo y 17590 del 29 de julio, ambas del 2004, proferidas, en su orden, por la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, a favor del señor JORGE ALBERTO MORÁN

MONTEZUMA.

Segundo.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, clase 3, a nombre del

señor JORGE ALBERTO MORÁN MONTEZUMA.

Tercero.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO