CE-11001-03-24-000-2005-00055-01-2010

SIGNO DESCRIPTIVO – Definición / VOCABLO SU – Pronombre posesivo. Puede incluirse en cualquiera de las clases de la Clasificación Internacional de Niza / PALABRA MENU - expresión de naturaleza débil / SIGNO SU MENU – No es distintivo por ser descriptivo y tener una relación directa con los productos alimenticios. Irregistrable como marca para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. A juicio de la Sala, el signo “SU MENU”, es en principio, descriptivo de la clase 42 Internacional (hoy clase 43) que comprende los servicios de restauración de alimentos y restaurantes, clase que íntimamente se encuentra ligada con los productos alimenticios de la clase 30, el cual tiene como destino el informar acerca de los alimentos que conforman un menú, lo que constituye una característica común de ambas clases relacionadas, al centrarse en un mismo e idéntico género de productos. De manera, que de permitirse su registro afectaría al competidor dentro del mismo sector o de sectores relacionados, como aquel que se dedica al servicio de restaurante clase 42 (hoy clase 43), el cual, se reitera, no solo está comprendido en una clase asociada o relacionada con las de alimentos (clases 29, 30 y 31), sino que constituye uno de los medios de promoción, comercialización, difusión y distribución de tales productos alimenticios. Es así como ante la pregunta, ¿cómo es? el producto (clase 30) o servicio (clase 42) amparado por el signo “SU MENU”, la respuesta lógica al interrogante que precede es que designa, como reiteradamente se ha dicho, el destino de los productos, específicamente de

los alimentos que distingue dicha marca; es decir, con respecto a la expresión SU MENU, el usuario contestará inmediatamente que se trata de un listado de alimentos para el consumo humano.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de mayo de 2008, Radicación 2001-00175; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Industria de Alimentos Zenu S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, interpretada como de nulidad, demandó las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio números 02915 de 23 de febrero de 2004, que revocó el artículo primero de la Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, mediante el cual se había declarado fundada la oposición presentada por la sociedad actora y se negó el registro de la marca “SU MENU”; y 21754 de 31 de agosto de 2004, por medio de la cual se revocaron parcialmente las Resoluciones 16612 de 29 de julio de 1996 y 02915 de 23 de febrero de 2004, y se concedió el registro de la marca “SU MENU” a favor de la sociedad Ramiro Arango & CÍA. La Sala declaró la nulidad de los actos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL C / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN

TRANSITORIA PRIMERA NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 02915 DE 2004 (23 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 21754 DE 2004 (31 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00055-01

Actor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 02915 de 23 de febrero de 2004 expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se revocó el artículo Primero de la Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, y 21754 de 31 de agosto de 2004 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por la cual se revocó el artículo Tercero de la Resolución núm. 16612 de 29 de julio de 1996, se confirmaron los artículos Segundo de la Resolución núm. 16612 de 29 de julio de 1996, Primero y Segundo de la Resolución núm. 02915 de

23 de febrero de 2004 y se concedió el registro de la marca denominativa “SU MENU” para la clase 30 de Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 27 de marzo de 1984 la sociedad RAMIRO ARANGO & CÍA., solicitó el registro de la marca nominativa “SU MENU”, para distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 330 y dentro del término legal, la sociedad actora con fundamento en las marcas “ZENU” y la Compañía de Productos RESPIN LTDA. S.C.A. con base en la marca “MENU”, se opusieron al registro de la marca solicitada. I.1.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, declaró fundada la oposición presentada por la actora, infundada la oposición de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS RESPIN LTDA. S.C.A. y negó el registro del signo nominativo “SU MENU”, clase 30.

I.1.4. El 2 de septiembre de 1996, la sociedad RAMIRO ARANGO & CÍA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.5. La División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución 02915 de 23 de febrero de 2004, revocó el artículo Primero de la Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, mediante el cual se había declarado fundada la oposición presentada por la sociedad actora y negó la marca solicitada por considerarla descriptiva. I.1.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21754 de 31 de agosto de 2004, revocó los artículos Tercero de la Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, Tercero de la Resolución 02915 de 23 de febrero de 2004, confirmó los artículos Segundo de la Resolución 16612 de 29 de julio de 1996, Primero y Segundo de la Resolución 02915 de 23 de febrero de 2004 y concedió el registro de la marca “SU MENU” en la clase 30 Internacional. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Considera vulnerado los artículos 61 de la Constitución Nacional, 58 literales c) y f) de la Decisión 85, hoy sustituido por el 135 literal e) y 136 literal a), respectivamente, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y

Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas confundibles o similares a las marcas registradas. I.2.2. Señala que se violó el artículo 58 literal f) de la Decisión 85 (hoy 136 literal a) de la Decisión 486), por cuanto tales normas establecen una prohibición de registro cuando existe previamente una marca solicitada o registrada, como sucedió con la marca “ZENU”, que es semejante a la solicitada en esta oportunidad, además se encuentran en la misma clase 30. De manera que las marcas en conflicto son semejantes visual, fonética y conceptualmente. Aunado a que dicho signo es descriptivo, ya que SU MENU hace referencia directa a los platos constitutivos de comida. Por consiguiente, el aludido signo exclusivamente sirve en el comercio para designar las características y el destino de los productos que ampara, pues ante la pregunta “¿Qué es el producto?, cualquier consumidor, enfrentado a las palabras SU MENU, contestará inmediatamente que se trata de un producto alimenticio para el consumo humano”( folio 47). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que entre las dos expresiones en conflicto no existen semejanzas, ya que

contienen elementos ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Sostiene que efectuado el examen de la expresión “SU MENU” para distinguir los productos de la clase 30 Internacional, se concluye que dicho signo, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, toda vez que no describe la calidad, cantidad, el destino, o valor ni el origen del producto. II.2. La sociedad RAMIRO ARANGO & CÍA, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de Curador Ad Litem contestó la demanda, indicando que las marcas “ZENU” y “SU MENU”, no son similares, como tampoco crean confusión ni están dedicadas a la misma actividad alimenticia. Que “ZENU” es una marca ampliamente conocida en el país y podría decirse que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba por estar dedicada principalmente a la actividad de la carne. Mientras que “SU MENU” está dedicada a la actividad del café, té, cacao, etc. Luego se trata de actividades diferentes. Agrega que estas dos marcas son visualmente diferentes, tanto que la primera solo está compuesta por una palabra, mientras que la segunda lo está por dos. Además que resulta inaceptable que tales expresiones puedan confundirse, por cuanto “ZENU” no aparece en el diccionario de la lengua castellana y, “MENU” es una palabra genérica, que según el diccionario significa el conjunto de platos que

constituyen una comida, también se refiere a la carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. Arguye que si a dicha definición se le agrega el prefijo SU, se está refiriendo a un pronombre personal, luego “SU MENU” se refiere a un concepto genérico aplicable a cualquier plato o carta. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público solicita se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s. (folio 137). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de

ese momento.

2. Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

4. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

5. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

6. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

7. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

8. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

9. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 19-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la

interpretación del artículo 58 literales c) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 56 de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud de registro del signo “SU MENU” (nominativo) ha sido presentada el 27 de marzo de 1984, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión 85. DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios; (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”; (…)

DECISIÓN 486

DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se

aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La Resolución 16612 de 29 de julio de 1996 vista a folios 62 a 64 del anexo número 1, se basó para declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COMPAÑÍA DE PRODUCTOS RESPIN LTDA. S.C.A., fundada la oposición de la sociedad titular de la marca ZENU y negar el registro del signo “SU MENU”, solicitado por la sociedad RAMIRO ARANGO & CÍA., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en los siguientes aspectos: Que según consta en los registros de la propiedad industrial, mediante Resolución núm. 30140 de 30 de noviembre de 1993, se inscribió la cancelación del registro de la marca “MENU” de la sociedad COMPAÑÍA DE PRODUCTOS RESPIN LTDA. S.C.A., de acuerdo con la sentencia de 6 de noviembre de 1992 del Consejo de Estado, la cual declaró la nulidad de la Resolución núm. 002447 de 4 de abril de 1986 y la cancelación de su registro. Agrega que entre las expresiones de la marca que se pretende registrar y de la marca registrada existen similitudes que inducirían al consumidor a error, por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público. La Resolución 02915 de 23 de febrero de 2004 que obra a folios 79 a 85 del anexo número 1, que resuelve el recurso de reposición, revoca el artículo Primero de la

Resolución núm. 16612 de 29 de julio de 1996, declara infundada la oposición presentada por la titular de la marca ZENU y confirma la negación del registro del signo “SU MENU”, se fundamenta en síntesis, en lo siguiente: “…la expresión SU MENU puede ser utilizada en diversas formas, pero al ser aplicada a productos alimenticios de consumo diario, evidentemente estaría explicando características, propiedades o informaciones de tales productos, pues describe el destino o finalidad de los productos, en este caso, que los productos está destinados (sic) integrar el menú del consumidor, es decir, hacer parte de la dieta o régimen alimenticio de los consumidores. Evidentemente, el signo solicitado corresponde a una expresión que un competidor dentro del mismo sector (v.gr. producción de alimentos), o empresarios o comerciantes de otros sectores relacionados (v.gr. servicios de restauración (alimentación) necesitarán o desearán utilizar para describir las características o finalidades de sus productos o servicios. Por lo tanto, el signo en estudio SU MENU no es apto para distinguir productos alimenticios, al ser descriptivo de las características o informaciones propias de los productos que pretende distinguir en el mercado. Este tipo de signos no son susceptibles de apropiación exclusiva por parte de terceros otorgándoles una ventaja competitiva injustificada en detrimento de los demás competidores y del público en general, quienes se verían privados de la posibilidad de utilizar expresiones usuales y necesarias para ofrecer y describir sus productos o servicios en el mercado” (folio 84 del anexo número 1). La Resolución núm. 21754 de 31 de agosto de 2004, que resuelve el recurso de apelación, la cual obra a folios 125 a 130 del anexo número 1, revoca el artículo

Tercero de la Resolución núm. 16612 de julio de 1996, en cuanto niega el registro solicitado, revoca el artículo Tercero de la Resolución núm. 2915 de 23 de febrero de 2004, en cuanto confirma la negación del registro solicitado, y confirma los artículos Segundo de la Resolución núm. 16612 de 29 de julio de 1996, Primero y Segundo de la Resolución núm. 2915 de 23 de febrero de 2004, en cuanto declara infundada la oposición presentada por la sociedad titular de la marca ZENU, se fundamenta en lo siguiente: “(…) Considerando que la distintividad de una marca debe ser evaluada en relación con los bienes que pretende distinguir, así como en relación con la percepción de los destinatarios de tales productos o servicios, estima este Despacho que el público relevante es aquel público colombiano consumidor de productos de consumo diario. Se trata entonces de un consumidor no especializado, quien al estar frente al signo SU MENU, representará en su mente una idea alusiva a una carta o lista de comidas que le pertenece, mas no propiamente una característica esencial de los productos en sí. Adicionalmente, la jurisprudencia y la doctrina señalan que la combinación de elementos genéricos, descriptivos o comunes puede conformar un signo que resulte distintivo considerado en su conjunto, y por lo tanto registrable, siempre y cuando no se encuentre inmerso en alguna otra causal de irregistrabilidad. Así entonces,…la marca solicitada SU MENU, es un conjunto marcario que combina de forma distintiva el término ‘menú’ de uso habitual en el sector de los alimentos, junto con el prenombre (sic) posesivo ‘su’, resultando en un signo

meramente evocativo y registrable como marca (…)” (folio 128 del anexo número 1). El Tribunal de Justicia Andino se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. “En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. Un signo que posea los requisitos señalados cumple, según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión” (folios 167 a 168). Teniendo en cuenta que la marca solicitada es compuesta, es preciso desde ya determinar cuál de los vocablos SU o MENU, obviamente sin fraccionar el signo,

tiene la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva o, en su defecto, confusa frente al consumidor y la competencia. El vocablo SU, significa: “…Forma del pronombre posesivo de tercera persona en género masculino y femenino y en ambos números singular y plural que se utiliza antepuesto al nombre”. La palabra MENÚ, según el mismo diccionario, se define: “(Del fr. Menu) m. Conjunto de platos que constituyen una comida. 2. Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. 3. Comida de precio fijo que ofrecen hoteles y restaurantes, con posibilidad limitada de elección…”1. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a las palabras de uso común y a la marca débil, sostiene sobre la denominación del signo en conflicto, lo siguiente: “Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “SU” y “MENU”, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre

que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión”. En el caso sub examine, debe indicarse que el vocablo SU es conocido por el público de habla hispana como un pronombre posesivo, el cual puede incluirse en 1 Diccionario de la Lengua Española. cualquiera de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, a juicio de la Sala, esta palabra no tiene la suficiente fuerza semántica que la haga distintiva frente a las marcas de la competencia, específicamente de la clase 30 Internacional. En cuanto a la palabra MENU debe señalarse que es una expresión de naturaleza débil, ya que de acuerdo con su definición, describe uno de los destinos de los productos que trata de distinguir, los cuales por estar comprendidos en la clase 30 Internacional constituyen por excelencia el régimen alimenticio humano y, por ende, pueden ser objeto de integrar el menú del público consumidor. De manera, que para la Sala, ambas palabras en su conjunto, no son lo suficientemente distintivas, pues se reitera que “SU MENU” tiene una relación directa con los productos alimenticios. De otra parte, para la Sala es claro que, más que el análisis sobre la similitud del signo “SU MENU” con respecto a la marca previamente registrada “ZENU” que de por si es semejante en su estructura ortográfica y fonética, debe hacerse énfasis en si efectivamente el signo cuestionado es descriptivo o no. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, sostiene lo siguiente, sobre el signo descriptivo: “El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u

otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”. En efecto, a juicio de la Sala, el signo “SU MENU”, es en principio, descriptivo2 de la clase 42 Internacional (hoy clase 43) que comprende los servicios de restauración de alimentos y restaurantes, clase que íntimamente se encuentra ligada con los productos alimenticios de la clase 30, el cual tiene como destino el informar acerca de los alimentos que conforman un menú, lo que constituye una característica común de ambas clases relacionadas, al centrarse en un mismo e idéntico género de productos. De manera, que de permitirse su registro afectaría al competidor dentro del mismo sector o de sectores relacionados, como aquel que se dedica al servicio de restaurante clase 42 (hoy clase 43), el cual, se reitera, no solo está comprendido en una clase asociada o relacionada con las de alimentos (clases 29, 30 y 31), sino que constituye uno de los medios de promoción, comercialización, difusión y distribución de tales productos alimenticios. Es así como ante la pregunta, ¿cómo es? el producto (clase 30) o servicio (clase 42) amparado por el signo “SU MENU”, la respuesta lógica al interrogante que

precede es que designa, como reiteradamente se ha dicho, el destino de los productos, específicamente de los alimentos que distingue dicha marca; es decir, con respecto a la expresión SU MENU, el usuario contestará inmediatamente que se trata de un listado de alimentos para el consumo humano. En este orden de ideas, la Sala estima que el signo “SU MENU” no es distintiva por ser descriptiva, lo que le impide ser registrado como marca para distinguir los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Sentencia de 8 de mayo de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2001-00175.

Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: Central Impulsadota S.A. DE

C.V. En consecuencia, la Sala decretará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administra