CE-11001-03-24-000-2005-00091-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Distintividad. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva En conclusión, se observa que la marca FRESCOLECHE posee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con el signo notorio FRESKALECHE, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca FRESCOLECHE se otorgó para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche”; y el signo notorio FRESKALECHE distingue productos lácteos. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca FRESCOLECHE no es suficientemente distintiva respecto del signo notorio FRESKALECHE, pues los productos para los cuales se concedió su registro, tienen una relación directa con aquellos que distingue el signo FRESKALECHE, pues son especies de su genero y, por ende, pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios, usarse eventualmente de manera complementaria y tener una misma finalidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H NOTA DE RELATORIA: Influencia en el consumidor del elemento denominativo o gráfico, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009,

Exp. 2003-0011, MP. María Claudia Rojas Lasso. Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Exp. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero de 2010, Exp. 2002-00201, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 30509 DE 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 35331 DE 2003 (17 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 24341 DE 2004 (29 de septiembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00091-01

Actor: FRESKALECHE S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por FRESKALECHE S.A. contra las Resoluciones 30509 de 2003 (29 de octubre), 35331 de 2003 (17 de diciembre) y 24341 de

2004 (29 de septiembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, a favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional.

I. LA DEMANDA FRESKALECHE S.A., domiciliada en Bucaramanga, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 30509 de 2003 (29 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió, a favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., el registro de la marca FRESCOLECHE, para distinguir ““leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 35331 de 2003 (17 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 30509 de 2003 (29 de octubre).  Que se declare nula la Resolución 24341 de 2004 (29 de septiembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el

recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 30509 de 2003 (29 de octubre).  Que como consecuencia, se declare la notoriedad del nombre y enseña comercial FRESKALECHE, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se condene en costas a la entidad demandada. 1.2. Los Hechos El 10 de abril de 2003 la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., domiciliada en San José, Costa Rica, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca FRESCOLECHE, para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 de 2003 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era similar al nombre y enseña comercial FRESKALECHE, previamente registrados a su favor en la misma clase internacional. Mediante Resolución 30509 de 2003 (29 de octubre), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a

base de leche” en la clase 29 internacional. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante, Resoluciones 35331 de 2003 (17 de diciembre) y 24341 de 2004 (29 de septiembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 30509 de 2003 (29 de octubre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literales a), b) y h), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 13 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo. 1.3.1. Artículos 136 literales a) y b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 136 literales a) y b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,

o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.”, “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” y “el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.”. En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de la marca FRESCOLECHE, debido a que carece de distintividad para distinguir productos en el mercado, ya que es confundible con la marca YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE y el nombre y enseña comercial FRESKALECHE, previamente registrados a su favor, para distinguir, entre otros, productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, sostiene que el vocablo FRESKALECHE, que posee la fuerza distintiva en la marca YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE, y el nombre y enseña comercial de igual denominación, son semejantes a la marca FRESCOLECHE, debido a que poseen 9 letras ubicadas en la misma posición y amparan

productos de la misma clase. 1.3.2. Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, señala que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: …h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca FRESCOLECHE, debido a que es confundible con la marca notoria

FRESKALECHE.

De hecho, sostiene que desde 1996 hasta 2004 ha invertido $8.893.434.514.oo en la publicidad del signo FRESKALECHE que, dicho sea de paso, es el patrocinador oficial del equipo de futbol de primera división Atlético Bucaramanga. 1.3.2. Artículos 13 y 61 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo Asimismo, señala que los artículo 13 y 61 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo disponen, respectivamente, que “Todas las

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica…”, “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” y “En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos…”. En este sentido, manifiesta que se violaron los artículos referidos, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no otorgó a su favor el registró de la marca FRESKALECHE, pese a que solicitó su registro el 3 de septiembre de 1992 y el 3 de mayo de 2000. Aunado a lo anterior, considera que la entidad demandada violó el principio de imparcialidad, pues concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, a favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. sin haber resuelto la solicitud que ella radicó previamente para que se le concediera el registro de la marca YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron

expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, a favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., pues la demandante no probó en la vía gubernativa el uso personal, continuo, real, efectivo y público del nombre y enseña comercial FRESKALECHE. Por último, manifestó que la marca FRESKALECHE no era notoria porque no se encontraba inscrita en la oficina nacional competente. 2.2. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no debía accederse a la nulidad deprecada. En este sentido, solicitó negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que la acción impetrada por la demandante había caducado, por haber sido interpuesta fuera del término legal fijado para el efecto. Igualmente, sostuvo que no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió primero la solicitud de registro de la marca YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE (19 de septiembre) y luego del signo FRESCOLECHE (29 de octubre). Asimismo, indicó que los actos acusados no violaban el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues fueron proferidos teniendo en cuenta las pruebas aportadas en la vía administrativa, de las cuales no se podía constatar el uso efectivo, público e ininterrumpido que la demandante

hacía del nombre y enseña comercial FRESKALECHE. Además, manifestó que la demandante no podía solicitar la declaración de notoria de la marca FRESKALECHE, pues dicho requerimiento no lo hizo en sede administrativa.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que la actora no aportó oportunamente en la vía gubernativa pruebas que permitieran acreditar el uso efectivo, público e ininterrumpido del nombre y enseña comercial

FRESKALECHE.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. A continuación se citan las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 109-IP-2010: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FRESCOLECHE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos nominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de

registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un signo denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Se considera que, el signo registrado como marca es

susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SEXTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto FRESCOLECHE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial FRESKALECHE (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SÉPTIMO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el

comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

OCTAVO: Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

NOVENO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con

las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

DÉCIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios.

DÉCIMO PRIMERO: En el caso de autos el Juez Consultante, deberá poner mayor atención a la posibilidad de similitud ideológica entre los signos en conflicto ya que ésta se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

DÉCIMO SEGUNDO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan

las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. De no probarse dicha notoriedad se deberá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

DÉCIMO TERCERO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO CUARTO: La nulidad absoluta, es decir, en los casos en los que se solicite la nulidad de un signo que haya sido concedido en contravención con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, no prescribe. Mientras que la nulidad relativa, es decir aquélla que se solicite en virtud a que un signo haya sido concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 prescribe después de 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

DÉCIMO QUINTO: En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

Por lo tanto, el Juez Nacional, deberá tomar en cuenta que el orden

sustancial común y el orden procesal aplicable a los supuestos de nulidad denunciados será el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo que, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00091, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, manifestó que debía negarse el registro de la marca FRESCOLECHE porque el Juzgado 8 del Circuito Civil del Ramo Civil y el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito de Panamá negaron la solicitud de registro de dicha marca. 5.2. La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Ausencia de Caducidad La sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. solicita declarar la caducidad de la acción, pues considera que la actora no demandó oportunamente las Resoluciones 30509 de 2003 (29 de octubre), 35331

de 2003 (17 de diciembre) y 24341 de 2004 (29 de septiembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional. Ahora bien, la Sala advierte que el término de caducidad de la acción de nulidad relativa corrió desde el 29 de septiembre de 2004 y por 5 años, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2009, pues el acto que dio por terminada la etapa administrativa y concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, fue la Resolución 24341 de 2004 (29 de septiembre). En este orden de ideas, se observa que no es dable acceder a la solicitud de caducidad, pues la demanda fue interpuesta oportunamente por la actora el 24 de febrero de 20051, dentro del término legal fijado para tal efecto. De hecho, respecto de la caducidad de la acción de nulidad relativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la

autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada. En efecto, la nulidad absoluta, es decir, en los casos en los que se solicite la nulidad de un signo que haya sido concedido en contravención con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, no prescribe. Mientras que la nulidad relativa, es decir aquélla que se solicite en virtud a que un signo haya sido concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 prescribe después de 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Se resalta) 6.2. Caso Concreto Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si el signo FRESCOLECHE, cuyo registro se concedió para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, 1 Reverso Folio 530. mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,

de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca FRESCOLECHE, a favor de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía

confundibilidad entre ésta y el nombre y enseña comercial2 notorios FRESKALECHE. 6.2.1. Uso y Notoriedad del signo FRESKALECHE En este sentido, como primera medida, debe la Sala determinar si la demandante tiene un derecho exclusivo sobre el nombre y enseña comercial FRESKALECHE, para poder, en caso afirmativo, proceder a reali